Po. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 524-P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2014-00368-01 Marcas involucradas: R RADA CASSAB (mixta) y RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC 8.

SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, METODO RADA UN ESTILO DE VIDA, METODO RADA SALUD ESTÉTICA (denominativas y mixtas) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 4565 del 10 de octubre de 2016, recibido via correo electrónico el 13 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00368-01; y, El Auto de 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2.

Proceso 524-1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: RADA AESTHETIC 8 SPA LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: ALEJANDRO RADA CASSAB Hechos relevantes El 30 de enero de 2012, ALEJANDRO RADA CASSAB solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca R RADA CASSAB (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 29? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

RADA CASSAB*” Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 638, RADA AESTHETIC 8 SPA LIMITADA BOGOTÁ (en adelante, RADA AESTHETIC) presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA CLASE | CERTIFICADO | VIGENCIA RADA - 3 346150 09/08/2017 haa: Y E. o 13, pa s TE DEL DR. | Denominativa 5 415207 25/11/2020 RADA RADA Denominativa 25 420376 25/02/2021 Expediente interno 12-13719, Came, pescado, aves y caza; extractos de came; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 2 Proceso 524-1P-2016 TE DEL DR. | Denominativa 29 415208 25/11/2020 RADA TE DEL DR. | Denominativa 30 415206 25/11/2020 RADA RADA AESTHETIC dá 8 SPA RADA CATHO NOSPA 35 329953 30/03/2017 SERGIO Denominativa 35 19119 indefinida ALEJANDRO RADA SERGIO Denominativa 42 179876 27/09/2015 ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ RADA AESTHETIC se 8.SPA LADA, STHETIL ESPA 44 346151 09/08/2017 METODO Denominativa 24 423069 24/03/2021 RADA UN ESTILO DE VIDA METODO Denominativa 44 428974 24/06/2021 RADA SALUD ESTETICA SERGIO 44 435603 21/11/2021 RADA AESTHETIC 8 SPA a SERGIO Denominativa 44 329954 30/03/2017 ALEJANDRO RADA ESTETICA TOTAL RADA e 44 17100 Indefinida AESTHETIC 5" IRÁDA AESTHETIC 2, SPA RADA AESTHETIC 5" RÁDA AESTHETIC 8, SPA 44 117099 Indefinida 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 524-1P-2016 SERGIO Denominativa NC 11167 [Indefinida ALEJANDRO RADA El 28 de agosto de 2012, mediante Resolución 50843, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo R RADA CASSAB (mixto). RADA AESTHETIC presentó recurso de apelación? contra la Resolución 50843.

El 17 de enero de 2014, mediante Resolución 1044, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 50843. El 23 de mayo de 2014, RADA AESTHETIC interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 50843 y 1044. El 14 de septiembre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por RADA AESTHETIC Se violó la norma comunitaria contenida en el Artículo 134 de la Decisión 486, ya que el signo solicitado R RADA CASSAB, no cumple con los requisitos exigidos para su registro. Debido a la evidente similitud entre el signo solicitado R RADA CASSAB y la marca RADA, se puede concluir que no es suficientemente distintiva.

Las dos marcas evocan exactamente el mismo concepto, el de medicina estética y productos para el cuidado estético como para la belleza. Ambas marcas distinguen productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la similitud es total en este campo. La conexión competitiva que existe entre los signos en conflicto es innegable.

Revisado el expediente no reposa la fecha del recuso. 3.6. 4.2. 4.3, 4.4, 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. Proceso 524-1P-2016 Existe plena identidad entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada por la actora; y, por otra parte, existe identidad sobre la relación de la naturaleza de los productos que pretenden identificar.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC. Inexistencia de la alegada violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Analizados los signos en conflicto de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, se llega a la conclusión de que no son confundibles. Comparados los signos R RADA CASSAB/RADA/RADA AESTHETIC € SPA, TE DEL DR. RADA, se evidencia que el signo solicitado está compuesto por tres palabras, de las cuales RADA CASSAB pertenece al género de los nombres propios.

No se puede negar el registro de un signo como marca, por el simple hecho de incluir un nombre propio idéntico o de composición similar a un registro de marca previo, siempre que el resto de elementos le otorgue distintividad. Si bien RADA y RADA son idénticos en el campo gramatical y fonético, el signo solicitado R RADA CASSAB es de titularidad de ALEJANDRO RADA CASSAB, y siendo RADA nombre propio, cumple con el primer presupuesto de la norma para el registro de nombres propios como marcas.

La letra R y la palabra CASSAB le dota al signo solicitado de un carácter diferenciador frente a las marcas previamente registradas RADA/RADA AESTHETHIC € SPA/TE DEL DR. RADA, siendo así el conjunto marcario R RADA CASSAB el que le dota de la distintividad intrínseca y extrínseca, y, por lo tanto, le permite ser apto para registro. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por ALEJANDRO RADA CASSAB Los signos en conflicto, comparten el apellido RADA, que no es apropiable por ninguna de las partes con carácter de exclusividad, contando con elementos adicionales que lo hacen distintivo.

El doctor ALEJANDRO RADA CASSAB es titular de varias marcas, entre las cuales se encuentran: Proceso 524-1P-2016 Marca Reproducción/tipo | Clase(s) Certificado | Vigencia CASSAB (Las CASSAB 5 249866 08/02/2012 demás «) expresiones irán AS como explicativas) CASSAB CASSAB 5 256036 26/03/2012 O) NNTOÍC2Y cua CLUB 109 ri 0 45 287396 23/08/2014 A MASCARILLAS Nominaliva 3 448269 30/01/2022 ACTIVADORAS DE JUVENTUD RRADA x. 30 485514 28/08/2022 CASSAB DN RADA CASSAB Nominativa 44 448270 28/03/2021 ES TECNOLOGIA AVANZADA, BELLEZA SEGURA Y CALIDAD CERTIFICADA DIMENSION Nominativa 44 MASK Proceso 524-1P-2016 Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA 16254 RADA CASSAB "MEDICINA ESTETICA" 7 CENTRAL a na 44 388496 14/09/2019 RADA CASSAB ESTETICA TOTAL 17118 RADA CASSAB “MEDICINA ESTETICA”, LAS EXPRESIONES MEDICINA ESTETICA IRA como EXPLICATIVAS. 396529 30/09/2019 RADA CASSAB ESTETICA TOTAL 7 Pate et 17119 407221 31/08/2020 Proceso 524-1P-2016 Marca Reproducción/tipo | Clase(s) Certificado | Vigencia NATU 3,4,5,25,29,30 A NATU 3,5,35 510053 09/01/2025 NATU CALIDAD ES 44 382033 14/04/2014 HACER DE LA EXCELENCIA UN EXCLUSIVO ESTILO DE VIDA DiVagt 3,5 497628 11/08/2024 2Mg VEP VITAMINAS VS P 3,5 498030 31/07/2024 POMEGRANATE LA DELICIOSA Nominativa 29 489036 28/08/2022 MANERA PARA MANTENERTE EN FORMA DIVAGIi 44 360577 31/07/2018 Proceso 524-1P-2016 Marca Reproducción/tipo | Clase(s) Certificado | Vigencia PROTOCOLO 44 384176 13/05/2019 LIPOT Er SPA TECH E 44 358973 23/04/2018 RO LA 44 373030 25/02/2019 RADA CASSAB ES 44 392776 27/01/2019 SPA TECH EA min IDENTIDAD ES Nominativa 44 360453 14/04/2014 SER TU MISMO RENOVATECH 3 389421 28/09/2019 BOCA QUE 44 383065 18/06/2019 PROVOCA 5 5.3.

El signo solicitado está compuesto por un cuarto de luna en creciente, acompañado de la letra R, que representa el patronímico de Alejandro y los dos apellidos RADA CASSAB, mientras que la marca registrada si bien inicia también con la letra R, seguido de una figura humana, termina con las letras DA y se soporta sobre la expresión TE DEL DR. RADA. eS S ¿ Saa 1.1.

Proceso 524-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación solicitada del Artículo 136 literal a), ya que no se discuten los requisitos para el registro de un signo como marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión, riesgo de asociación. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios.

La marca derivada. Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 30 y 25, 29, 35, 42 y

44. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión, riesgo de asociación. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Como en el proceso interno se discute si los signos R RADA CASSAB (mixto) y RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC 8 SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, METODO RADA UN ESTILO DE VIDA, METODO RADA SALUD ESTETICA (denominativos y mixtos) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos produclos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( J” 10 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 524-1P-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales$. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente poseef, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco dei Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. 11 1.6. 1.5.3. 1.5.4. Proceso 524-1P-2016 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sive para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor, Ibidem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 12 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 524-1P-2016 Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.10 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.?! En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, 13 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 524-1P-2016 necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto y las marcas mixtas opositoras se abordará en este acápite este tema.

Concepto de signos mixtos Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Cotejo entre signos mixtos De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.12 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 13 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.!* 2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Cartos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. 14 2.6. Proceso 524-1P-2016 Reglas para comparar signos mixtos Una vez se haya determinado cuái es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas de comparación: 2.6.1.

Supuesto 1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no: En principio no habría riesgo de confusión, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.6.2. Supuesto 2. Si el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos: Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:15 (i) Regla 1.- Análisis de los signos en conjunto: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Regla 2.- Verificar el lexema y el morfema de las palabras: Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los lexemas: Son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario1$.Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport- ólogo. Los morfemas: Son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.1? 15 16 Ibidem.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 15 2.6.3. (iii) (iv) (v) Proceso 524-1P-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o familia léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, Regla 3. La sílaba tónica: Se debe tener en cuenta la silaba tónica! de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Regla 4. Orden de las vocales: Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Regla 5. Elemento que impacta: Se debe determinar el elemento que impacta de Una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Supuesto 3. Predomina lo gráfico: Para establecer la semejanza de los signos y su eventual riesgo de confusión, se deben diferenciar los elementos del aspecto gráfico y aplicar los siguientes criterios de comparación: (i) Regla 1. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Este aspecto suele prevalecer en el conjunto marcario., ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto. 10 Es decir, aquella sílaba en la que se carga la fuerza de la voz al pronunciar la palabra. 16 2.7. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 524-1P-2016 (ii) Regla 2. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Se debe analizar la disposición en sus elementos para establecer si los signos en conflicto son semejantes. (iii) Regla 3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro??.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Comparación entre signos mixtos y denominativos El Tribunal analizará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca R RADA CASSABI (mixta), solicitada y de las marcas RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC € SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, METODO RADA UN ESTILO DE VIDA, MÉTODO RADA SALUD ESTÉTICA (denominativas) registradas a favor de RADA AESTHETIC, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

Concepto de signos mixtos El concepto de signos mixtos fue debidamente desarrollado en el punto 2.1. de la presente Interpretación Prejudicial. Concepto de signos denominativos Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen 19 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 17 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 524-1P-2016 en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.20 Reglas para comparar signos mixtos y denominativos En consecuencia, al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta las siguientes reglas: a) Supuesto 1.

Cuando predomina el elemento gráfico: Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Supuesto 2.

Cuando predomina el elemento denominativo: Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas contenidas en el punto 2.5.2 de la presente Interpretación Prejudicial. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos En el presente caso, se advierte que el signo solicitado RADA CASSAB (mixto) y las marcas opositoras poseen elementos denominativos compuestos, es decir, están conformados por dos o más palabras, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca respecto del signo solicitado.

Para tal efecto, se deben aplicar las siguientes reglas:?1 (1) Regla 1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto: La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Regla 2. Impacto en la mente del consumidor: de conformidad con la extensión de las palabras. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 20 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 3.7. 3.8. 4.1. Proceso 524-1P-2016 (iii) Regla 3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de las palabras: Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Regla 4. Analizar si las palabras son evocativas y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo: Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Regla 5.

Analizar si las palabras son genéricas, descriptivas o de uso común: Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vi) Regla 6. Analizar el grado de distintividad de las palabras teniendo en cuenta otros signos ya registrados: Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Marca notoria: Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Marca derivada: Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Relevancia en conjunto: Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, la solicitud de registro de la marca R RADA CASSAB está compuesta por los apellidos del solicitante, que es el señor 19 Proceso 524-1IP-2016 ALEJANDRO RADA CASSAB, siendo por tanto pertinente, analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos?2?: 4.2.1. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 4.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 4.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo.23 En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo 4.2. sus herederos. 4.3. integral y de oficio. reconocido. 22 pa] El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas. Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales.

Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014. Sobre esto se puede ver: http://www,wipo,intísme/es/faq/ltm_faos_q4. html. Documento consultado el 11 de marzo de 2016. 20 | ' | ' ' 4,4, 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 524-1P-2016 acompañen elementos que le otorguen distintividad.

En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial.

Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. La marca derivada En el presente proceso, el solicitante, ALEJANDRO RADA CASSAB, manifestó que es titular de varias marcas que incorporan los términos RADA CASSAB, por lo que se revisará esta figura.

La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo?1, Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan?S, En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sÍ y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una 24 25 Proceso 140-IP-2007.

Ibidem. 21 5.5. 5.6. 6.1. Proceso 524-1P-2016 determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión*, En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas 'marcas derivadas' —como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.27 Finalmente se debe enunciar que el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no incurra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Conexión competitiva entre productos y servicios de las clases 29 y 25, 29, 35, 42 y 44 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado R RADA CASSAB, para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas RADA, TE DEL DR. RADA, RADA AESTHETIC 8 SPA, SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ, METODO RADA UN ESTILO DE VIDA, METODO RADA 26 27 Proceso 107-1P-2010.

Proceso 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2004, publicada en la G.O.A.C. 677 del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en tas sentencias dictadas en los expedientes 91-1P-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.0.A.C. 912 de 25 de marzo del mismo año, casos "ALPIN" y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22 6.2. 6.3. 6.4.

Proceso 524-1P-2016 SALUD ESTÉTICA, para las clases 25, 29, 35, 42 y 44, por lo que es preciso analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486.28 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?2 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 28 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 20168. 23 b) d) Proceso 524-1P-2016 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los 24 Proceso 524-1P-2016 productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos, De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, silos productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00368-01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. PU Cecilia Luiga AyllórrQúinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 25 Proceso 524-IP-2016 Hernán O Pd no” Hugo Ramiro Gómez Apac MPSISTR O MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y la Secretaria. ) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros -Gustavó Garcia/Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26