Quito, 12 de junio dé 2017 ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interna del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 191-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2013-00193 Cancelación por no uso de la marca mixta ALTAMAR.
Dr. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 1570 de 2 ¡de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de lá Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00193; y El Auto de 4 de mayp de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO S.A. - GRALCO S.A. LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. Proceso 191-1P-2016 Tercero Interesado: ALTAMAR LTDA Hechos Relevantes El 3 de diciembre de 2011, la sociedad GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLÁNTICO $.A. — GRALCO S.A. (en adelante GRALCO), solicitó! ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC) la cancelación total por no uso de la marca mixta ALTAMAR, registrada a nombre de ALTAMAR LTDA (en adelante ALTAMAR), cqmo sigue: MARCA | NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE | REPRESENTACIÓN 1] ALTAMAR Mixta 284671 29? Altima IN nn A, $ Ñ y 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
El 30 de abrill del 2012, mediante Resolución 27402, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió negar la solicitud relativa a la cancelación total de la marca mixta ALTAMAR. El 31 de mayd de 2012, GRALCO interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. El 10 de noviembre de 2012, mediante Resolución 00068061, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió el recurso de ¡apelación y confirmó la denegatoria de la solicitud de cancelación de la marca mixta ALTAMAR.
GRALCO interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SIC,|solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos.3 El 8 de noviembre de 2013, la SIC contestó la demanda interpuesta por GRALCO. ALTAMAR conjtestó la demanda como tercero interesado en el proceso.1 Expediente Administrativo N* 03 — 79452, Clase 29: Productos tales como carnes, pescados, pescado congetado y mariscos.
De los documentog| enviados por el consultante no se aprecia la fecha en que se presentó la demanda. De los documentog! enviados por el consultante no se aprecia la fecha en que se presentó la contestación de la Gemanda. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 191-IP-2016 Mediante auto[de 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, [suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda presentados por GRALCO Señaló que la $1C realizó una inapropiada valoración de las pruebas que fueron incorporadas al proceso administrativo; eran innecesarias, inconducentes| e impertinentes para demostrar el uso de la marca mixta ALTAMAR. Indicó que ellsigno mixto ALTAMAR no fue usado tal y como fue registrado, es|decir, con sus elementos gráficos y denominativos en conjunto.
Precisó que la|SIC en vía administrativa violentó el debido proceso y el acceso a la justicia, al no tomar en consideración la totalidad de las pretensiones ifivocadas. Denunció la errada motivación de los actos administrativos en cuestión y, por consigujente, la vulneración de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486,| así como el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC Manifestó que|el análisis y valoración de las pruebas se hizo en conjunto, tendiendo a déterminar el uso real, efectivo y continuo de la marca mixta ALTAMAR, para demostrar con esto el uso serio y razonable de la marca dentro del perjodo relevante. Señaló que quedó en evidencia que la marca mixta ALTAMAR no ha sufrido modificaciones en sus elementos principales y, por lo tanto, no fue alterado sl carácter distintivo.
Concluyó que|no existió vulneración de los derechos del demandante; tampoco es clerto que la SIC haya hecho caso omiso a la pretensión subsidiaria solicitada por el demandante, por lo cual todos los actos administrativos emitidos se ajustan a las disposiciones legales aplicables. > Proceso 191-1P-2016 Argumentos de la Contestación a la demanda presentada por ALTAMAR Sostuvo que n6 ha existido una indebida valoración de las pruebas, por cuanto todas fueron pertinentes y conducentes para probar el uso y comercialización de la marca en la forma como fue registrada.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuáles se interpretarán por ser procedentes$, TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos.
La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. La carga de la prueba. Decisión 486 de la|Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La Hficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los trab años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La canicelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en uh procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo preyisto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tre$ años contados a partir de ta fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de so de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estijviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos q servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los pl la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los juctos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza maypr o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleap de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marda en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni Hisminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La barga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de ¿uditoría que demuestren la regularidad y ta cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. > 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. ANÁLISIS DE Cancelación Proceso 191-1P-2016 TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN or falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. La carga de la prueba Como en el próceso interno se discute si procede la cancelación por no uso de la mar ca mixta ALTAMAR, el Tribunal habrá de precisar las características! los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca.
Para el efecta| se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Características de la figura de ta cancelación por no uso en el régimen de la|Decisión 486 Los Artículos 1 65 a 170, salvo el 1697 de la Decisión 486, establecen las características! los presupuestos procesales y probatorios de ta figura de la cancelación principales de Legitimación por no uso de la marca.
En ese marco, las características dicha figura son las siguientes: para adelantar el trámite De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad que no puede Competente. lAndina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional ue el solicitante deberá demostrar un interés en la Cualquier de ue, interesada puede adelantar el trámite.
Lo anterior quiere decir cancelación de cuando: 1.4.1. El soli similar evento, present; idéntica negocia proyecd Es imp: no es s la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta sitante pretende utilizar el signo cancelado o uno sin cambios sustanciales en el mercado. En este la entidad competente deberá analizar la documentación ada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los s del solicitante, o documentos que demuestren la ¡ón económica del solicitante en este campo. rtante aclarar que la falta de presentación de la solicitud inónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un Se destacan las si. $3-1P-2013 de 19 d El Artículo 169 sop signo que se ha to juientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, E Junto de 2013; y 104-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014. orta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del 'nado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 1.5. 1.6.
Proceso 191-1P-2016 tiempo Hastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazh de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486). En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice | integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. 1.4.2.
Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés [propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad ¡competente con los documentos e información que se presenté. Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se Usa; c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga clanb interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudlera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
Oportunidad para adelantar el trámite El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción slo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificadión de la resolución que agota la via gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda lá acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se initie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 191-1P-2016 momento durahte esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la mismas, La marca usatla de una manera diferente en el mercado Como en el cago particular se discute la cancelación de una marca mixta, es decir, aquella compuesta por un elemento gráfico y otro denominativo, y además como se argumentó que el signo no fue usado tal y como fue registrado, se feberá tener en cuenta lo siguiente?: El párrafo tercgro del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad¡Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la fúrma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cubnto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía deja voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la mama.
Las licencias tienen] una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios, Para ampliar el carpo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el tifblar de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotaria. La licencia de la mirca se encuentra regulada en capítulo IV del título Vi de la Decisión 486 de la Comisión de la Cómunidad Andina.
El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediafjte el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra dengíminada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comyhitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo.
El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las ngrmas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, tac y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como Una de las sere del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de Iltencia. El contrato de licéncia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el Articulo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la lice: no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe Ínexar la prueba del registro del contrato en ta oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porqué el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente pi de de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la frisma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no medía licenciamiento de la marca. Sobre esto se pueq]e ver la Interpretación Prejudicial 13-1P-2016 de 16 de marzo de 2017.
Proceso 191-1P-2016 caracteristicas | sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia bara alterar el signo, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, sí se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso.
Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento prepanderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento |relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían (frelevantes para el análisis del uso en el mercado.
Si el elemento relevánte es el gráfico, las variaciones denominativas no serian sustanciales. Ahora bien, uná vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes pfarámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.9.1. Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.* Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrian afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marga; esto debe ser evaluado con gran cuidado.
Si es [el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, ta idea que genera en la mente (de consumidor, sería considerado como una afectación a la distiítividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso én el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado. 1.9.2. Siel elemento relevante es el denominativo.
Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguierjte: tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso a) isc en la sílaba tónica: una variación en la silaba enlel mercado. b) Variación en las sílabas o letras que cumplen una función dierenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. c) Variación en el orden de las vocales.
Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica unb variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. 10 El trazado: son los frazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la ¡idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Proceso 191-1P-2016 d) Si la parte denominativa es compuesta.
Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una vafjación sustancial que afectaría en uso en el mercado. Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: vi Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 1.10.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es siistancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es 1.11 Proceso 191-IP-2016 efectivo cuandó corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización??.
El Régimen probatorio. La carga de la prueba La carga de la| prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.12.El mismo Artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el ugo de la marca: “Ej uso della marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documents contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularitiad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 1.13.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con toos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 1.14.En este marop probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y 1.15. efectivo de urja marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores; los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados |con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimientp abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventás o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales ”“ El principio del efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicids comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmenté ha sido usada o no: - La cantidad!yel producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente correspondg con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determjinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializá masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, ta Dficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar ki las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente correspondg con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializán los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, ett. 10 á 7 a 1.16. 1.17. 1.18.En consecuer] 1.19.En ambos cas: 1.20.Así, hay proc 1.21. clientes o cons resultados esp una gran cantid Y ello es así pu 486 que el tit comercial en s encuentra sust; del Artículo 166 que una marc: distingue han s en el mercado Proceso 191-1P-2016 umidores sus productos en el mercado, no obtiene los rados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en ¡ad de productos comercializados. esto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión llar de la marca tenga que probar haber tenido éxito negocio para acreditar el uso de la marca.
Lo señalado onto cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá se encuentra en uso cuando los productos que ella do puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca. Como puede ¿ como uno de | hecho de que e identificados cq preciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer s dos supuestos de acreditación del uso de la marca el titular ha puesto a disposición del mercado los productos n su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. documentos cc la marca en identificado co: abierto al públi radio, prensa € de contratar (n; prueban el us: encuentra disp) producto coma en el mercado establece que y del modo q naturaleza del comercializaci cia, así como los contratos, comprobantes de pago, ntables y certificaciones de auditoría prueban el uso de cuanto acreditan la comercialización del producto ella, también la existencia misma de un establecimiento o, la publicidad a través de distintos medios (televisión, 'scrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta ediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) o de la marca en cuanto acreditan que el producto se nible en el mercado bajo esa marca. s, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del |en lo referido a que el producto se encuentra disponible | el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 A prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad ue normalmente corresponde, teniendo en cuenta la roducto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su n en el mercado. uctos que son ofertados de manera intermitente o estacional.
Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que correspor] Comunidad Al entre otros). El los que hay au ¿Puede habe ventas intermi inflexible, pues y particularida de a fechas festivas tradicionales de los países de la dina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en sencia de oferta y demanda del producto en cuestión. pausas en la comercialización, incluso tratándose de entes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias es que el fenómeno comercial presenta en la realidad. 11 Proceso 191-1P-2016 1.22.Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de flierza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las [pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un u$o ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efécto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sbbre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, añalice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 1.23.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca pbr falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera inintertumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, Hasta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 1.24.De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su| forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, sé deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad cón lo siguiente: a) Bienes del consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidotes, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció llos productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá esfablecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan véndido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para 12 Proceso 191-1P-2016 tenerlo listd en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tenef| en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamjente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suhtuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en clienta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificadds con las marcas. 1.25.De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las| pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta ALTAMAR es usada en el mercado de una forma real, sustancial y eféctiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo En cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00193, la que deberá adoptarla al emitir 8l correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¡en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ñ ( EM A Cecilia Luisa AyirfGuinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 13 Proceso 191-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
J IS UA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Forte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejublicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación ¡en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 1914P-2016 14