¿O TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 458-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI - Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 130592 Referencia: Signos involucrados: CARAL (mixto) / FÁBRICA DE MERMELDAS Y CARAMELOS WATTS CASAL LIMITADA (denominativo) y CASAL (denominativo).
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI! N 0019/2015 de 2 de septiembre de 2015, recibido vía courier por este Tribunal el 7 de septiembre de 2015, mediante el cual la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI) solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 154 de lajDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver/el Proceso Interno N* 130592; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 458-1P-2015 Opositor: FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATTS CASAL LTDA. Hechos Relevantes. El 18 de abril de 2008, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSA HUANCAYO S.R.L. (en adelante, HUANCAYO), solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante SENAPI) el registro como marca del signo mixta CARAL, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza?. 4 FÁBRICA DE| MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LTDA. (en adelante, CASAL), formuló oposición sobre la base de su nombre comercial denominativo FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS | WATTS CASAL LIMITADA, asociado con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y con su marca fenominativa CASAL (Certificado 112999-c), registrada para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.? El 2 de febrero|de 2009, HUANCAYO contestó la oposición. El 1 de marzo de 2010, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAP!, mediante la Resolución Administrativa 050/2010, declaró probada la oposición planteada y denegó el registro solicitado.
“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. “Aguas minerales, fervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, Jugos, néctargs, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 458-1P-2015 Argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca denominativa GASAL. El 30 de marzo de 2010, HUANCAYO presentó Recurso de Revocatoria contra el anterior acto administrativo. El 15 de abril di El 27 de abril 2010, CASAL contestó el Recurso de Revocatoria. e 2010, HUANCAYO solicitó limitación a los productos amparados Ci n el signo solicitado.
Se restringió únicamente a cervezas. El 28 de abri] de 2010, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución Administrativa REV-No. 011/2010, aceptó el Returso de Revocatoria interpuesto y revocó el acto administrativo | impugnado, declarando iimprobada la oposición presentada pol CASAL y concedió el registro solicitado.
Argumentó que entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión. El 31 de mayo|de 2010, CASAL presentó Recurso Jerárquico contra el anterior acto aqministrativo. 2.10.El 6 de octubre de 2010, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Re lución Administrativa DGE/J-052/2010, rechazó el Recurso Jerárquico y confirmó ta Resolución REV-No. 011/2010 de 28 de abril de 201).
Se argumentó que no existe riesgo de confusión entre los signos en c 2.11.CASAL pres anterior acto a 2.12.El 8 de mayo d del Estado Plulinacional de Bolivia, mediante Auto Supremo 145/2013 2.13. El 2 de septien dispuso: i) De resuelve el rec 2010, pronun Administrativa oposición pre CARAMELOS una Interpretad Andina, para q Resolución de mediante Of bnflicto. tó demanda contencioso administrativa contra el ministrativo.3 e 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia jar sin efecto hasta la Resolución Administrativa que rso de revocatoria, REV-No. 011/2010 de 28 de abril de lada por el SENAPI, que revoca la Resolución 50/2010 de 1 de marzo de 2010 que declara probada la entada por la FÁBRICA DE MERMELADAS Y WATT'S CASAL LTDA., ii) Por el SENAPI se solicite ón Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad po sobre la base de la misma el SENAPI emita nueva eu de alzada o jerárquico. bre de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI cio CAR/SNP/DGE/DPI N 0019/2015, solicitó 3 De los documentos presentación de la d lenviados por la Entidad consultante no se puede extraer la fecha de la manda. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Interpretación Andina. Proceso 458-1P-2015 Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Argumentos de la oposición presentada por CASAL Indicó que ent. fonética. Sostuvo que € CARAMELOS amplia e ininter) Manifestó que CARAMELOS Por lo tanto, se Argumentó que con anteriorida Agregó que los Argumentos ( HUANCAYO Manifestó que aspectos fonéti e los signos en conflicto existe confusión gramatical y nombre comercial FÁBRICA DE MERMELADAS Y WATT'S CASAL LIMITADA se viene usando en forma umpida desde el año 1968. el nombre comercial FÁBRICA DE MERMELADAS Y WNATT'S CASAL LIMITADA es notoriamente conocido. puede presentar riesgo de uso parasitario y de dilución. el registro de la marca denominativa CASAL se obtuvo a la solicitud como marca del signo CARAL. signos en conflicto amparan los mismos productos. e la contestación a la oposición presentada por los signos en conflicto no son confundibles en los o, conceptual y gramatical.
Sostuvo que los productos amparados por los signos en conflicto son diferentes: CASAL ampara mermeladas y caramelos, mientras que CARAL ampar: mermeladas. Argumentos d por el SENAPI Expresó que denominativo. Indicó que la n confundibles er] Sostuvo que lo: y los amparada competitiva. Argumentó que los aspectos 0 productos. A CErvezas y bebidas no relacionadas con caramelos y e la Resolución Administrativa 050/2010, expedida el elemento relevante del signo solicitado es el arca solicitada y el nombre comercial opositor no son los aspectos ortográfico y fonético. productos asociados con el nombre comercial opositor 's con la marca solicitada a registro, no tienen conexión |la marca solicitada y la opositora son confundibles en rtográfico y fonético.
Además, amparan los mismos 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 7.2. Proceso 458-1P-2015 Argumentos ¡del Recurso de Revocatoria presentado por HUANCAYO Indicó que tos signos en conflicto no son confundibles. Argumentó que la marca CARAL es conocida por ser una marca que distingue una cerveza de amplia circulación en el mercado andino. Agregó que el registro fue limitado únicamente a cervezas.
Contestación fl Recurso de Revocatoria presentada por CASAL Indicó que en los signos en conflicto el elemento denominativo es el preponderante. Argumentó qué lo signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico y fonético. Tomando en cuenta lo señalado en el párrafo 2.12 de la página 3 de la presente Interpretación Prejudicial, no se consignan los argumentos de las siguientes actuaciones: - Resolución Administrativa REV-No. 011/2010, emitida por la Dirección He Propiedad Industrial del SENAPI. - Recurso Jerárquico interpuesto por CASAL contra el anterior acto administrativo. - Resolución Administrativa DGE/J-052/2010, emitida por la Dirección | General Ejecutiva del SENAPI, mediante la cual se rechaza el Recurso Jerárquico presentado por CASAL. - Demanda|contencioso administrativa interpuesta por CASAL.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que se realizará por ser procedente. Sin embargo, se restringirá la interpretación del Artículo 135 a sus literales a) y b), al igual que la del Artículo 136 a sus literales a), b).
De oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, ya que establecen el escenario de protección del nombre comercial, así como los Artículos 224, 225, 228 y 229, porque regulan la mafca notoriamente conocida, aspecto que es materia controvertida. * Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina “Artículo 134 Proceso 458-1P-2015 A efectos de este productos o servicio, régimen constituirá marca cualquier signo que sea aplo para distinguir en el mercado, Podrán registrarse corno marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una merca en ningún ca. p será obstáculo para su registro. Podrán constituir majcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras q combinación de palabras; b) las imágenes] figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y gscudos; c) los sonidos y fos olores; o) las letras y log números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) fa forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135. - No a) ño puedan co b) carezcan de d ( ) drán registrarse como marcas los signos que: pstituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; istintividad;
“Artículo 136. - No afectara indebidame a) registrada po. servicios res) confusión o dí b) sean idéntic: rótulo o ens riesgo de con) (..J? drán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio fe un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o un tercero, para los mismos productos a servicios, o para productos o jecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de asociación;
O se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un a, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un sión o de asociación; “Artículo 154. - El misma ante la resj Cy recho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la tiva oficina nacional competente. “Artículo 190. - Selentenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica)|a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial dg una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comertiales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídica “Artículo 191.- El uso en el comercio empresa o del estab, “Artículo 192. - El ti 5, pudiendo ambas coexistir.” recho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la imiento que lo usa.” lar de un nombre comercial podrá impedir a cualquier lercero usar en el comercio un signo d riesgo de asociación nombres comerciale, económico o come istintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un con la empresa del filular o con sus productos o servicios, En el caso de notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño cial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la emprksa del titular.
Será aplicable al nd cuanto corresponda. “Artículo 193. -Conf mbre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en comercial podrá reg; depósito tendrá carál los términos previsto: (.J” "me a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre strarlo o depositario ante la oficina nacional competente. El registro o ter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en en el artículo 191. E Su Proceso 458-IP-2015 Además, la Entidad consultante delimitó la solicitud de la siguiente manera: “(.) - Si el signo solicitado puede ser considerado marca y cumple los requisitos|establecidos por el Artículo 134 de la Decisión 486. - ¿Cuáles $on los factores relevantes para determinar la distintividad intrinseca| de un signo distintivo, en relación al Artículo 135 de la Decisión 486, y considerando el signo solicitado CARAL (mixta)? - ¿Cuál es| el alcance del Artículo 136 inciso a) considerando la marca base de oposición CASAL (denominativa), respecto a la marca solicitada CARAL (mixta)? “Artículo 224, - Sh entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como taflen cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el médio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 225, - Un|signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizady conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la compelencia desleal del País Miefhbro.
( )” “Artículo 228. - Ppra determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre ftros, los siguientes factores: a) el grado delsu conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Palg Miembro; b) la duración, jamplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Palg Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones lu otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la aclividad a log que se aplique; d) el valor de | loda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedád se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; e) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen e adios de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1] la existencia tie actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
D los aspectos del comercio internacional: o, k) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en ef País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229. - No $e negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido|usado o no se esté usando para distinguir productos a servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) ho sea notoriámente conocido en el extranjero”.
(.J Proceso 458-1P-2015 - ¿Cuál es el alcance de la causal del Artículo 136, inciso b) considerando que el nombre comercial opositor es de tipo denominátivo compuesto, en relación a que el signo solicitado es una maraa mixta? - ¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar para el análisis de conexión competitiva entre el nombre comercial (considerando que su giro comercial establece como actividad comercial: producción de caramelos y gomas de mascar (chicles), es decir productos de la Clase 30, con respecto a los productos de la Clase 32 (cervezas), del signo solicitado? - ¿Cuál es el alcance del derecho de uso exclusivo en una marca registradé contenido en el Artículo 154 de la Decisión 486? - Asimismo, y siendo que el SENAP!I trata de un ente administrativo se solicifa respetuosamente al Tribunal de Justicia de la CAN, aclare la posibilidad de suspensión del proceso, a fin de aplicar la interpretación solicitada en sede administrativa, especificamente en etapa del|¡Recurso Jerárquico o Alzada, siendo que ésta es la última instancia del proceso en plaza administrativa, toda vez que dentro del reconbcimiento de legitimación del SENAPI dentro del Proceso 104-1P-2414 se observó que pos ser una instancia administrativa sería una|solicitud facultativa, por lo que es necesario contar con un pronunciamiento del máximo Tribunal Andino, sobre la posibilidad de la suspensión de la emisión de la resolución para que se resuelva ¡el correspondiente Recurso de Alzada en la presente causa, a fin de garantizar la aplicación de la interpretación solicitada en sede administrativa.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca. Los requisitos para su registro. Protección del rjombre comercial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación Entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos.
La protección [del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La conexión competitiva (Clases 30/32). Preguntas realizadas por le Entidad consultante. 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. ANÁLISIS DE Proceso 458-1P-2015 11OS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca. Los [requisitos para su registro En el procedimiento administrativo interno se solicitó el registro del signo mixto CARAL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro, de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Concepto.
Requisitos para el registro de las marcas De conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.. De conformidal La marca cump 1.3.1. Diferenc 1.3.2. Es indica 1.3.3. indica la 1.3.4.
Concent 1.3.5. Sirve de e diversas funciones en el mercado, a saber: a los productos o servicios que se ofertan. dora de la procedencia empresarial. calidad del producto o servicio que identifica. a el goodwill del titular de la marca. medio para publicitar los productos o servicios. El Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales establece una enumeración no taxativa de los signos que so pueden constit palabras; las monogramas, olores; las letra aptos para obtener el registro de marcas.
Indica que lir marcas, entre otros, las palabras o combinación de imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, etratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y s y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o env indicados ante: registro de mar gráfica.
Ademá parte de la ese; lturas; o cualquier combinación de los signos o medios ormente. E con el mencionado Artículo 134, los requisitos para el cas son: distintividad y susceptibilidad de representación 5, debe añadirse el de perceptibilidad, ya que este forma ncia de la marca. Se destacan las sig expedida en el ma expedida en el mara expedida en el marcí lentes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, co del proceso 4-1P-95;
Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, del Proceso 35-1P-2011. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, de Proceso 15-IP-2003. 1.6. 1.5.1. Perceptit captado p 1.5.2, Distintivi productos saber: a) Disti debe Proceso 458-1P-2015 ilidad: es la capacidad que tiene el signo para ser or lo sentidos. dad: es la capacidad que tiene el signo para distinguir o servicios en el mercado.
Tiene dos modalidades a tividad intrínseca: es la capacidad estructural que tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. No la poseen los signos que por un vicio en su natur servic gené b) Disti difere deterj aleza estén impedidos de distinguir productos o los; por ejemplo, un signo de uso común, descriptivo o ico. ntividad extrínseca: es la capacidad del signo para nclarse de otros signos en el mercado.
Para minarla se tienen en cuenta derechos de terceros. Se oo er en cuenta que la falta de distintividad está consagra absoluta importan a de manera independiente como causal de nulidad en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Es muy e tener en cuenta que los literales a) y b) del mencionado artículo se refieren a la distintividad intrínseca.
Por lo tar el objetiv: to, se deberá hacer un examen de oficio e integral, con ) de establecer si el signo solicitado para registro tiene distintividad intrinseca y extrínseca. Para lo primero, debe determin; contenidz las previ parte del debe det contenid r si no incurre en las causales de irregistrabilidad s en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486, salvo tas en los literales j), k) l) y 0), ya que estas hacen análisis de distintividad extrínseca.
Para lo segundo, se erminar si no incurre en las causales de irregistrabilidad s en los mencionados literales, y en las previstas en los Articulos 136, 137 y 172 inciso segundo. 1.5.3. Susceptibilidad de representación gráfica: es la capacidad que tiené el signo para ser descrito por un medio que permita apreciar us componentes: palabras, gráficos, signos, colores, etc.
Esta|característica es muy importante para la publicación de las solicitudes en los medios oficiales. El “principio re: Decisión 486. istral” se encuentra previsto en el Artículo 154 de la Dicha norma básica se soporta el sistema atributivo, mediante el cuál el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 10 1.7. 1.8. 22.
Es un derecho € tiene la faculta terceros realicen De conformidad dos tipos de fac: 1.8.1. Positiva ejecutar cederla. 1.8.2. Negativ terceros] divide e Proceso 458-1P-2015 xclusivo, porque una vez registrada la marca su titular 1 de explotarla e impedir, como regla general, que determinados actos sin su consentimiento. con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene ltades:: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de actos de disposición, tales como usarla, licenciarla o a (ius prohibendi): es la facultad de impedir que realicen determinados actos sin su consentimiento.
Se dos: a) En fac idél lación con el registro: el titular de la marca tiene la tad de impedir que terceros registren una marca ica o similar, cuyo uso en el comercio pudiera generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Si es una marca notoriamente conocida puede extender la pro! ibición si se pudiese generar, además, riesgo de dilugión y uso parasitario. b) En relación con el mercado: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento usen su marca en el mercado.f Protección del nombre comercial Como en el profedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto RAL es confundible con el nombre comercial denominativo FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LIMITADA, se abordará el tema planteado reiterando la linea jurisprudencial El Artículo 136 Título X de la [ conforman el cg del nombre comi e el Tribunal ha trazado sobre la materia.” iteral b), junto con las disposiciones contenidas en el ecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, hjunto normativo que regula el depósito y la protección ercial, Sobre esto puede con en el marco del proc: Se reitera la posición] de 6 de febrero de 2 en el marco del pro: 2013. ultarse la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 1997, expedida o 11-1P-96, sumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 3, expedida en el proceso 156-IP-2012; 19 de junio de 2013, expedida o 40-1P-2013; y 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-1P- 11 Proceso 458-1P-2015 2.3.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Seldesprenden las siguientes características: 2.3.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarjal de un comerciante determinado. 2.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 2.3.3.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico £ esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres fomerciales diferentes de ella. 2.3.4. El nombré comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener mughos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 2.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 2.5. De conformidad|con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajp los siguientes parámetros: 2.5.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso.
Esto quiere decir que el depósito del nombre comercia] no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. A diferericia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercia] no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un latjo, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de 8 Si bien la norma háce referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual| El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 12 2.5.2.
Proceso 458-1P-2015 Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres | comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres tomerciales ya registrados y usados con anterioridad.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos ente en el mercado, es decir, que efectivamente un comerciante determinado en el mercado. del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) Quier) alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. b) Quier alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un némbre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso ref, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas Gomerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría ||que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimisma, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer eh venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; al emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio e las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Como ya] se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso. Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida e el marco del Proceso 45-1P-98. 13 Proceso 458-1P-2015 derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna.
Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacios en|relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzaría a contarse desde el primer uso continuo; | esto quiere decir que los usos anteriores e intermitenfes no son protegidos.
Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser contintio desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección.* Ahora bién, la intermitencia en el uso debe ser valorada de conformidad con la naturaleza de los productos o servicios relacionados con la actividad que ampara el nombre comercial, de conformidad con lo siguiente: - Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.
Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del prodticto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso [del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaria adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades".
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dichb producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-1P-2015 de 26 de agosto de 2016.
Al referirse a los cigafrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse He cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de ha marca, de tres años conseculivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la fnarca durante el periodo completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando bl artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interprétación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-1P-2014). 14 2.6. 3.1. Proceso 458-1P-2015 Bierjes o servicios de uso masivo y estacional.
Se carafrterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y prodlicción, para así determinar el uso real y constante del no re comercial.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se i navi am la c per ifisertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un Had quedaría plenamente demostrado si se usó iamente en dicho espacio del año, de conformidad con ámposición socio económica y los estudios de consumo ápita. reia comercial relacionado con árboles y adornos de - Bierjes o servicios suntuarios y de alto valor económico.
Son| aquellos que adquiere la población con altos ingresos eco lómicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen baja] ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el aer con pod En conclusión, ño no se venden permanentemente ese tipo de naves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades larían el uso de un nombre comercial relacionado con su.
O pensemos en automóviles de gama alta; de rmidad con el poder adquisitivo de la población se ían vender más o menos vehículos de este tipo. ¡omo el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que el signo mixto CARAL fue soligitado para registro, determinar si el nombre comercial denominativo F. CASAL LIMIT, y constante.
Irregistrabilida: ortográfica, fi de confusión. BRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S ¡A era usado en el mercado de modo real, sustancial de un signo por identidad o similitud fonética, rativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signdos distintivos Como en el pro denominativos WATT'S CASA habrá de anali eso interno se discute si el signo mixto “CARAL” y los “FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS L LIMITADA” y “CASAL” son confundibles, el Tribunal zar las causales de irregistrabilidad previstas en los 15 3.2. 3.3.
Proceso 458-1P-2015 literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 186.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyp uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de|tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o serviojos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean |idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesga de confusión o de asociación”.
(.)” El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, Í través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídida a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en fl mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la [norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico?3 o semejante?* a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, o a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar ¡riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecerja de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
Sobre este tema se pueden consultar tas siguientes Interpretación Prejudicial 554P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Iriterpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos deme son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto, Los signos semejantgs son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contiegen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ipjos de un consumidor. 16 Proceso 458-1P-2015 3.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e 3.5. 3.6. 3.7. indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al ¡riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, cón el fin de resolver el asunto interno, se deberá establecer si éntre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (girecta o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos| puede ser: 3.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos én conflicto. Puede darse en la estructura sifábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determirjar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visua! de los signos en conflicto. 3.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos| de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos T dibujo o el concepto que evocan. 3.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan ¡una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, ¡no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad fínicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conformje lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades además de considerar los productos o servicios que se identifican con lps signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo establecidas por este Tribunal, 17 Proceso 458-1P-2015 3.8.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las| siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?5: 3.8.1. La comp ración debe efectuarse sin descomponer los elementos que confarman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno|debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta] su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 3.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que 3.8.3. El análisi diferenci de confu: p hará en momentos diferentes. comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las 5, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo ón o de asociación. 3.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de confo, midad con el tipo de productos o servicios de que se trate, baja los siguientes criterios: a) Crite io del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consiimidor medio debe ser el soporte del análisis de confuhdibilidad.
De acuerdo con las máximas de la expe norm nivel de bi pond El g impo difere el en el tip no se cos] caso produ encia, al consumidor medio se le presume Imente informado y razonablemente atento, cuyo e percepción es variable en relación con la categoría enes o productos, lo que debe ser analizado y rado por la autoridad nacional competente. do de atención del consumidor medio es un parámetro tante para el análisis de confundibilidad de signos que ncien productos o servicios de consumo masivo, bajo endido que el mismo puede variar o graduarse según ) de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo presta el mismo nivel de atención al adquirir productos éticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el particular, ya que se trata de signos que amparan ctos de las Clases 30 y 32, es importante que se Estas reglas han si lo adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en 2009 en el Proceso 2 bl Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 4-1P-2009, 18 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 458-1P-2015 establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de estos articulos.?6 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frenteide productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la|población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertog profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de cohfundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ¡ser tomado en cuanta por la autoridad nacional compétente al realizar el respectivo análisis de confuhdibilidad.*? Comparación éntre signos mixtos y denominativos simples y compuestos Como la controyersia informa de la presunta confusión entre el signo mixto CARAL y los denominativos FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LIMITADA y CASAL, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado par trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya que por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante dél signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas! para el fotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.
Ver Interpretación Préjudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Estas reglas han sigo adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providenciak, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. 19 Proceso 458-1P-2015 4.3.2.
Si el elémento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo a) Se pal con sig b) Se idé sig c) Se Co con, de signos denominativos: debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es ortante tener en cuenta las letras, las silabas o las bras que poseen una función diferenciadora en el unto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el lo es percibido en el mercado. ebe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos mparar, ya que si ocupa la misma posición, es tica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los os podría ser evidente. debe establecer si los signos en conflicto parten un mismo lexema.
Una palabra puede estar tituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la y el elemento que no cambia dentro de la palabra en salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el ionario.1? Como ejemplo tenemos el lexéma deport en: deport-e, deportivo, deport-istas yd Los port-ólogo. segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su ( Si léxi efinición.20 los signos en conflicto comparten un lexema o raíz ba, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
RAE: ej., sol, o que, pose: ej., terr, en enterráis RAE: 1. Unidad m. Gram. Un dos morfema; ero. m Gram. Un morfemas: p: Ínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. -3 ad minima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene: mujer y — es dad mínima de significado.
La terminación verbal mos contiene dos rsona, primera y número, plural m. Gram. Ñ oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - 20 4.4. En el presente d) Ss q e) Ss m e m 1] Ss Pp signos en con palabras), sin p Proceso 458-1P-2015 Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. e debe observar el orden de las vocales, toda vez le esto indica la sonoridad de la denominación. e debe determinar el elemento que impacta de una ¡anera más fuerte en la mente del consumidor, pues to mostraría cómo es captada la marca en el ercado. e debe determinar si existe un elemento común eponderante o relevante en ambos signos. asunto como el elemento denominativo de uno de los flicto es compuesto (conformado por dos o más jerjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su i cuya dirección s; 4.4.1.
Ubicació cidencia en la distintividad del conjunto marcario, en on aplicables los siguientes parámetros?!: n de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de 4.4.2. Impacto extensió| general, t 4.4.3. Impacto recordación en el público consumidor. en la mente del consumidor de conformidad con la n de la palabra.
Las palabras más cortas, por lo enen mayor impacto en la mente del consumidor. n la mente del consumidor de conformidad con la sonorid ld de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabfa podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.4. Analizar|si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los mayor s roductos o servicios que ampara el signo. Entre la proximidad del signo evocativo con los productos o 21 de 2013 dentro del roceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial det 21 de agosto de 2015 Adoptados, entre sE en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio dentro del Proceso Proceso 250-1P-2013 6-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del 21 4.5. 5.1.
Proceso 458-1P-2015 servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso) la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. 4.4.5. Analizar [si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras ¡no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 4.4.6.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta atros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo én cuenta lo siguiente: a) S| la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Sk debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
De acuerdo con|las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los $ignos CARAL (mixto) / FABIRCA DE MERMELADAS Y CARAMELDS WATTS CASAL LIMITADA y CASAL (denominativos), para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/d de asociación, aplicando los parámetros vertidos en la presente providencia. La protección del signo notoriamente conocido.
La prueba de su notoriedad Como el proceso administrativo interno se argumentó que el nombre comercial FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LIMITADA es notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de cónformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobré la materia?2. a Se destacan las sighientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en Bl marco del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marcg del Proceso 124-1P-2011. 22 Si 5.2. 5.3. 5.4.
Definición Proceso 458-1P-2015 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los si nos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Titlilo X1l, Artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. El Artículo 2 ¡4 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.
De este se pueden desprender las siguientes características: 5.3.1. Para qe un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente El Artí lo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes: “Se co! iderarán como sectores pertinentes de referencia para delerminar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, Í siguientes: a) los [consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las | personas que participan en los canales de distributión o comercialización del tipo de productos o servici. c) los al tipo d los que Para e bastará sectore; 5.3.2, Debe Países 5.3.3.
La nota En relación « registral y uso La protección manera amplia territorialidad, ré a los que se aplique; o, rculos empresariales que actúan en giros relativos e establecimiento, actividad, productos o servicios a se aplique. ectos de reconocer la notoriedad de un signo que sea conocido dentro de cualquiera de los referidos en los literales anteriores”. faber ganado notoriedad en cualquiera de los iembros riedad se puede haber ganado por cualquier medio on los principios de especialidad, territorialidad, real y efectivo de los signos notoriamente conocidos se da de una es decir, más allá de los principios de especialidad, gistral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 23 Ta», 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4.
Proceso 458-IP-2015 En relacfión con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del sigo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea ep el País Miembro donde se solicita la protección; basta con qué sea notorio en cualquiera de los Paises Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio fompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que ho se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisiórj 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio ¡así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembró y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcáncen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo| Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signé por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículg 229, literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un hombre comercial notorio en cualquiera de los paises miembrogs debe protegerse en los demás, aunque no se encuenffe en uso. La finaliiad de dicha disposición es evitar que los competidores se aproyechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera| parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros| Paises.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 24 5.5. Proceso 458-1P-2015 En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 488| protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con] los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 4862.
Esto implica que para que un signo notorio sea protegido, es netesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos| mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.5.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumitlor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, — transliteración o transcriptión, total o parcial, de un signo notoriamente conocida.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en el acápite 4 de la presente providencia. 5.5.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque | diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creadpr de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, del tienen una relación o vinculación económita. 5.5.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercadd, aunque se use para productos que no tengan ningún grado dé conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocida. 2* 5.5.4, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de Uso panasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza ell prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los¡ productos y servicios que ofrece están, de alguna 2 24 Sobre el tratamiento Que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL REGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar Quito, Ecuador. Sobre este tipo de rieggo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 25 5.6. 5.7. Prueba Proceso 458-1P-2015 manera, [relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocida.
Esta conducta se podría presentar en relación con product o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocida. 25 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la facción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficia el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.
La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector b) d) 9) pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duracián, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o|fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover] el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que (se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respécta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; 2 Ibídem.
Pág. 247. 26 5.8. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 458-1P-2015 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras 4 almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro án que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero!.
En concordancia con lo mencionado anteriormente, se deberá determinar si él nombre comercial denominativo FABRICA DE MERMELADAS | Y CARAMELOS WATTS CASAL LIMITADA era notoriamente cpónocido al momento de la solicitud del signo denominativo CARAL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera ¡alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La conexión competitiva (Clases 30/32) Como el signo sblicitado para registro ampara productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y el mombre comercial denominativo FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LIMITADA identifica una actividad mercantil relacionada con productos de la Clase 30, se abordará el tema propuesto.
De no probarse la notoriedad del nombre comercial mencionado, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud éntre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.2 26 Decisión 486 de la Cpmnisión de ta Comunidad Andina “Artículo 154.- Para glasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros|utilizarán ta Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcps, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clagificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitúd de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregadq 27 NOA 6.4. 6.5. Proceso 458-1P-2015 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productds o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios prodilctos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que seah diferentes.27 Para apreciar lla conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tógmar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 6.5.1.
El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe q en cues es dec proble onexión competitiva cuando los productos (o servicios) tión resultan sustitutos razonables para el consumidor; r, que este podría decidir adquirir uno u otro sin a alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el glro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovis ibnamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustifuibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, bolsas fltrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 6.5.2.
La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera | la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso (el otro. Esta complementariedad se puede presentar tambiér entre productos y servicios. 27 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 20[/6. 28 Proceso 458-1P-2015 Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental.
Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 6.5.3. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta ¡determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efealo, podría darse el caso de que los signos comparados distingah productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 6.5.4.
Los cánales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o serviciós. Estos friterios considerados aisladamente no acreditan la existengia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., uh panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existengía de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos driterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios| para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.6. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos prodilctos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno también produce el otro. 29 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
Proceso 458-1P-2015 Preguntas realizadas por la Entidad consultante Si el signo solicitado puede ser considerado marca y cumple los requisitos establecidos por el Artículo 134 de la Decisión 486. El Tribunal no puede resolver el caso concreto. Los requisitos para el registro de las ¡marcas se encuentran consignados en el punto 1, páginas 9 a 11 He la presente providencia. ¿Cuáles son los factores relevantes para determinar la distintividad intrínseca de un signo distintivo, en relación al Artículo 135 He la Decisión 486, y considerando el signo solicitado CARAL (mixta)? Se deberá detérminar si el signo solicitado como marca cumple los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486, y establecer si es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Esta es una labor que no le forresponde al Tribunal sino a la consultante.
¿Cuál es el alpance del Artículo 136 inciso a) considerando la marca base dé oposición CASAL (denominativa), respecto a la marca solicitada CARAL (mixta)? Para contestar esta pregunta, la Entidad consultante se debe remitir al punto 3, págihas 15 a 19, de la presente providencia. ¿Cuál es el alcance de la causal del Artículo 136, inciso b) considerando [que el nombre comercial opositor es de tipo denominativo compuesto, en relación a que el signo solicitado es una marca mixta? Para contestar ésta pregunta, la Entidad consultante se debe remitir al punto 4, páginas 19 a 22 de la presente providencia. ¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar para el análisis de cónexión competitiva entre el nombre comercial (considerando que su giro comercial establece como actividad comercial: producción de caramelos y gomas de mascar (chicles), es decir productos de la Clase 30, con respecto a los productos de la Clase 32 (cervezas), del signo solicitado? Para contestar esta pregunta, la Entidad consultante se debe remitir al punto 6, páginas 27 a 29 de la presente providencia. 30 Proceso 458-1P-2015 7.6.
¿Cuál es el alcance del derecho de uso exclusivo en una marca registrada contenido en el Artículo 154 de la Decisión 486? Para contestar gsta pregunta, la Entidad consultante se debe remitir a los puntos 1.6 al/1.8, páginas 10 y 11 de la presente providencia. 7.7. Asimismo, y administrativo siendo que el SENAPI trata de un ente se solicita respetuosamente al Tribunal de Justicia de la[|[CAN, aclare la posibilidad de suspensión del proceso, a fin| de aplicar la interpretación solicitada en sede administrativa] especificamente en etapa del Recurso Jerárquico o A zada, siendo que ésta es la última instancia del proceso en reconocimient: 104-1P-2014 se aza administrativa, toda vez que dentro del de legitimación del SENAPI dentro del Proceso observó que pos ser una instancia administrativa sería una solicitud facultativa, por lo que es necesario contar con un pronunciamiento del máximo Tribunal Andino, sobre la posibilidad de que se resuel a suspensión de la emisión de la resolución para a el correspondiente Recurso de Alzada en la presente da a fin de garantizar la aplicación de la interpretación olicitada en sede administrativa.
En el marco del una solicitud de interpretación facultativa, de manera excepcional la Autoridad Nacional podrá suspender el procedimiento, siempre y cuarjdo la legislación interna lo permita sobre la base del principio de complemento indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir la correspondiente Resolución. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultan adoptarla al emitir el e al resolver el proceso interno 130592 la que deberá correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, su Estatuto.
La presente Interpre participaron de su ad del Artículo 90 del E en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de tación Prejudicial se firma por los Magistrados que ppción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 'atuto del Tribunal. 31 Proceso 458-1P-2015 / AN UL W_— Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. > A ( -a de ye li da Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Valor 4 PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Ehtidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 458-1P-2015 | 32