TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 541-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00246 Referencia: Signos mixtos involucrados: SOL LIGHT y SOL / KOLA SOL LIGHT Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4492, de 3] de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos134 y 136 literal a) de la Decisión 486 le la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00246; y, El Auto de 5 de abri de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno N Demandante: | LUZ DARY MATEUS CASAÑAS 1 AD F 2.1. 2.2. Proceso 541-1P-2016 Demandado: | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA | S.A. DEC.V. Hechos relevantes El 16 de marzo de 2009 CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. (en adelante, CCM) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), el registro del signo SOL LIGHT (mixto)! para distinguir productos comprendidos|en la Clase 322? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).
A IN | se El extracto della solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Indistrial.3 Dentro del término legal, LUZ DARY MATEUS CASAÑAS (en adelante, LUZ DARY MATEUS) presentó oposición a la solicitud de tegistro, argumentado semejanza ortográfica con sus marcas previamente registradas; MARCA I GRAFICO C.l. | CERTIFICADO | PRODUCTOS SOL [ 32 | 338569 Cervezas; | aguas MS ? | minerales y úl gaseosas y otras bebidas no | alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras | A preparaciones Expediente No. 0926703.
Cervezas. Revisado el expedignte, no se ha podido establecer el número de Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 541-1P-2016 para hacer bebidas. KOLA SOL 32 291464 Cervezas; LIGHT agua minerales y S gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer La bebidas.
El 29 de dicieribre de 2009, mediante Resolución N” 68734, la Directora de Signos Disfintivos de la SIC declaró fundada la oposición y negó el registro del signo mixto SOL LIGHT. Dentro del téfmino legal, CCM presentó recurso de reposición y en subsidio de afielación contra la Resolución No. 687341. El 30 de septiembre de 2010 mediante Resolución N* 53860, ta Directora de Signos Distintivos de la SIC revocó la Resolución 68734, declarando infundada la ||oposición presentada por LUZ DARY MATEUS y concediendo el registro de la marca mixta SOL LIGHT.
Dentro del téfimino legal LUZ DARY MATEUS presentó recurso de apelación contra la Resolución N* 538608, El 19 de jlinio de 2012 mediante Resolución N* 36756 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 53860 y por tanto concedió el registro como marca, del signo mixto solicitado SOL LIGHT.
Dentro del término legal correspondiente LUZ DARY MATEUS presentó demanda de niilidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución N” 36756 de||19 de junio de 2012, mediante la cual se revocó la Resolución 68/34 de 29 de diciembre de 2009. Mediante providencia de 31 de agosto de 20168, la Sección Primera de la Sala de lo (Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Revisado el expediénte no se ha podido determinar la fecha de presentación del recurso.
Revisado el expediénte no se ha podido determinar la fecha de presentación del recurso. No se adjunta fisicámente en el expediente, 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.2. Proceso 541-IP-2016 República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda de nulidad presentada por LUZ DARY MATEUS Existe violación a la normativa andina por cuanto el signo solicitado SOL LIGHT (mixtp) no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Un signo goza de distintividad cuando es novedoso en relación con los productos y/o servicios que protege, y cuando en relación a los mismos, no constituye lin término genérico o descriptivo.
El signo SOL LIGHT (mixto) no posee capacidad de identificación en el mercado ya que sus elementos gráficos y denominativos son idénticos a los registrados bajo la titularidad de LUZ DARY MATEUS. El signo solicitado ¡ incurre en una causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El elemento fenominativo que conforma los signos en conflicto es idéntico, a pésar de los demás elementos que lo acompañen los consumidores identificaran los dos signos solamente por el término SOL.
En cuanto a la comparación gráfica, es notorio que los trazos para la descripción SOL son similares: por ejemplo, las letras mayúsculas, colores llamativos y ubicadas en el mismo sentido. Fonéticamente no es necesario realizar un cotejo demasiado profundo, dado que al momento de pronunciarias el resultado es el mismo. Conceptualménte los dos signos evocan la misma idea.
El riesgo de confusión o asociación es mayor si se toma en cuenta que los signos en gonflicto protegen los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es inconcebible la coexistencia de las dos marcas en el mercado. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC. Los actos administrativos impugnados cumplen con los requisitos legales necesgrios para acreditar su validez; no se vulnera bajo ningún punto de vista la normativa andina, específicamente la Decisión 486.
Comparados lbs signos en conflicto, se puede inferir que los signos le permiten al consumidor diferenciar quien es el productor de cada uno de 4 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Proceso 541-1P-2016 los productos| ya que son totalmente diferentes, y que, aunque compartan la||partícula SOL, tanto su parte gráfica, como su parte fonética permite diferenciarlas una de otra.
Los signos cohfrontados se encuentran enmarcados dentro de lo que se conoce como [marcas evocativas, ya que el término Sol, evoca la idea de calor. Argumentos fle la contestación a la demanda presentada por CCM Los actos adíhinistrativos emitidos por la SIC son válidos, legales, y fueron emitidds con observancia de la normativa andina. El signo solititado SOL LIGHT (mixto) cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que posee un logotipo conformado por una combinación de palabras, imágenes y elementos gráficos que son susceptibles de representación gráfica, con la capacidad He identificar productos y servicios, así como el origen empresarial dé los mismos.
Realizado el qotejo marcario entre los signos confrontados, se advierte que entre los mismos existen coincidencias, como es el término SOL, no obstante, los tiemás elementos que contienen cada uno de los signos les otorga distintividad en el mercado. Existen en el [mercado varios signos en la Clase 32 de la Clasificación internacional le Niza que contienen el término SOL o se derivan del mismo, como [por ejemplo CHOCOSOL?, SOLLYS*, SOLEÍ:, entre otros que incluso dtilizan el término en inglés SUN como SUN TEA" o SUNKIST*, signos que coexisten en el mercado de manera pacífica to de elementos diferenciadores que tienen, ya sean inativos.
La expresión ¡SOL acusa debilidad distintiva por ser un término usual incluido en un[sinnúmero de marcas de bebidas en las Clases 32 y 33 de la Clasificattión Internacional de Niza, lo cual se explica en su aptitud evocativa de dalor. Registro No. 179.4[33. Registro No. 361.65. Registro No. 487.09. Registro No. 374.781. Registro No. 173.2R6, Proceso 541-1P-2016 5.6.
El cotejo debe hacerse con observancia de los signos en conjunto, no se >oOpN a puede dejar de lado a los demás elementos que conforman cada uno de los signos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 4861? de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpretará únicamente el literal a) del Artículo 136 por ser pertinente. No procede ta interpretación del artículo 134, toda vez que, en el presente baso no es pertinente interpretar lo referente concepto de marca ni el defecho al uso exclusivo al uso de marca registrada. De oficio se interpretará el Artículo 135 litera! g) que trata lo relativo a los signos de uso tomún, materia controvertida en el presente caso.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación éntre signos mixtos. Comparación éntre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Palabras de uso común en la conformación de una marca.
La marca débil. Los signos evacativos. Decisión 486 de la[Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- (4 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) tas palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y esgudos; €) los sonidos y lok olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) ta forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier comblhación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- Nalpodrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidampnte un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos qse asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales efuso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) 1.1. 1.2.
1.3. ANÁLISIS DE fonética, orto! Proceso 541-1P-2016 LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN ráfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. fonética, otr de signos por identidad o similitud. Similitud Reglas para r Se abordará e posible riesgo, alizar el cotejo de signos. tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el de confusión o asociación entre el signo SOL LIGHT (mixto), solicitádo por CCM y las marcas mixtas SOL y KOLA SOL LIGHT registradas a f: se formuló la nulidad. vor de LUZ DARY MATEUS, sobre la base de las cuales pposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de En consecuentia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Corr de irregistrabil isión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal dad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo usd tercero, € en el comercio afectara indebidamente un derecho de in particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente soli mis rie ( J”.
Como se des sea idéntico o por un tercero, Los signos no titada para registro o registrada por un tercero, para los mos productos o servicios, o para productos o servicios odo de de los cuales el uso de la marca pueda causar un o de confusión o de asociación; ende de esta disposición, no es registrable un signo que imilar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de con público consu sión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el idorí3, a) El riesgé de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidád de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determin de confu do, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo ión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresa ¡al diferente al que realmente posee. 13 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP- 2015, pp. 9-10. 1.4. 1.5. b) b) d) Proceso 541-1P-2016 El riesgó de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen ial del producto, al adquirirlo piense que el productor de Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en confligto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementds, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las ralces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determingr si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontádos?1. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los kignos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia!S, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujé o el concepto que evocan?8, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idealjy/o valor idéntico y/o semejante?”.
Igualmente, a imc a cotejar los signos en conflicto, se debe Ss observar las uientes reglas para el cotejo de marcas:18 Véase, por ejempld, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013; y 519-1P-201b. Ibidem. Asi, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015. Ibidem. Véase, por ejempld, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015. 8 a) b) d) Proceso 5414P-2016 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que confo. uno debe su unidad man el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada nalizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, proceden difícilmen' en mome El análisi e debe analizar un signo y después el otro. No es realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará tos diferentes. comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencial, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los si y Crit pro uientes criterios: rio del consumidor medio: si estamos en frente de ctos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de conflundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la exp riencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacipnal competente. El gado de atención del consumidor medio es un parámetro impgrtante para el análisis de confundibilidad de signos que dife ente tipo se cos Par disti esta ale beb ii) Crit fren deci ncien productos o servicios de consumo masivo, bajo el hdido que el mismo puede variar o graduarse según el del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no resta el mismo nivel de atención al adquirir productos éticos que al comprar bebidas o pasabocas para fiestas. el caso particular, ya que se trata de signos que guen productos de la Clase 32, es importante que se blezca el nivel o grado de atención del consumidor medio frentarse a la escogencia de cervezas, gaseosas u otras das sin alcohol.*? erio del consumidor especializado: si estamos en e de productos y/o servicios de consumo selectivo, es F, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de 19 Ver Interpretación Frejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 1.6. 1.7.
Proceso 541-1P-2016 la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, fundionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor espEcializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 0 En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen Imperfecta que conserva en la memoria?!, Asimismo, se entiende que [este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles?2.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en feneral, se considera que se trata de un consumidor normalmente ihformado y razonablemente atento?, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos qué constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuahdo, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes | que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor24, 23 24 Ver interpretación Rrejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Véase, por ejempld| las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-1P- 2014, Proceso 14-1 p-2009,; Proceso 92-1P-2004; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sen 14 de julio de 201 2007, OAMI c/ Sh de mayo de 2016, Intelectual de la Ul do, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de er, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 ¡Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad ión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016||p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO ++ Mahou (8'lue), asunto T-803/14, apartado 18, Véase también la Sentencia del TJCE de 6 del julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE; de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27.
Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Cémunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interfretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, enel cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 41: “El Gobierno|| alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por (su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que|se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. 10 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 541-1P-2016 Al respecto, el [Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la [confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momeénto la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno dist ngue o pretende distinguir?25.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos [signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente|registrables?6, En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el cago concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta njanera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación|entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo SOL LIGHT (mixto) y SOL (mixto) y KOLA SOL LIGHT (mixta) se abordará lo relativo a este tema.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el calejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, s(|el denominativo o el gráfico?”, La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la [marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado, 25 26 27 28 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. Proceso 12-1P-2014.
Proceso 55-1P-200%, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de O de agosto de 2002. 11 a 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 541-P-2016 La doctrina sej ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico _o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algungs casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.?2 De acuerdo dpbn lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denomihativo y el cotejo deberá enfocarse en las gráficas correspondientes.
En este casa; entre los signos SOL LIGHT (mixto) y las marcas registradas SQL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta) al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidgr.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, lo si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de llos elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles (e evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.3 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se Hebe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figuratiyos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 29 Proceso 26-1P-98, arca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999.
Ver Interpretaciones Prejudictales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2()15 de fecha 13 de junio de 2016. 12 Proceso 541-1P-2016 - El concepto de quien la ob: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente erva. - Los colores;|si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que | capacidad de En el cotejo d los elementos en los trazos d contienen, así marcario, tenie ideológica sue contiene, puesto que este elemento podría generar iferenciación del signo solicitado a registro?!, dos signos figurativos deberá atender a la distinción de encionados, pues la confusión bien puede presentarse | dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que como en la disposición de los mismos en el conjunto ndo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o e prevalecer. 2.10.Sobre la baség de los criterios expuestos, se deberá determinar el 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. elemento cara: al cotejo de li señalados en | deberá proce terístico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder s signos en conflicto de conformidad con los criterios ps puntos precedentes. r a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya En ea ro con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se expuestas, co asociación que Comparación compuesta Como la contr mixtos con par; este tema.
Aunque el el preponderante el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de pudiera existir entre los signos en conflicto. entre signos mixtos con parte denominativa versia es respecto a la presunta confusión entre signos e denominativa compuesta, se abordará en este acápite lemento denominativo del signo mixto suele ser el dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino diseño y otras El elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuendia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el MN entre los mismos: n Sobre esto se puedo consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. Estas reglas han si lo adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan][las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 13 Proceso 541-1P-2016 3.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría nesgo de confusión, salvo que; 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejg de signos denominativos: 3.3.2.1. ¡Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, ¡sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las ¡palabras que poseen una función diferenciadora en el 'conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2, ¡Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos 'a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es ¡idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.[Se debe observar el orden de las vocales, toda vez ¡que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3,2,4. [Se debe determinar el elemento que impacta de una [manera más fuerte en la mente del consumidor, pues ¡esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin|perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia/en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?3: 3.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida En el marco del Proceso 26-1P-2014.
Se destaca la siguiénte providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Hhocezo 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el maftro del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en gl marco del Proceso 250-1P-2015. 14 3.5.
Proceso 541A4P-2016 3.4.3. Impactd en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra [podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizaf si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los profluctos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o serviciog que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.4.5, Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben Excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabrag$ no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta btros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que 'conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos involucrados: SOL LIGHT y SOL y KOLA SOL LIGHT.
Palabras de u$o común en la conformación de una marca. La marca débil. Se analizará lo| concerniente a este tema, toda vez que CCM argumentó que la palabra /SOL sería de uso común y forma parte de un sinnúmero de marcas registradas que coexisten en el mercado. 15 Proceso 541-1P-2016 4.2. El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
Comunidad An “Artículo dina dispone: 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consi stan exclusivamente o se hubieran convertido en una desighación común o usual del producto o servicio de que se trate exclusivamen partículas de 2n el lenguaje corriente o en la usanza del país; por designaciones comunes o usuales, las palabras o so común al estar combinadas con otras pueden generar Si bien la q transcrita prohíbe el registro de signos conformados signos compl su registro.
É impedir que la otros empres: fuerza limitad común se deb No obstante, s llegare a red amente distintivos, caso en el cual se puede proceder a n este último caso, el titular de dicha marca no puede expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los ios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso en excluir del cotejo de la marca.3 la exclusión de los componentes de esas características cir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resulta registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también [podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellog hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a eféctos de verificar si por la naturaleza y características de los productos q servicios involucrados, es de uso común para el producto O servicio de ue clase también lo es para el producto o servicio de otra clase internacional.
En tal virtud, común en las de la Clasifica se deberá establecer si existe algún elemento de uso denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 ión Internacional de Niza para de esta manera establecer Ver Interpretación Rrejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 16 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 541-1P-2016 su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo log elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Los signos evocativos En el presentg caso, LUZ DARY MATEUS, ha argumentado que los signos evocan un mismo concepto.
Es importante señalar que el vocablo SOL que formja parte de los signos en conflicto, podría evocar el concepto de calor, por lo que es pertinente hacer referencia a la evocación de lps signos. Un signo poske capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamenta/jen el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocalivas no se refieren de manera directa a una especial característica 4 cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el jes Le uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son regibtrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser copfsiderado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado sa] asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocatiyos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de Uso común, yá que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el prpducto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.? En ese sentida, se deberá establecer el grado evocativo de los signos mixtos en canflicto SOL LIGHT y SOL y KOLA SOL LIGHT.y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la 35 Je y De modo referencial| ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. lbidem, tbidem, 17 Proceso 541-1P-2016 Corte Consultante ] resolver el proceso interno 2013-00246, la que deberá adoptarla al emitir ell correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del | Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, len concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia hs AyllóríQuinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO pl fl ) Hernál mero Zámbrano 7 Hugo Ramiro Gómez Apac JPASIS RARO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente e Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gus Led le PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en lalGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18