5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno| del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 557-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2009-00166 Signos involucrados: MULTICOCHES (mixto) y TAXI PUNTO LOS COCHES (mixto), LOS COCHES (denominativo), DISTRIBUIDORA LOS COCHES (denominativo).
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 4806 de 27/de octubre de 2016, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 31 de 6ctubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Ihterno 2009-00166; y, El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. ga 2.2.
Proceso 557-1IP-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: MULTICOCHES S.A. Hechos relevantes El 11 de abril de 2007, la sociedad MULTICOCHES S.A. (en adelante, MULTICOCHES) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la| República de Colombia (en adelante la SIC), el registro como marca del signo MULTICOCHES (mixto)! para distinguir servicios comprendidos len la Clase 372 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576 correspondiente al mes de mayo de 2007. LOS COCHES LA SABANA S.A., (en adelante, LOS COCHES) presentó oposición en contra de la solicitud de registro, al considerar que el signo solicitado entrajen conflicto con las marcas TAXI PUNTO LOS COCHES, LOS COCHES, DISTRIBUIDORA LOS COCHES, registradas a su nombre para la| protección de servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación] Internacional de Niza de acuerdo al siguiente detalle: MARCA | GRÁFICO CERTIFICADO | SERVICIOS TAXI PUNTO LOS 353068 Construcción, COCHES reparación, SS servicios de Pkiro instalación. LOS COCHES | 98068 Construcción, reparación, servicios de l instalación. y Expediente 07 3565. 2 Clase 37.- Constructión; reparación; servicios de instalación. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
Proceso 557-1P-2016 DISTRIBUIDORA 93072 Servicios de LOS COCHES construcción y reparación, incluyendo servicios de refracción y de acondicionamiento de vehículos automotores El 29 de agosto de 2008, mediante Resolución 32950, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y negó el registrp del signo MULTICOCHES, alegando similitudes entre los signos conífontados que pueden generar confusión o inducir a error al público constimidor.
Dentro del término legal correspondiente, MULTICOCHES S.A., presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 32950.3 El 28 de octubre de 2008, mediante Resolución 041238 la Jefa de la División de Signos Distintivos al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 32950 por encontrarse las marcas en conflicto en el mismo canál comercial y orientarse a los mismos consumidores, dando paso al fecurso de apelación. El 1 de diciembre de 2008, mediante Resolución 51362, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el Redurso de Apelación, revocó la Resolución 32950 de 29 de agosto de 2008, declarando infundada la oposición presentada por LOS COCHES y concedió el registro del signo MULTICOCHES para identificar serv! Ñ de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
De manera oportuna, LOS COCHES interpuso demanda de nulidad relativa en contra de la Resolución 51362 por medio de la cual se revocó la decisión de la Resolución 32950, concediendo el registro de la marca MULTICOCHES (mixta) Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante provi dencia de 30 de septiembre de 2016, la Sección Primera de la Sala de lg Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la |Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
De ta revisión del expediente, no se ha podido corroborar la fecha de presentación del Recurso. 3 == 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1 Proceso 557-1P-2016 Argumentos de la demanda de nulidad presentada por parte de LOS COCHES LOS COCHES considera que la Resolución 51362 es contraria a lo que establece el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad (Andina de Naciones.
En el presenté caso, el término “coches” es el elemento central de los signos en conflicto, por lo que el hecho de que compartan dicha palabra es causal sufitiente para que exista riesgo de confusión indirecta en el consumidor, téniendo en cuenta que identifican servicios de la misma Clase 37 de la|Clasificación Internacional de Niza. La coexistencia en el mercado de las marcas MULTICOCHES y LOS COCHES daríá lugar a que se presente riesgo de confusión indirecta en el consumido o asociación respecto del origen empresarial de los servicios.
No existe fundamento alguno para considerar la expresión COCHES como de uso gomún, dentro del mercado de servicios de reparación de la Clase 37 de lla Clasificación de Niza. Si bien es cierto que en algunas latitudes difer: es usada para tes a las del territorio colombiano, la expresión COCHES referirse a los automóviles, lo cierto es que en Colombia no tiene tal aceptación, siendo una expresión desconocida dentro del argot del mercado de automóviles.
Los términos L| OS COCHES y COCHES en Colombia es una expresión con carácter distintivo propio dentro del segmento de la Clase 37 y por lo tanto no e trayectoria de LOS COCHES marca, por lo concesionarios Si bien el signa que el element contiene mayo riesgo de conf Argumentos de MULTICOGC A pesar de qu registrada, oste s de uso común, además LOS COCHES tiene una ervicio profesional de 30 años. ha hecho inversiones publicitarias para posicionar la que se ha consolidado como número uno de la red de Chevrolet Colmotores en Colombia. solicitado es de naturaleza mixta, debe tenerse en cuenta o predominante es el denominativo, al ser el elemento que f distintividad dentro del conjunto marcario, dando lugar a sión indirecta. e la contestación a la demanda presentada por parte ES S.A e la marca LOS COCHES se encuentre debidamente nta las características de una marca débil por tratarse de un término genérico. 4.2 4.3 4.4 4.5 Proceso 557-1P-2016 Al ser una marca que se encuentra conformada por palabras de uso común, éstas rio deben ser consideradas a efecto de determinar si existe riesgo de confusión. En el caso dé distintividad se signos conformados por palabras de uso común, la busca en los demás elementos que integran el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.
El derecho de que palabras puedan ser uti no se puede in La composiciói se compone d so exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta necesarias o usuales pertenecientes al dominio público zadas únicamente por un titular, ya que, al ser usuales, pedir que el público en general los siga utilizando. gramatical también es relevante, pues el signo solicitado e dos palabras multi y coches, lo que genera suficiente distintividad paja el consumidor.
Argumentos Superintende de la contestación a la demanda de la acia de Industria y Comercio De la revisión del expediente, no se ha podido corroborar la presentación de la contestagión a la demanda por parte de la SIC. NORMAS A S La Corte Cons literal a) de la ER INTERPRETADAS lltante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 ecisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de la norma solicitada. De oficio se in la Comisión de terpretará el Artículo 135 literal e), de la Decisión 4865 de ¡la Comunidad Andina, que trata lo referente a los signos Decisión 486 de Ñ Comisión de ta Comunidad Andina “Artículo 136.- No afectara indebidam a) registrada por| servicios resp: de asociación;
L.y sean ada po podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio nte un derecho de tercero, en particular cuando: O se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o cto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o Decisión 486 de la¡Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No ( ) e) consistan excl podrán registrarse como marcas los signos que: ¡sivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la ca producción u Q pad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de ros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios 5 YD PA 1.1. 1.2.
Proceso 557-1P-2016 descriptivos, tdda vez que son argumentos señalados por las partes y materia de la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidac de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación € Comparación € Comparación € Palabras desc Signos evocati ntre signos mixtos. ntre signos mixtos y denominativos. ntre signos mixtos con parte denominativa compuesta. ptivas en la conformación de un signo. OS.
ANÁLISIS DELOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN trregistrabilid fonética, orto: Riesgo de co! realizar el cot: d de signos por identidad o similitud. Similitud ráfica, figurativa o gráfica y conceptual e ideológica. fusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para jo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo MULTICOCHES (mixto) es conf undible con la marca mixta TAXI PUNTO LOS COCHES, y las marcas [denominativas LOS COCHES, DISTRIBUIDORA LOS COCHES es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la de irregistrabili “Artículo 1 signos cuy derecho de a) sean solici los m servid causa Conforme se d confundible po Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal tad prevista en su literal a), manifiesta que: 36.- No podrán registrarse como marcas aquellos V uso en el comercio afectara indebidamente un tercero, en particular cuando: dénticos o se asemejen, a una marca anteriormente ada para regístro o registrada por un tercero, para ismos productos o servicios, o para productos o ¡fos respecto de los cuales el uso de la marca pueda r un riesgo de confusión o de asociación;
( )” esprende de esta disposición, no es registrable un signo que en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no riesgo de conf son distintivos extriínsecamente cuando pueden generar sión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el para los cuale: referidas a es ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias productos o servicios;
( )” an Y [L- 1.3. 1.4, 1.5. Proceso 557-1P-2016 público consurhidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretacione En cuanto al indirecto. El p adquirir un proc el consumidor diferente al qué En cuanto al consumidor, empresarial d producto y otra s Prejudiciales$. riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e imero frente a la posibilidad de que el consumidor al ucto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando crea que dicho producto tiene un origen empresarial realmente posee”. riesgo de asociación, éste acontece cuando el unque diferencie los signos en conflicto y el origen producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho empresa tienen una relación o vinculación económica? Por lo tanto, pára resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos copifrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si el indirecta) y/o cuenta en esta 1.5.1.
Fonéti en cof conso un po particul 1.5.2. Ortognr signos esto es conflict 1.5.3. Figura gráfico: del dib 1.5.4, Conce evocan] lo es capaz de generar riesgo de confusión (directa o de asociación en el público consumidor, teniendo en valoración que la similitud entre dos signos puede ser: ca: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos flicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, ante o tónica de las palabras, por lo que para determinar ble riesgo de confusión se debe tener en cuenta las ridades de cada caso concreto. afica: Se refiere a la semejanza de las letras de los en conflicto desde el punto de vista de su configuración, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en D. iva o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos jo o el concepto que evocan. ptual o ideológica: Se configura entre signos que una idea y/o valor idéntico y/o semejante?.
Se destacan las sig marco del Proceso 3 marco del Proceso del Proceso 24-1P-2 Proceso 397-1P-201 Ibidem. Ibidern. bientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el +4-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el ¡0-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco 9.
Proceso 557-1P-2016 1.6. Igualmente, al|proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las [siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos10: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4, La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que con forman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada unq debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta sl unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo| esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es proceflente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en homentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusióf o de asociación. Al efectliar la comparación en estos casos es importante colocarsé en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conf fmidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Critério del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confunqibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonalblemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación] con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El gradp de atención del consumidor medio es un parámetro importahte para el análisis de confundibilidad de signos que diferengien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendio que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta [el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que brindan servicios de la Clase 37, es importante que se establezca el nivel o grado de providencias, entre lás cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de Estas reglas han meme por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples octubre de 2005, ex 28 de mayo de 2009| edida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e interpretación Prejudicial de expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 1.7. 1.8. 2.2.
Proceso 557-1P-2016 atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de servicios de construcción, reparación, instalación. 1! les O prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho gonsumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 12 En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar|el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, pára de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, [no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en] las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo MULTICOCHES (mixto) y la marca TAXI PUNTO LOS COCHES (mixta), se abordará enleste acápite este tema. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabra,) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de| los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si €l denominativo o el gráfico??. Ver Interpretación np 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Préjudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, Proceso 12-1P-2014, e | 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 557-1P-2016 La marca mixtá es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nomihativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la fmarca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por Separado!!, La doctrina sej ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico_o determinante, [eniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden Ber definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplémente en un dibujo abstracto.*5 De acuerdo apn lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento caratterístico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los slgnos en conflicto, Si el elemento] predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación ehtre signos denominativos: 2.6.1.
Se debk analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el|signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primjeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabiia se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.18 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los seghindos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un signifi icado y que unido a lun lexema modifica su definición. 17 16 ” Proceso 55-IP-2002| diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N* 821, de 0] de agosto de 2002.
Proceso 26-IP-98, (narca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. RAE: unidad minima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. Proceso 308-1P-201$. 10 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 557-IP-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe te 2.6.2.1. 2.6.2.2. 2.6.2.3. 2.6.3. Se debe ya que, distingu 2.6.4. Se debe indica la 2.6.5. Se debe fuerte er captada er en cuenta lo siguiente; Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al nace un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas mprimen de significado a la palabra. Es muy importante ener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el Mesgo de confusión en los signos en conflicto. sa tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de l la semejanza entre los signos podria ser evidente. tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto sonoridad de la denominación. determinar el elemento que impacta de una manera más la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es la marca en el mercado??.
Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el grá signo denomin En este caso, é los signos se ¡fi co, en principio, no existirá riesgo de confusión con el ativo. ntre los signos en controversia al momento de comparar deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante.
En el análisis d sea denominat del consumidor. caso concreto característico, cuenta, la cap; colocación de e una marca mixta se deberá determinar qué elemento, Lo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente Así, la autoridad competente deberá determinar en el ¡ el elemento denominativo de la marca mixta es el más D si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en acidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y os elementos gráficos, y también si estos últimos son ibidem.
Proceso 56-1P-2013] 11 > 2.10. Al realizar el d 2.11. 2.12. susceptibles abstractos.20 siguiente abst: a) Si el ele confronta; con las previame b) Si result el gráfica, Proceso 557-IP-2016 de evocar conceptos o si se trata de elementos ptejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo actos:?! 'mento predominante es el denominativo en los signos dos, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad plas para la comparación entre signos denominativos te citada. re que el elemento característico de los signos mixtos es se deben utilizar las reglas de comparación para los signos ros (1) Se que de figui (ii) Ent traz pre mis c) Si al rea mixtas pr habría lu coexistir suscitar u en riesgo Sobre la base elemento carac al cotejo de l señalados en | En congruenci deberá proced expuestas, co asociación que debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya la posibilidad de confusión puede generarse no llos, sino también en la idea o concepto que la marca ativa suscite en la mente de quien la observe. de os en la identidad de los trazos del dibujo o similitud e los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el ado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele alecer, por lo que a pesar de que puedan existir dife. lencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una na idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. izar la comparación se determina que en las marcas edomina el elemento gráfico frente al denominativo, no gar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas pacifi camente en el ámbito comercial, salvo que puedan na misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir de confusión. de los criterios expuestos, se deberá determinar el terístico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder s signos en conflicto de conformidad con los criterios os puntos precedentes, A con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se er a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya n el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de pudiera existir entre los signos en conflicto. 21 Ver Interpretaciones! Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de j junio de 2016 y 418-1P-2(115 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. 12 3.1. 3.2. 3.3. Comparación Proceso 557-1P-2016 entre signos mixtos y denominativos Como la contrbversia es respecto a la presunta confusión entre un signo mixto y signos denominativos, se abordará en este acápite este tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderanté, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino] diseño y otras el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuerícia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominantejldel signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo? entre los mismos: 3.3.1. Si el e habría mento gráfico es el preponderante. En principio no esgo de confusión. 3.3.2. Si el dlemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá el cotej 3.3.2.1. 3.3.2.2. 3.3.2.3. ealizarse de conformidad con las siguientes reglas para de signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22 Estas reglas han sillo adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se sino siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en de 2014, expedida l marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo In el marco del Proceso 26-1P-2014, 13 sa A [- 4.1.
Comparación compuesta En el presente signos en conífl sin perjuicio de se debe analiz: en la distintivida Proceso 557-1IP-2016 entre signos mixtos con parte denominativa asunto, como el elemento denominativo en uno de los cto es compuesto (conformado por dos o más palabras), as reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo r el grado de relevancia de las palabras y su incidencia d del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?3: 4.1.1.
Ubicac n de las palabras en el signo denominativo i compuebto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de. Impactal extensid tienen m,. Impacta recordación en el público consumidor. en la mente del consumidor de conformidad con la n de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, ayor impacto en la mente del consumidor. en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra Dodría tener mayor impacto en la mente del consumidor.. Analizar los prod sea la servicios este casi 4.1.5. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con uctos o servicios que ampara el signo. Entre mayor roximidad del signo evocativo con los productos o que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En 3, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o prepondeérantes. 4.1.6. Analizar cuenta identific teniendo] 4.1.6.1. 4.1.6.2. [el grado de distintividad de la palabra teniendo en tros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe F la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, en cuenta lo siguiente: Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que 23 Se destaca la siguie; en el marco del Pr expedida en el marc hte providencia: interpretación Prejudictal de 24 de julio de 2013, expedida bceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, p del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 14 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 4.1.6.3.
En congruenci deberá proced expuestas, cor] de asociación € Palabras desc Proceso 557-IP-2016 conforma una familia de marcas, relevancia. tendrá mayor Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se or a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o ntre los signos en conflicto. riptivas en la conformación de un signo En el presenfe caso, se discute si los signos confrontados son descriptivos, p: descriptivas en El literal e) del Comunidad An “Artículo r lo que es pertinente analizar el tema de las palabras la conformación de marcas.
Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la ina dispone: 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consisitan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir desti en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el p, el valor, la procedencia geográfica, la época de produgción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo referid o indicación, incluidas las expresiones laudatorias as a esos productos o servicios;
Al conformar elementos co consideradas a marca su creador puede valerse de toda clase de o: palabras, prefijos o sufijos, que individualmente pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de (iso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.24 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.25 24 25 interpretación Prejudicial Proceso 123-1P-2106.
Ibidem. 15 5.5. 5.6. 5.7. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 557-1P-2016 Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación) con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.26 Sin embargo, Una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.2? En tal virtud, $e deberá establecer si existe algún elemento de uso común o descriptivo en las denominaciones de los signos en conflicto respecto de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, pbsteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo dichos elementos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otr£s elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Signos evocativos Es importante [señalar que los vocablos COCHES y MULTICOCHES eventualmente [podrían representar un mismo o similar significado, o evocar un mismo o similar concepto, por lo que es pertinente hacer referencia a la gvocación de los signos. Un signo posge capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente En el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica a| cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través (fe un proceso deductivo?8, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativó con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, gu titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado sejasemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativbs que contengan elementos genéricos, descriptivos o de 26 27 2 tbidem.
Ibidem. De modo referencial, [ver Proceso 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 16 Proceso 557-1P-2016 uso común, ya| que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementps.22 6.3. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el praducto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacitlad distintiva del signo es marcadamente fuerte.30 6.4.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto MULTICOCHES y LOS COCHES y, posteriormente, realizar el respectivo arfálisis de registrabilidad. En los términos expliestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia al resolver el proceso interno 2009- 00166, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | 1] j / / YE s Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis-Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Góme: MAGISTRADO 2 Ibidem. 29 Ibídem 17 Proceso 557-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18