TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 573-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plufiinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 133/2013 Referencia: Medidas en frontera, marca “Toyota". Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio V. No. 464/2016 de 5 de octubre de 2016, recibido vía courier el 10 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 238, 247, 250, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 133/2013.
El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: TOYOSA S.A. Demandado: VICE MINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES Tercero interesado: EXPOMOTORS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. y N A Ú 2.6. Proceso 573-1P-2016 Hechos relevantes El 31 de octubre de 2011, la sociedad TOYOSA S.A. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) del Estado Plurinacional de Bólivia (en adelante, Bolivia) la aplicación de medidas en frontera en contía de las empresas EXPOMOTORS, AMERICAN MOTORS, PANTANERA MOTORS, la señora María Amanda Marcos, entre otras personas natiirales y jurídicas bajo los siguientes argumentos: a) La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION es titular exclusiva en Bolivia de la márca TOYOTA! para amparar productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Infernacional de Niza). b) TOYOTA MOTOR COPORATION confirió licencia de uso de la marca TOYOTA a favor de la compañía TOYOSA S.A. c) En la ciudad de Santa Cruz se han realizado importaciones de vehículos marca TOYOTA, O km, modelos 2011 en zonas francas por parte de las empresas EXPOMOTORS, AMERICAN MOTORS, PANTANERA MOTORS, María Amanda Marcos entre otras personas naturales y jurídicas, por lo que solicitó que se suspenda la operación aduanera de la importación de vehículos marca TOYOTA O km que pretendan ser importados por las empresas y personas antes descritas.
El 13 de enero de 2012, mediante Resolución Administrativa |F-04/2012, el SENAPI resolvió rechazar la solicitud de medidas en frontera solicitada por TOYOSA S.A. al considerar que los productos importados eran originales y por tanto se configuró la figura de agotamiento del derecho y de importaciones paralelas, además de considerar que la licencia que ostenta la actora no es exclusiva.
El 13 de febrero de 2012, TOYOSA S.A. presentó recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 1F-04/2011. El 14 de marzo de 2012, mediante Resolución No IF-REV-05-2012, la Directora de Asuntos Jurídicos del SENAPI, confirmó la Resolución Administrativa IF-04/2011. El 13 de abril de 2012, TOYOSA S.A. presentó Recurso Jerárquico en contra de la Resolución No JF-REV-05-2012.
El 11 de diciembre de 2012, mediante Resolución Administrativa Jerárquica JER-No. 003/2012, el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, 2O ( 4 14 Registro 31310-C. En el| expediente aparece como titular JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, sin embargo, en todos los escritos se enuncia que el titular de la marca es TOYOTA MOTOR CORPORATION, incluso ef dicha compañía quien confirió la licencia de uso de marca. > ey 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 573-1P-2016 decidió rechazar el recurso jerárquico presentado por TOYOSA S.A. y confirmar en todas sus partes la Resolución No IF-REV-05-2012. El 5 de marzo de 2013, TOYOSA S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Resolución Administrativa Jerárquica JER-No. 003/2012. El 14 de mayo [de 2013, el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, contestó la demanda contencioso administrativa.
El 19 de agosto de (2013, EXPOMOTORS presentó escrito solicitando se le tome en cuenta en el proceso como tercero interesado. 2.10.El 13 de julio de 2016, mediante Resolución 67/2016 la Sala Plena del 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, resolvió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa planteada por TOYOSA S.A. TOYOSA S.A. es lina sociedad cuyo objeto social es la importación y comercialización de vehículos marca TOYOTA. TOYOSA S.A. y TOYOTA MOTOR CORPORATION suscribieron un contrato de licencia de uso de la marca TOYOTA registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza bajo el Título 31310-C, el mismo que se registró ante el SENAPI mediante Resolución DPIYLU 337/2011 de 23 de agosto de 2011.
En el contrato antes citado se establece que TOYOSA S.A. es el licenciatario exclusivo de la marca TOYOTA en Bolivia y consecuentemente es la única empresa legalmente autorizada por el Estado boliviano, así como por el titular de la marca para comercializar y poner a la venta los vehículos bajo la marca TOYOTA. Hace algún tiempo atrás ha empezado a generarse la comercialización, venta e importación de forma irregular de vehículos marca TOYOTA en los diferentes mercados de Bolivia, sin que exista autorización de su parte.
Al haber constatada estos hechos, TOYOSA S.A. inició una demanda de infracción y solicitó al SENAPI una medida en frontera de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 238, 241, 247, 250, 251 y 252 de la Decisión 486 para impedir que ingresen a Bolivia vehículos de la renombrada marca TOYOTA. EXPOMOTORS y AMERICAN MOTORS han venido realizando de manera habitual y reiterativa importaciones de vehículos marca TOYOTA Okm en territorio nacional a zonas francas de Bolivia sin contar con ningún tipo de derecho o registro añte autoridad nacional competente.
Proceso 573-1P-2016 3.7. Su deslealtad llega al punto de utilizar en sus tiendas el signo distintivo TOYOTA infringiendo el Artículo 155 de la Decisión 486. 3.8. Pese a haber demostrado contar con legítimo interés, la autoridad rehusó admitir la demanda de medidas en frontera, solicitando una serie de requisitos fuera de todo contexto legal, como fue el de la legitimación activa, cuando al ser licentiataria exclusiva se justificaba su actuación. 3.9.
La autoridad requirió que además del contrato de licencia se emita un certificado por parte del titular de la marca que acredite instrucciones expresas para iniciar la medida en frontera, documento que fue presentado, pese a lo cual la autoridad se negó a dar una respuesta. 3.10. Frente a los rechazbs y negativas de la autoridad, se planteó una acción de Amparo Constitucional ante la Sala Social Administrativa Primera de la Corte del Distrito dé La Paz. 3.11.El 7 de diciembre de 2011, la Sala Social Administrativa Primera dispuso que se tramiten las medidas de frontera solicitadas por TOYOSA S.A., debiendo la funciorjaria abstenerse de realizar obstrucciones innecesarias en la medida soligitada, reconociendo además ta legitimidad activa de TOYOSA S.A. combo licenciataria de TOYOTA. 3.12.Pese al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, el SENAPI desconoció la titularidad de la licencia de uso y mediante Resolución Administrativa IF-04/2012 denegó la solicitud de medidas en frontera. 3.13.
En la Resolución que se impugna se enuncia que la licencia de uso de la marca otorgada a favor de TOYOSA S.A. tiene carácter de no exclusividad y limita al licenciatário a ciertos derechos, ejerciendo el titular o licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos. 3.14. En el contrato de licencia de uso, en su literal f) punto ii) se indica que: “En la eventualidad de que el distribuidor tome conocimiento de dichas infracciones o infracciones potenciales deberá de manera oportuna y exacta informar a la compañía sobre los detalles de las misma adjuntando evidencia de respaldo y deberá apoyar a la compañía en la ejecución de las medidas necesarias para proteger los derechos de la compañía sobre las marcas registradas o tomar personalmente las medidas defensivas apropiadas contra demandas sobre supuestas infracciones de acuerdo a las instrucciones otorgadas por la compañía.” 3.15.Pese a haber demostrado el legítimo derecho como licenciatario, el SENAPI se ha rehúsado de modo unilateral a admitir la medida solicitada. 3.16.
Respecto al agotamiento del derecho, el requisito para que opere es que la > condición de licitud está determinada por el consentimiento que debe existir AS de parte del titular el derecho para poner el bien protegido por el derecho en el comercio, £ | Proceso 573-1P-2016 3.17.La condición del “consentimiento” para la puesta en circulación es la que establece que los productos para los cuales se desea impedir la importación tengan! la condición de “auténticos o autorizados”. 3.18.Aunque el derecho exclusivo de uso de la marca se agote, su titular mantiene el derecho de prohibir que terceros usen la marca y perjudiquen el valor de la marca o de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia del producto. 3.19.
Tal como se aprecia, en el Artículo 158 de la Decisión 486 se protege, fuera de los actos de comercio que involucren la introducción de un producto en el mercado de un pais sin el consentimiento del titular, la vinculación que por la actividad negocial en la dinámica de comercio une a dos sujetos que negocian ese bien. 3.20.La autoridad realizó una errónea interpretación de la norma antes descrita. 3.21.
Para que se permitan las importaciones paralelas debe existir previamente el consentimiento del titular de la marca, lo cual no se evidencia en el presente caso, ya que no hay la autorización del titular y en consecuencia los derechos del ligenciatario exclusivo (TOYOSA S.A.) siguen vigentes y oponibles ante terceros. 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones 4.1.
La licencia de uso de una marca es la autorización de utilizar la marca del titular, reteniéndose el titular los derechos relativos al signo o marca en cuestión. Característica esencial en la licencia de uso es que el titular de la marca limita y restringe al licenciatario de ciertos derechos, ejerciendo el titular o licenciante el control de la marca, así como los derechos no expresamente transmitidos. 4.2.
La empresa TOYOBA S.A. es licenciataria en Bolivia de la marca TOYOTA de cuyo contrato de licencia se pueden resumir los siguientes elementos: a) La licencia de uso conferida por TOYOTA MOTORS CORPORATION a TOYOSA S.A. tiene carácter de no exclusiva para la utilización de las marcas registradas. b) En el Artículo 7 del contrato se señala que TOYOTA MOTORS CORPORATION confiere al distribuidor el derecho no exclusivo del uso de sus marcas. c) El distribuidor debe monitorear dentro del territorio cualquier infracción o potencial infracción de las marcas registradas por terceros en relación con los productos TOYOTA y en el evento de que tome conocimiento de dicha infftacción, deberá informar a TOYOTA MOTORS CORPORATION, adjuntando evidencia de respaldo. 4.3.
El derecho al uso exclusivo de la marca permite a su titular ejercer el “¡us 4 ) p ) prohibendi” y el derecho absoluto “erga omnes” para impedir que terceros 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5.1. 5.2. Proceso 573-1P-2016 utilicen su marca, [sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similafes, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que esja quién protege el derecho marcario.
Las medidas en frontera se encuentran contempladas en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486, y buscan evitar que se importen o exporten productos que infrinjan derechos marcarios y, en consecuencia, suspender la operación aduanera. El titular de la marca las puede solicitar antes de iniciar la acción por infracción de derechos y así precautelar sus derechos mientras se adelanta la acción principal.
En el caso específico se trata de un agotamiento de marca internacional, ya que la primera venta se dio en el extranjero, hecho que ha sido comprobado en las Declaraciones Unicas de Importación remitidas por la Aduana Nacional de Bolivia, así como por los informes periciales, se determina que los [vehículos TOYOTA son originales de origen japonés, tailandés y americáno, por lo que el demandante no ha demostrado que la comercialización, venta e importación de estos vehiculos sea irregular, ni su origen ilícito.
El derecho de excliuisiva del titular no es de carácter absoluto sino relativo. El límite es el agotamiento del derecho de marcas, que se circunscribe al derecho de exclusiva a la primera puesta en circulación en el mercado, por el titular o con sy consentimiento, del producto portador de la marca, delimitación que implica que el titular de la marca o su licenciatario, no podrá controlar ni rohibir ulteriores actos de comercialización del producto de una marca auténtica que la hagan terceros. l El titular de la marga o el licenciatario, no podrán controlar el precio de los productos en las c mercializaciones posteriores ni determinar las ulteriores modalidades de comercialización ni tampoco impedir la utilización de la marca con fines publicitarios.
No existen motivos justificados que básicamente se refieren a la falta de registro y autorización para vender y comercializar productos con la marca TOYOTA, figura que está dentro del principio del agotamiento del derecho. Extraoficialmente [se ha enterado de que se inició una demanda contencioso administrativa sobre una media cautelar?. Argumentos del tercero interesado EXPOMOTORS Afirma que la empr esa TOYOSA S.A. interpuso dicha demanda de manera irregular e improcedente en contra de una resolución que define una eS Y Si bien la demanda conten soso administrativa está relacionada con la petición de medida en frontera solicitada por TOYOSA S.4., en la foja 168 del expediente el tercero interesado enuncia que es una medida cautelar. 5.3. 5.4.
Proceso 573-1P-2016 medida en frontera, que no es otra cosa que una medida cautelar y por tanto es accesoria a la demanda por infracción marcaria interpuesta. No corresponde la afimisión de la demanda presentada ya que puede ser modificada en el transcurso de la demanda principal, siempre y cuando se cumplan los requisitos determinados por la ley.
Solicita que se le tefga en cuenta en todas las actuaciones y evitar una vulneración de sus derechos fundamentales. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 238, 247, 250, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 154.- El derecho al so exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional fompetente.” (..) “Artículo 238.- El titular de Un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional cómpetente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejegute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracdión previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de ul) derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea nefesarío el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los colitulares.” (-.) “Artículo 247.- Una medida dautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenara.
Quien pida una medida callelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y ina descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infráctores puedan ser identificados.” ( ) “Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competánte suspender esa operación aduanera.
Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa aulóridad las condiciones y garantias que establezcan las normas intemas del Pais Miembro. Quien pida que se tomen meditlas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.
Sila legislación intema del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional compelente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.” ( ) 3 Proceso 573-AP-2016 Procede interpretar] tales disposiciones que corresponden al asunto controvertido en el'caso objeto de la presente consulta, excepto los artículos 238 y 247 al ser normas aplicables a medidas cautelares en general, siendo que El caso concreto se refiere a medidas en frontera.
De oficio se interpretarán los artículos 158 para analizar el agotamiento del derecho de marca y los artículos 162, 163 para analizar la figura de las licencias de marcas y finalmente el Artículo 251 para revisar el trámite de medidas en frontera previsto en la Decisión 4861. “Artículo 252.- Cumplidas lás condiciones y garantias aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.
En caso que se ordenará la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del fonsignatario de las mercancias, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Agí mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.” “Artículo 253.- Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de nolificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sín que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho te las mercancías retenidas.” “Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente.
La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.” “Artículo 255.- Una vez detérminada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nadjonal competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
Sin perjuicio de las demás atciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ant una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso dé las mercancias infractoras.” “Artículo 256.- Quedan exbluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capitulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un pfoducto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o éconómicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que Estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o delerioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una puelía ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas persbnas.” (-.) “Artículo 162.- El lilular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falla de registro ocasionará que la ligencia no surta efectos frente a terceros, o Rhon= 1.2. 1.3. Proceso 573-IP-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los contratos de licencia de uso de marcas. El uso exclusivo de Una marca. Las importaciones paralelas.
El agotamiento del derecho. Las medidas en frontera. Su procedimiento. ANÁLISIS DE LOS 'TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los contratos de licencia de uso de marcas Como en el presente caso se analiza la existencia de un contrato de licencia concedida por TOYDTA MOTORS CORPORATION a favor de TOYOSA S.A. se analizará este tema. El Artículo 162 de la Decisión 486 enuncia que: “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá ¡dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” Una de las expresignes del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión A efectos del registro, la liceficia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” “Artículo 163.- La autoridad facional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que nd|se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sabre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.” ( ) “Articulo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marcá participar en la inspección de las mercancías retenidas.
Igual derecho corresponderá al importador + exportador de las mercancias. Al realizar la inspección, la Gutoridad nacional competente dispondrá lo necesario Para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.” e 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 573-1P-2016 de la marca a otra|u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma?.
Las licencias tienenjuna función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla?, La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión| 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El instrumento en el fue se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca”. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si ho se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a tergeros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco e refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo que, al existir un tema no regulado por ta nofma andina, se debe aplicar lo que corresponda en la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable.
El Artículo 163, por|su parte, prohibe la existencia de contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad inf ustrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y práctica? comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregiorjal andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El uso exclusivo de una marca El Consultante ha olicitado la interpretación del Artículo 154 de la Decisión 486, por lo que se ánalizará el presente tema.
El Artículo 154 de a Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular Proceso 100-1P-2013. Ibidem. Ibidem. 10 2.3. 2.4, 2.5. 3.1. de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su l de terceros. E que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente-4e4 posibilidades, una positiva y otra negativa.
Por la primera se permite al titular usarla, cederja o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”?, De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.
Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta es más amplia que la faceta positiva. En lugar de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y| semejantes, y abarca, por otra parte, tanto a los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares.? Precisamente las importaciones paralelas y el principio de agotamiento del derecho conferido por una marca es uno de los límites a las facultades que posee el titular sobre su marca registrada, constituyendo por lo tanto una limitación para el ejercicio del ¡us prohibendi, cuando se ha dado la primera comercialización del producto protegido por la marca, existiendo para ello consentimiento del titular, figuras que se analizarán a continuación. Las importaciones paralelas.
El agotamiento del derecho En el proceso interno, el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones de Bolivia alegó que el caso concreto trata de un agotamiento de marca internacional, ya que la primera venta se habría dado en el extrahjero, hecho que habría sido comprobado en las Declaraciones Unidas de Importación remitidas por la Aduana Nacional de Bolivia, así como pbr los informes periciales, y se habría determinado que los vehículos TOYOTA son originales de origen japonés, tailandés y americano, por lo|que el demandante no habría demostrado que la comercialización, venta e importación de estos vehículos sea irregular, ni su origen ilícito, pof lo que corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho.
Proceso 54-1P-2000, Marta: “CERVITAN”, publicado en la G.O.A.C. N* 612, de 25 de octubre de 2000. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347. 11 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 573-1P-2016 Las importaciones paralelas La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al represe tante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.* La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y com ercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentim ento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.
Al respecto Tom s de las Heras Lorenzo'! ha manifestado que: “Las importaciones par: alelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misfna o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los produttos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas”.
No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente margados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o coh su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos [del titular original quedan agotados pues se estarian infringiendo sus dérechos de propiedad intelectual Para que opere la|figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisit Ñ a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado. b) Que el product que se importe sea original. c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial. d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido licitamente en el mercado de otrp país. e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona Gon consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.
A efectos de defirlir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo) 158 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 158.- ( ) 10 Proceso 24-1P-2005. DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. “El agotamiento del derecho de marca”. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33, 12 3.7. 3.8. 3.9. A los efectos q personas están ejercer directa decisiva con re marca, O cuand ] ambas personas Tal como lo man vinculadas econó influencia concluye derechos de la mar; las dos.
Por lo antes exp importación de un sea al titular de la r El agotamiento de El agotamiento d conferidos al titula comercialización d una vez realizada | Proceso 573-1P-2016 el párrafo precedente, se entenderá que dos conómicamente vinculadas cuando una pueda p indirectamente sobre la otra una influencia pecto a la explotación de los derechos sobre la o un tercero puede ejercer tal influencia sobre ”» ifiesta la norma antes citada, dos personas están nicamente si una ejerce directa o indirectamente nte sobre la otra en relación con la explotación de los ca o en su defecto un tercero también puede influir sobre nesto, el titular de una marca no podrá impedir la producto que sea original y que haya sido adquirido ya marca o a otra persona vinculada a este. | derecho el derecho es el limite establecido a los derechos f de una marca que le impide oponerse a la sucesiva 2 SUS productos o a obtener rédito económico por éstas a primera venta.
Los derechos del titular sobre su marca l., 2 se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene h que el titular pierd sea alterada la ma 3.10. El inciso primero d “Artículo 158. re circulación en un mercado integrado. Esto significa todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no ca, su distintividad o la calidad del bien??, el Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que: El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un rcero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese intr del registro o económicamen y los envases pducido en el comercio en cualquier país por el titular por otra persona con consentimiento del titular o ¡te vinculada a él, en particular cuando los productos y embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración oO deterioro. 3.11.
La norma antes cit. producto se ha int por un tercero con económicamente « ada dispone que el titular de una marca, una vez que su oducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, consentimiento del titular, o por una persona vinculada on él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido mbdificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen a ctos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido licitamente comercializados. 12 Proceso 35-1P-2015. 13 Proceso 573-1P-2016 3.12.
El agotamiento del ferecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los[precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que $e respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechOs de propiedad industrial. 3.13. Por lo tanto, los re Los para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca gon: a) Introducción en marca. b) Que el producta se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él. c) Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modific: | ión, alteración o deterioro. o puede bajo la figura del jus prohibendi, impedir que ialicen, ya que al ser original y no haber sufrido ración, no existe ningún tipo de infracción. i comercio de un producto protegido por un registro de 3.14.
En este sentido, u en cualquier país, terceros lo come manipulación o alt a vez que el titular de una marca introdujo su producto 3.15. De esta manera, sé deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha gonfigurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente Interpretación Prejudicial; de no ser el caso, ge estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca. las importaciones paralelas y el agotamiento del 3.16.
Es importante men ionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Jecisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descánsa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integratión andino es la promoción de la libre competencia. 3.17.
En efecto, las impartaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el[mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayorjoferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de|dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidgres.
Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios. 3.18. Ahora bien, en cast de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo free riding (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing L incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la 14 Proceso 573-IP-2016 marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralélo, lo que es ajeno al derecho de marcas. 3.19.
Resta señalar que, la figura jurídica de la importación paralela, en tanto 4.2. 4.3. 4.4, cumpla los requisitos mencionados en el párrafo 3.5 del presente apartado, no constituye un supliesto de infracción al derecho marcario, por lo que no procederían contra ella las medidas en frontera desarrolladas en el acápite siguiente. Las medidas en frontera.
Su procedimiento. En consideración a|que el SENAPI denegó la petición presentada por TOYOSA S.A. respecto de la interposición de medidas en frontera por la importación de vehiculos marca TOYOTA, corresponde referirse al tema planteado. El régimen de medidas en frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan derechos marcarios.
A diferencia de las medidas cautelares, en cuyo desarrollo la Decisión 486 establece un listado ño taxativo del tipo de medidas que se pueden adoptar, la única medida en frontera que se puede dictar es la suspensión de la respectiva operación aduanera. Por tanto, como particularidades de las medidas en frontera tenemos las siguientes: 4.4.1.
Objeto. Suspender la importación o exportación de las mercaderías que infrinjan el derecho del titular de una marca. 4.4.2. Legitimación activa. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 250 de la Decisión 486, está facultado a solicitar una medida en frontera, el titular de un ¡registro de marca en el territorio del País Miembro en que sean requeridas tales medidas. 4.4.3.
Legitimación pasiva. En el evento de que la autoridad ordene la medida de suspensión se notifica al importador o exportador quien será el llamadp a defenderse. 4.4.4, Bienes sobré los que recae la medida en frontera. Son los productos que conforman la mercadería que presuntamente infringe un derecho márcario, cuya suspensión de importación o exportación sea objeto de la medida. 4.4.5.
Vigencia. Tales medidas son temporales, pues buscan evitar la actividad aduanera. La medida en frontera puede solicitarse antes de iniciar la acción por infracción de derechos, pero no podrá exceder de diez dias hábiles sin que se dé inicio a tal acción 15 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Proceso 573-1P-2016 conducente a una decisión sobre el fondo del asunto.
De no iniciarse tal acción en el plazo señalado, la medida en frontera debe ser levantada. Sin embargo, la medida en frontera es independiente del proceso principal; y, de haber sido iniciada la acción por infracción, la autoridad | nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la sispensión aduanera. Procedimiento El Capítulo Il de la Decisión 486 regula las medidas en frontera como un medio a través del cual, el titular de una marca puede solicitar a la autoridad nacional competente, la suspensión de la operación aduanera con la finalidad de que se evite la importación o exportación de productos infractores que invaden su derecho de propiedad industrial.
La petición debe set formulada ante la autoridad nacional competente por parte del titular de la/marca y de acuerdo con el Articulo 250 de la Decisión 486, el solicitante deberá suministrar a la autoridad toda la información con una descripción pormenorizada de los productos que se intentan importar o exportar para que éstos a su vez puedan ser identificados.
La norma antes citada deja abierta dos posibilidades de acuerdo con la normativa interna dé cada País Miembro, la primera es que la medida en frontera sea tomada de oficio por la autoridad competente y la segunda es la relacionada a las condiciones y garantias aplicables a la solicitud y a la orden que dicte la autoridad. Conforme al Artícula 251 de la Decisión 486, la normativa faculta al titular de la marca a participar en la inspección de las mercancias retenidas, con la finalidad de que pueda soportar su reclamo correspondiente, el titular es quien mejor conoce Bu producto y puede, a su vez, guiar a la autoridad para la verificación de la| autenticidad o no del mismo.
Esta diligencia debe guardar el principio de confidencialidad. Analizadas las condiciones y garantias por parte de la autoridad, ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera, notificando al solicitante. El Artículo 252 de la Decisión 486 contempla que, si se ordena la medida de suspensión, se debe notificar incorporando el nombre, dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancias, indicando la cantidad de los bienes objeto de suspensión y ordenando que se notifique la suspEnsión al importador o exportador para que ejerza su derecho a la defensa.
Es recién en este mómento procesal que el importador o exportador conoce de la medida interpliesta en su contra, toda vez que debe guardarse en todo momento la confidencialidad de la actuación a realizarse, para así evitar que la impbrtación o exportación no se perfeccione y que desaparezcan las posibles pruebas de los productos infractores. 16 f Ñ Proceso 573-1P-2016 4.12.El solicitante de la medida en frontera deberá iniciar la acción principal por infracción ante la autoridad nacional competente, dentro de los diez días siguientes a la notificación y será esta autoridad quien podrá a su vez modificar, revocar 0 confirmar las medidas de suspensión ordenadas, conforme lo dispone el Artículo 254 de la Decisión 486. 4.13.Si la autoridad nacional competente determina que existió infracción, el siguiente paso es determinar qué acción tomar respecto de las mercancías que estarian infringiendo derechos de propiedad intelectual.
En este evento la norma comunitaria enunciada en su Artículo 255 determina que los productos no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero distinto salvo en los siguientes casos: a) Aquellos debidamente calificados por la autoridad nacional competente. b) Cuando exista expresa autorización del titular de la marca. 4.14.La norma antes citada, de igual manera, contempla la figura de la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las acciones que tenga el titular de la marca y por su parte del derecho de apelación ante la autoridad judicial por parte del importador o exportador. 4.15.La medida en fronfera se levanta y se procede el despacho de las mercancías conforme lo dispone el Artículo 253 de la Decisión 486 en dos casos: a) Si transcurridos diez días hábiles contados desde la notificación con la suspensión el demandante no inició la acción por infracción. b) Si la autoridad| nacional competente no hubiere prolongado la suspensión. 4.16, Finalmente, el Artículo 256 de la misma normativa, excluye de la aplicación de una medida en frontera a las pequeñas cantidades de mercancias que cumplan con los siguientes requisitos: que no tengan carácter comercial y que sean parte del equipaje personal de viajeros o sean enviados en pequeñas partidas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Inferpretación Prejudicia! para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 133/2013, la que deberá adoptarla de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de lal Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del ———— Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 17 Proceso 573-IP-2016 1d Cecilia Luisa Aytrón Quihteros MAGISTRADA ergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro A MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Ñ Le a Cu ll Y Cecilia Luisa Ayilón Quinteros < Gusta arcla Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18