oh TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 623-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00243-00 Referencia: Signo involucrado: FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5352, de 13 de diciembre de 2016, recibido el 19 de diciembre de 2016 vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00243-00; y, El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: K-SWISS INC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 623-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercer Interesado: STANTON S.A.S. Hechos relevantes El 15 de mayo de 2013, K-SWISS INC. (en adelante, K-SWISS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 25? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).
El extracto de la golicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 601 de 27 de junio de 2013. Dentro del términb legal, la sociedad STANTON S.A.S. (en adelante, STANTON) presentó oposición al considerar que el signo solicitado carece de distintividad por ser un elemento funcional y descriptivo. El 25 de octubre de 2013, mediante Resolución 62291, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO).
El 6 de diciembre de 2013, K-SWISS presentó recurso de apelación, en contra de la Resollición 62291. El 4 de diciembre; de 2014, mediante Resolución 73280 la Jefe de la División de Signós Distintivos al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 62291. Expediente 13-119554. Clase 25: Zapatos, botas y sandalias. De la revisión del expedlente no se desprende la fecha de la presentación. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 623-1P-2016 K-SWISS interpugo demanda de nulidad? y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 62291.
El 21 de septiembre de 2015, la SIC y STANTON contestaron por separado la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por K+SWISS. Mediante providencia de 8 de julio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Cómunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
Argumentos de ¡la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por K-SWISS El signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO) es susceptible de representación gráfica y es distintivo para poder registrarse como marca ya que no es una|suela de zapato usual, por el contrario, es un patrón específico que imprime distintividad suficiente para establecer el origen empresarial del producto.
El estudio realizado por la SIC no considera las características del diseño que se está solicitando, se establece como una simple suela de zapato que carece de distintividad y se convierte en un signo descriptivo respecto de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El Artículo 134 literal f) de la Decisión 486, permite el registro como marcas de la forma de los productos, mientras estas sean distintivas y susceptibles de representación gráfica, por lo que la figura de la suela de un zapato para "zapatos, botas y sandalias” es per ser no distintiva, sin embargo, en el presente caso, las figuras que incorpora la plantilla del signo solicitado lo hacen distintivo.
El diseño posee características gráficas particulares y con detalles tales como la integración de 14 circulos ubicados dentro de la estructura figurativa de la sigliiente forma: 7 circulos en el empeine y 7 círculos en el talón junto con una serie de ranuras de diferentes trazados geométricos espegíficos que acompañan la grafía interna de la marca FIGURATIVA (SUELA DE ZAPATO) para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
K-SWISS incorpora en su signo elementos distintivos que permiten la identificación del origen empresarial de su producto. De la revisión del expediénte no se desprende la fecha de la presentación de la demanda. 3.6. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 623-1P-2016 Existen precederjtes del registro de signos figurativos de suelas de zapatos con elementos distintivos, como por ejemplo el caso de REEBOK INTERNATIONAL LTDA.5 e IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD$ que cumpleh con las mismas caracteristicas que K-SWISS, en la solicitud del registro del signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO) en los cuales la SIC toncedió su registro.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC. La marca solicitada corresponde a un signo figurativo simple, la misma que ostenta el ca El signo solicitade prohibición conter El signo denegad fácter de bidimensional. carece de distintividad y se encuentra incurso en la ida en el Artículo 134 literal b) de la Decisión 486. o se compone de una parte esencial del producto que se pretende prote que el signo se distinguir. ger en el mercado, es decir, la suela del zapato, por lo compone exclusivamente del producto que intenta El consumidor que se encuentra frente al signo solicitante no podría identificar el orig (SUELA DE ZAPf gremio del calzad comercializa en e El patrón distintivq como lo requiere accionante, es de( de una serie de ca de diferenciación Los círculos y for promedio como fig fricción y evitan « producen calzado El registro de otr suelas de zapat registrabilidad se modelo de signo n empresarial del producto, el signo FIGURATIVO ATO) podría corresponder a cualquier empresario del O que represente figurativamente los productos que mercado. del signo solicitante no posee suficiente distintividad la normativa andina, el diseño alegado por el ir 7 circulos en el empeine, 7 en el talón acompañados uras diferentes trazados, no son suficiente elemento e la marca con respecto a la competencia. mas geométricas son procesadas por el consumidor uras generales de una suela de zapato que producen aídas por lo que es común que las empresas que diseñen figuras geométricas variadas en la suela. os signos figurativos relacionados con zapatos y/o > es independiente y autónomo, el examen de plantea sobre las características propias de cada por lo que el accionante no puede plantear los otros registros como precedentes.
Certificado No. 209837. Certificado No. 473795 y O, 473796 A 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 623-1P-2016 Argumentos de |la contestación a la demanda presentada por STANTON Existe falta de distintividad de la marca FIGURATIVA (SUELA DE ZAPATO) solicitada por K-SWISS incurriendo en la causal contenida en el Artículo 135 litehal b) de la Decisión 486.
La marca FIGURÁTIVA (SUELA DE ZAPATO) consiste en la suela de zapato, cuyo registro pondría en desventaja a los demás productores y comercializadores de bienes, restringiendo el comercio. El signo solicitado contiene la forma usual de la suela de zapato, presentando difefencias secundarias frente a las demás suelas que existen en el mertado.
Conceder el reglstro del signo solicitado, sería contrario a la ley y jurisprudencia, al entregársele un monopolio del uso de la forma de la suela de zapato q un solo competidor del gremio del calzado. NORMAS A SER| INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 134 de la Decisión 486” de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación dela norma solicitada limitándose la misma al literal f) de dicha disposición. De oficio se interpretará el Articulo 135 literales b) y d) de la Decisión 486% para an Mizar la distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad le un signo y la irregistrabilidad de signos que den ventaja técnica al producto, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 134.- A efettos de este régimen constiluirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos fp servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca ef ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguigntes signos: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (-J “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distirfividad; (..) d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional técnica al producto o al servicio al cual se aplican;” 5 INES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 623-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Irregistrabilidad de signos que constituyan una ventaja funcional. Irregistrabilidad He signos que constituyan la forma usual de los productos o quel consistan en la forma impuesta por la naturaleza o función del producto.
Autonomía de la pficina naciona! competente para tomar sus decisiones ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Dentro del proceso interno la SIC denegó el registro del signo solicitado al considerar que éste se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, ppr carecer de distintividad, en razón de lo cual se analizará este tera.
El registro contemiplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser ¡admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus práductos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La aptitud distintiva es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es Un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprendeh del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de|representación gráfica o de perceptibilidad.
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Proceso 623-1P-2016 De igual manera,|se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de irregistrabilidad absoluta en el Artículo 135 literal b) que hace referencia especifica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para serladmitido a registro como marca.
En consecuencia|| se debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. Irregistrabilidad de signos que constituyan una ventaja funcional El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno sé controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO) solicitado y específicamente la representación gráfica BIDIMENSIONAL de una SUELA de zapato, constituye o no una ventaja funcional.
El literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como fnarcas los signos que "consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente eh formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparan?.
Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a titulo de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funciona! de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.
Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud de! objeto para satisfacer una necesidad hurhana!?, Proceso 7-IP-2012. Ibidem. Ibidem. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3.
La razón de este Proceso 623-1P-2016 prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como invención??, La ratio legis de modelos de utilidad o a través de una patente de a norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la corresponde una Patentes o el moc En el caso en ané el contexto si el s que según su naturaleza y características sólo le protección limitada o temporal que otorga el Derecho de elo de utilidad. lisis, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en gno FIGURATIVO (SUELA DE ZAPATO) le confiere o no una ventaja funcional.
Irregistrabilidad|de signos que constituyan la forma usual de los productos o que consistan en la forma impuesta por la naturaleza o función del producto El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno $e controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO solicitado y espedgificamente la representación gráfica BIDIMENSIONAL de una SUELA de zapato, constituye o no la forma usual de un producto.
Con relación a la [causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del Artículo 135 de lal Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del product¿ o de su envase. También prohibe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos|| según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o ctiya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se prelenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se gersiguen””!.
La Normativa Corpunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de ma cas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asíinto que es objeto de esta Interpretación Prejudicial, se hará referencia a la primera clase mencionada. 12 13 14 Proceso 64-IP-2007. Ibidem. Proceso 195-IP-2007 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 623-1P-2016 Las prohibiciones]intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus caracteristicas na tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos conjtenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público.
Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder q él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva"*5. Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del Artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
Del análisis de alero causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos?S: a) Una forma usual de los productos, b) Una forma usual de sus envases, c) Una forma o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función del producto o sefvicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente, Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como|genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una formja con caracteristicas usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para c bntener y comercializar cierta clase de productos?”, 3.10.
En este sentido él profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro 15 16 17 BAYLOS CORROZA ridrmengio, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.
Proceso 122-1P-2013. Ibidem. 3.11. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. supuesto se prete empresario erija U entrar en el merca En el caso en aná Proceso 623-1P-2016 nde evitar que a través del registro de una marca un na barrera de acceso que impida a los competidores do o submercado correspondiente.”!* isis, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de qué el signo FIGURATIVO es o no la forma del producto.
Autonomía de decisiones Afirma la compañ marcas compues! necesario abord competente para En este sentido, e de Marcas signifi los signos como registrabilidad o Competentes de si se ha obtenido esto no significa registro de marca ha sido negado e en los demás Paí en el derecho de negó el registro!? Un aspecto de es el hecho que el pl Oficina Nacional interpretación de considere más ad En cualquier ever y razonable el crif Sobre el segundo de las oficinas na el examen de reg aún en el caso de ya se indicó, la At a oficina nacional competente para tomar sus a actora que la SIC ha concedido el registro de varias as por la suela de un zapato, en razón de lo cual es r el tema la autonomía de la oficina nacional tomar sus decisiones. principio de independencia de las Oficinas de Registro a que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de marcas, sin tener en consideración el análisis de irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas bs Países Miembros.
De conformidad con lo anterior, un registro de marcas en determinado País Miembro que indefectiblemente se deberá conceder dicho s en los otros países. O bien, si el registro de marcas 1 uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado es Miembros, aún en el caso de presentarse con base prioridad por haberse solicitado en el mismo País que pecial importancia en relación a este tema constituye incipio de independencia implica dejar en libertad a la Competente para que, de acuerdo a su criterio de llos hechos y de las normas, adopte la decisión que lecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. to es menester que se justifique de manera suficiente erio adelantado?, tema, la norma comunitaria estableció como atribución cionales de registro de marcas la obligación de realizar Strabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como toridad Competente en ningún caso queda eximida de 18 19 20 ACTAS DE DERECHO de Compostela.
Esp: Proceso 71-1P-2007. Proceso 181-1P-2014 INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago ¡a 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. 10 sy ASS + 4.5. 4.6. 4.7. En los términos expue deja consignada la pre: realizar el exame de que sean pres se pronunciará ac denegación del re Proceso 623-1P-2016 de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso entadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente erca de ellas, así como acerca de la concesión o de la gistro solicitado?!. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe < er autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisic que ésta debe r caso concreto, es oposiciones pre procedimiento, ¡ idénticos o simila Esta atribución nc tenga límites en s sus propias actua la obligación, en teniendo en cuen! Sobre la base del nes expedidas por la propia oficina, en el sentido de alizar el examen de registrabilidad analizando cada decir, estudiando el signo solicitado para registro, las entadas y la información recaudada para dicho dependiente de anteriores análisis sobre signos es?2, quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no u actuación y que no pueda utilizar como precedentes ciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, a los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?, principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstan fundamentar sus ias de cada caso, sin que exista la obligación de resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega?*, Corte Consultante al r: adoptarla al emitir el carrespondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tfatado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. stos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la olver el proceso interno 2015-00243-00, la que deberá La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su ado del Artículo 90 del Este: ción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo tuto del Tribunal. 21 22 23 24 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 11 Proceso 623-IP-2016 is Rafal Vergara Quintero MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación| Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros dust e) ve a a, PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicjal a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.