TRIBUNAL, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso 1 7-AP-2017 Asunto; Interpretación Prejudicial Consultante EF Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del consultante ll 2015-00145-00 Referencia | Marca involucrada Imperial Plus (denominativa) Magistrado ponente;
Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5343 del 12|de diciembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 11 de enero de 2017| mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Adminisirativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135, Artículo 136 y Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la fin de resolver el Proceso Interno 2015-00145-00; y, El Auto del 9 de marzg de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proteso Interno Demandante B Manufacturas Almofic S.A.S. Demandado: Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 7-IP-2017 Hechos relevantes El 4 de julio de 2012, la Sociedad Manufacturas Almofic S.A.S. (en P adelante, Manu la Superintende: República de Cc como marca, pa Internacional de El 31 de julio de Propiedad Indus terceros.
El 28 de febrero oficio la solicitu( resultaba confur 346796, registr: distingue produ Niza3, El 19 de marzo contra la citada El 7 de octubre Resolución 8113. El 11 de marzo) restablecimienta Mediante Auto d lo Contencioso cturas) solicitó! ante la División de Signos Distintivos de cia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la lombia, el registro del signo Imperial Plus (denominativo) ra distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Niza?. 2012, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de rial 649, sin que se presentaran oposiciones por parte de de 2013, mediante Resolución 8113, la SIC denegó de de registro antes referida por considerar que la misma dible con la marca Majestic Imperial (mixta), Certificado ada a favor de Omar de Jesús Gómez Hoyos, que tos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Marca registrada (HH MAJESTIC ) de 2013 Manufacturas interpuso recurso de apelación esolución. de 2014, mediante Resolución 60790, la SIC confirmó la de 2015, Manufacturas presentó demanda de nulidad y del derecho contra la Resolución 60790. el 11 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda.
El 26 de enero d e 2016, la SIC contestó la demanda. Expediente Administrátivo N” 12-111325. Clase 24: tejidos y p mesa, cojinería, almot Clase 24: tejidos y pri roductos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama, ropa de hadas, recuperación de fibras y excedentes textiles, lencería. uctos textiles no comprendidos en otras clases ropa de cama y mesa, 2 9) 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 7-IP-2017 Mediante providencia del 8 de julio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contenciogo Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a esté Tribunal. Argumentos de|la demanda de Manufacturas El signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad tontemplada en la Decisión 486; en ese sentido, es susceptible de registro.
Entre su signo Imperial Plus y la marca Majestic Imperial no existe riesgo de confusión. La SIC ha realizado el estudio sin cumplir con los parámetros del cotejo marcario. El término "Imperial" es de uso común; por lo que, no puede ser otorgado a favor de un solo titular. Argumentos de|la contestación de la SIC. Del análisis de registrabilidad realizado se verificó que el signo solicitado por la demandante reproducía parcialmente la estructura gramatical de la marca previamente registrada sin que la inclusión de la palabra "Plus" pudiera permitir establecer una diferenciación entre los signos. La coincidencia fonética entre "IMPERIAL PLUS" y "MAJESTIC IMPERIAL" podría derivar en una confusión entre los consumidores puesto que estos podrían creer que ambos comparten un mismo origen empresarial.
Los canales de distribución correspondientes a los productos distinguidos con ambos signos podrían coincidir. Como bien se siustentó en los actos administrativos objeto de demanda, entre los signos cotejados se destacan términos similares donde el elemento principal es la similitud fonética entre los dos signos "IMPERIAL"; porjello, la existencia de riesgo de confusión es notoria.
Las resoluciones emitidas se encuentran ajustadas a la normativa aplicable, razón por la cual, las pretensiones de la demandante deben ser denegadas. Proceso 7-1P-2017 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, Literal b) del Artículo 135, Artículo 136 y Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaí, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efebtos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos Q servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de reprabentación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en flingún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marías, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, fíguras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudps; c) los sonidos y los ofores; d) las letras y los núnjeros; e) un color delimitada por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los probluctos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinakión de los signos o medios indicados en los apartados anteriores, Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) Carezcan de distinfividad;
(---) Artículo 136.- No púdrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o 3p asernejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso dp la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se apemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias sulluso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; ej consistan en un que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o persopas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seuflónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por ellisector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite ellconsentimianto de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el hombro de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, llas palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicihs o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cullura o práctica, salvo la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento B. de y. h) constituyan una leproducción, imitación, traducción, translileración o transcripción, total o parcial, de un sigho distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de cáusar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus 4 Proceso 7-1P-2017 No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se disolte el concepto de marca, ni la interpretación del Literal b) del Artículo 135, ya que tampoco se discute la falta de distintividad del signo solicitado.
Asimismo, no corresponde la interpretación del Artículo 150, ello en viftud de que la oportunidad en la que la autoridad competente debk realizar el examen de registrabilidad no es materia controvertida. Sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toa vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado por riesgo de confusión con una marca registrada a favor de un tercero. De oficio se intefpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 4865, por ser pertinente para el caso, toda vez que la demandante alegó que la marca registrada con base en la cual le denegaron el registro del signo solicitado se encontraría conformada por una partícula de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad fe signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos, Comparación enfre signos denominativos compuestos y mixtos. Signos conformádos por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. Conexión compétitiva entre productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de|Niza. productos o servitios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva ote su valor comercial o publicitario.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficing nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen prissentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concgsión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Decisión 486 de la Cpmisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusifamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicib de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(JS 5 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE L Irregistrabilidad Proceso 7-1P-2017 )S TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión direfta, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, cor para realizar el En vista de quel ceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas otejo de signos en el proceso interno se discute si el signo solicitado IMPERIAL PLU$ (denominativo) es confundible o no con la marca registrada MAJESTIC IMPERIAL (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 1 Andina, concreta 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad mente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 13| uso en el dj 5.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo omercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cu: a) o servi asocia (..J” Como se despre! sea idéntico o si por un tercero, pi Los signos no si riesgo de confu El riesgo riesgo de cg consumidor|: ndo: idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada istro o registrada por un tercero, para los mismos productos los, o para productos o servicios respecto de los cuales el la marca pueda causar un riesgo de confusión o de ión; de de esta disposición, no es registrable un signo que ilar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad rque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. n distintivos extrinsecamente cuando puedan generar ón (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el Oo” al o confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, fusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el | adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cui determinado empresarial b) El riesgo consumidor, empresarial dicho produ relación o vi ando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen diferente al que realmente posee. e asociación, consiste en la posibilidad de que el aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen del producto, al adquirirlo piense que el productor de sto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una hculación económica.
Ver Interpretaciones Pr 466-IP-2015 y 473-1P-2 judiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 115 del 10 de junio de 2016. 6 «Y Proceso 7-1P-2017 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, paral luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directb o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuepta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:” 1.4. a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Lá determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices Q terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, e] número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes dé los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor gradó a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/g valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe ahalizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gjáfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comppración se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, sg debe analizar un signo y después el otro. No es procedente | realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente lobservará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis [comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem, Ibidem.
Proceso 7-1P-2017 d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de produgtos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consufhidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser ahalizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grato de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferenicien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del próducto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se prestaj| el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 24, es importante que se establezca el nivel o| grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de protluctos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellós adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funciorjales oO prácticas, como los dirigidos a ciertos profesibnales especializados, el criterio del consumidor especializado debe «ser el soporte del análisis de confunpibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija (del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.2 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos er conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en/riesgo de confusión y/o de asociación. y A, 9 Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 8 ad íd 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3.
Sin embargo, únicamente en la pues el análisis necesarios, inclu conflicto. En conclusión, e o no confusión ré pautas antes des Comparación en Como la contro solicitado IMPE MAJESTIC IMPI comparación ent un elemento den uno gráfico, por € Si bien el elemen mixtos, dado que puede suceder q ya sea que, por causar un may particularidades € En consecuencia mixtos, se debe € prevalece y tien denominativo o el Si al realizé predomina lugar a la a) Proceso 7-1P-2017 o sería suficiente basar la posible confundibilidad s similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, debe comprender todos los aspectos que sean dos sobre los productos amparados por los signos en el caso materia de análisis se deberá verificar si existe specto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas y arrolladas. itre signos denominativos compuestos y mixtos ersia radica en la presunta confusión entre el signo ¡AL PLUS (denominativo) y la marca registrada RIAL (mixta), es necesario que se verifique la e ambos teniendo en cuenta que están conformados por ominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y | otro. o denominativo suele ser el preponderante en los signos las palabras impactan más en la mente del consumidor, ye el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, su tamaño, color, diseño u otras características, puedan or impacto en el consumidor, de acuerdo con las e cada caso. 10 al realizar la comparación entre signos denominativos y onstatar que se haya identificado, cuál de los elementos 2 mayor influencia en la mente del consumidor, si el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: r la comparación se determina que en el signo mixto el elemento gráfico frente al denominativo, no habría confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamerjte en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea confusión. b) Si en el sig realizarse el cotejo de si (i) Se de desco tener o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de no mixto predomina el elemento denominativo, deberá cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el nos denominativos:?! e analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin poner su unidad fonética.
Sin embargo, es importante en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que Ver Interpretación Prej Ibidem. dicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 2.4. 2.5. Proceso 7-1P-2017 poseeh una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercafjo.
(ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encueptran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fúerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o dedos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 12 Como el elementp denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras*3, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:1* a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor| b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en| la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor| Ibidem, Dentro de los signos dénominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de des o más palabras.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-JP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. Proceso 7-IP-2017 d) Analizar silla palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos £ servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad [del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras généricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el [grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca [notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra qué compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, ales el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia [con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar [que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación quel pudiera existir entre el signo IMPERIAL PLUS (denominativo) y|la marca registrada MAJESTIC IMPERIAL (mixta).
Para su análisis,|¡se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciádora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es perci pido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra due genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos conformados por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil La demandante ihdicó que el término "Imperial" que contiene parte de la marca registrada[es de uso común; por lo que, dicha denominación no es de uso exclusivo] de un titular.
En ese sentido, resulta pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos. El Literal g) del [Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 11 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. exclusivamente partículas de ust Si bien la Ds registro.
En este Proceso 7-1P-2017 transcrita prohíbe el registro de signos conformados or designaciones comunes o usuales, las palabras o común al estar combinadas con otras pueden generar último caso, el titular de dicha marca no puede impedir signos En e lim distintivos, por lo que se puede proceder a su que las expres empresarios. Ellc limitada de opos deben excluir del No obstante, si la el signo de tal m debe hacer el « elementos, bajo distintividad débi conjunto, la perd nes de uso común sean utilizadas por los otros significa que su marca es débil porque tiene una fuerza ción, ya que las partículas genéricas o de uso común se cotejo de la marca.15 exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir nera que resultara imposible hacer una comparación, se btejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos la premisa que el signo opositor tendría un grado de en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su epción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.16 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 24 de la ( establecer su c; excluyendo los impedirá el regist se halle provist suficiente.
Conexión com Clasificación Int La SIC indicó productos distind IMPERIAL" podr; presente tema. Se debe tomar e misma clase no similitud entre lo: indica expresame 486.*? lasificación Internacional de Niza, para de esta manera arácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo lementos de uso común, siendo que su presencia no ro de la denominación en caso que el conjunto del signo o de otros elementos que lo doten de distintividad petitiva entre productos de la Clase 24 de la ernacional de Niza de los canales de distribución correspondientes a los luidos con los signos "IMPERIAL PLUS" y "MAJESTIC an coincidir.
En ese sentido, corresponde analizar el cuenta que la inclusión de productos o servicios en una es determinante para efectos de establecer si existe productos o servicios objeto de análisis, tal y como se nte en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión De modo referencial, 23 de junio de 2016, De modo referencial, y er Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 536-1P-2015, de fecha r Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12.
Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina 12 4.3. 4.4. Proceso 7-1P-2017 Es por ello qué se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, añalizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma ske pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es [decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos o sejvicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de [varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clasés distintas tampoco prueba que sean diferentes.18 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado dé sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios;
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión regultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este pódria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor! de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor] puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos stistitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto o servicio gehera la necesidad de consumir otro, pues este es “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establárida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clagificación Internacional referida en el párrafo anterior_no determinarán la similitud ni la disimilitug de los luctos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado)! Ver Interpretación Prefydicial recaída en el Proceso 691-1P-2015 del 25 de julio de 2016. 13 Proceso 7-1P-2017 complementario del primero. Así, el uso de un producto o servicio supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entfe productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complemenfla con el cepillo dental. Un ejemplo de complemenfariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión] de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disímiles, aunque peftenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterips considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión] competitiva. Así, por ejemplo, dos productos o servicios pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no| son los productores del otro, no habrá conexión competitiva | entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva., Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) Y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario fptativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los servicios o productos se dirigen a destinatarios diferentes, cómo regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o Servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la 14 Proceso 7-1P-2017 concurrencia de yarios de ellos en función a que un consumidor razonable podría consideraf que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2015-00145-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratádo de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordantia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interprefación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adópción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estátuto del Tribunal. Cecilia Luísa Ayilón Quinteros MAGISTRADA Vl an Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO / 4 | / Herná Jl Zambrano —— Y Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Arfículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretaciór) Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 15 Proceso 7-1P-2017 b “e el t mE.
Cecilia Luisa Ayllón Qlinteros PRESIDENTA; Notifíquese a la Corte|consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16