TRIBUNAL|DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno dei Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 89-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 4806-2012-0-1801-JR-CA-11 Acción por infracción de diseño industrial “"COMPACTADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 4806-2012-S-5eSECA-CSJLI-PJ de fecha 27 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 4806- 2012-0-1801-JR-CA-11.

El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno: Demandante: Jorge Rodolfo Wong Gutiérrez 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 89-1P-2017 Juan Rodolfo Wong Perone Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: Eduardo Alberto Heinrich Del Valle Ramos Hechos relevantes El 18 de febrero de 2010, Eduardo Alberto Heinrich Del Valle Ramos (en adelante, Eduardo Heinrich) formuló ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) de la República del Perú, denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra Jorge Rodolfo Wong Gutiérrez (en adelante, Jorge Wong) y Juan Rodolfo Wong Perone (en adelante, Juan Wong)!, por el uso, fabricación, distribución y comercialización no autorizados de productos con caracteristicas de forma que reproducirian la apariencia protegida por el registro del siguiente diseño industrial de su titularidad: | DISEÑO INDÚSTRIAL DENOMINACIÓN [ CLASIFICACIÓN | TÍTULO COMPACTADORA DE RESIDUOS 12-08 2337 SÓLIDOS URBANOS ll DISEÑO UTILIZADO El 12 de abril de 2010, Jorge y Juan Wong absolvieron el traslado de la acción. | El 20 de abril de 2010, mediante Resolución 4 la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi requirió a Jorge y Juan Wong que Expediente administrativo 105-2010/DIN. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 89-1P-2017 cumplan con presentar diversa información referente al caso (fotografías, canales de comercialización, etc.) El 17 de agosto de 2010, mediante Resolución 64-2010/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas tecnologías del Indecopi resolvió lo siguiente: - Declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta contra Jorge y Juan Wong, prohibiéndoles la fabricación, | ofrecimiento, introducción al mercado y uso de las compactadoras de residuos sólidos y de todo aquel producto que incorpore o reproduzca la apariencia amparada por el diseño industrial con Título N? 2337 inscrito a favor de Eduardo Heinrich. - Sancionó a Juan Wong con una multa de 17 UIT y a Jorge Wong con una multa de 10 UIT. - Sancionó a Jorge y Juan Wong con una multa de 1 UIT a cada uno, por atender de forma extemporánea el mandato de la Resolución 4 de fecha 20 de'abril de 2010.

El 31 de agosto de 2010, Jorge Wong formuló recurso de apelación contra la Resolución 64-2010/CIN-INDECOPI del 17 de agosto de 2010, el cual fue concedido mediante proveido de fecha 2 de septiembre de 2010. El 2 de septiembre de 2010, Juan Wong formulé recurso de apelación contra la Resolución 64-2010/CIN-ANDECOP! del 17 de agosto de 2010, el cual no fue admitido por extemporáneo mediante Resolución 16 del 3 de septiembre de 2010.

El 15 de septiembre de 2010, Juan Wong solicitó la nulidad de la Resolución 16 del 3 de septiembre de 2010, el cual fue encauzado bajo recurso de apelación mediarjtte Resolución 7 del 20 de septiembre de 2010. El 2 de mayo de 2012, mediante Resolución 0710-2012/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi señaló lo siguiente: - Respecto al recurso de apelación interpuesto por Jorge Wong: confirmó la Resolución ¡64-2010/CIN-INDECOPI. - Respecto al recurso de apelación interpuesto por Juan Wong: confirmó la Resolución 16 del 3 de septiembre de 2010 que declaró extemporáned el recurso de apelación interpuesto por Juan Wong y, por tanto, dejó firme y consentida la Resolución 64-2010/CIN-INDECOPI.

El 20 de julio de 2012, Jorge Wong presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 0710-2012/TPI-INDECOPI del 2 de mayo de 2012. Proceso 89-1P-2017 2.10. El 4 de octubre de 2012, el Indecopi presentó escrito de contestación de la demanda. 2.11.El 24 de julio de 2013, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior|de Justicia de Lima emitió la Resolución Tres integrando en calidad de lifisconsorte necesario pasivo a Eduardo Henrich; y en condición de litisconsorte activo necesario a Juan Wong.? 2.12.El 10 de junio de 2016, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia declarando infundada la demanda presentada por Jorge Wong. 2.13, El 22 de junio de 2016, Jorge Wong apeló la sentencia. 2.14.

El 24 de junio de 2016, Juan Wong apeló la sentencia. 2.15.El 6 de octubre de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de|la demanda contencioso administrativa presentada por Jorge Wong En cuanto al recurso de apelación presentado por Juan Wong, que fue declarado extemporáneo, señaló que la Resolución 64-2010/CIN- INDECOP! de fecha 17 de agosto de 2010 fue notificada el 25 de agosto de 2010 y desde esa fecha se contabilizaría el término legal, por lo cual el plazo para apelar vencía el 2 de septiembre de 2010.

En el procedimiento administrativo se ha demostrado que no ha fabricado ninguna compactadora, por cuanto no se dedica a dicha actividad y mediante las resoluciones cuestionadas judicialmente se determina dicha prohibición lo cual excede el petitorio. Se debe tener en cuenta que para poder fabricar una compactadora igual a la registrada se tienen que tener los planos respectivos; sin embargo, los planos fueron robados el 27 de enero de 2009, tal como consta en la denuncia formulada el 28 de enero de 2009 por la representante legal de Incmena S.A. Asimismo, el robo habría sido efectuado el mismo día en que el empleado de Incmena S.A., Eduardo Heinrich, solicitó el registro del diseño registrada, lo cual resulta extraño. Dicha información se desprende de la lectura de la sentencia de fecha 10 de junio de 2016 emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespectalidad en Temas de Mercado ¡de la Corte Superior de Justicia de Lima. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 89-1P-2017 En la resolución cuestionada se imponen sanciones y prohibiciones sustentados en uha prueba de fecha 30 de marzo de 2006, la misma que es anterior a la fecha de registro del diseño. No se le habría dado mérito a varias de las pruebas que presentó con las que demostraría las diferencias entre el modelo Wong y las compactadoras que fabrica Incmena S.A., pese a ello le imponen sanciones, considerando como irregular ell haber comprado tres compactadoras que luego fueron comercializadas a distintas municipalidades mediante licitaciones públicas con arreglo a Ley: La resolución en cuestión se ampara en un informe técnico que no tiene fecha de emisión y que no le fue notificado a fin de efectuar las observaciones pertinentes en ejercicio de su legítimo derecho de defensa.

Existiría contradicción en la resolución dado que, por un lado, se precisa que lo que se protege en un diseño es la particular apariencia del mismo y, por otro, de las pruebas aportadas vía administrativa se demuestra que los diseños no son idénticos en la apariencia exterior de las compactadoras. En el informe técnico en el que se basa la Comisión al emitir su resolución, se indica que las diferencias encontradas constituyen incorporaciones que no varian las caracteristicas ornamentales esenciales protegidas por el diseño registrado, lo cual es incorrecto dado que si varian ampliamente y son distintos, con lo cual se evidenciaría que no existe imparcialidad en el informe En el procedimiento administrativo se ha demostrado que el diseño registrado no es huevo y la Comisión del Indecopi se ha negado a aplicar el Artículo 132 de la Decisión 486.

Argumentos de la contestación presentada por el Indecopi Los diseños confrontados presentan únicamente diferencias secundarias que son incapaces de variar la impresión general de los diseños en el público consumidor. Además, la diferencia referida al techo corresponde a una característica técnica funcional que no es protegida por el diseño industrial, que solo otorga protección a aspectos ornamentales.

Respecto a queno se habría efectuado una debida valoración de los medios probatorips, se aprecia que el diseño con el que se comparó el diseño registrado es el proporcionado por los denunciados. Además, el plano isométrico que presentaron sí fue evaluado por la Sala pero no fue capaz de desvirtuar las semejanzas existentes entre los diseños.

No corresponde ¡analizar en el presente proceso la supuesta nulidad del diseño industrial registrado, debido a que ese extremo no fue materia de 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 89-1P-2017 apelación y el procedimiento administrativo versaba sobre infracción a los derechos de propiedad industrial. El ordenamiento legal no establece la obligación de notificar los informes técnicos que se emitan en un procedimiento de infracción a los derechos de propiedad industrial, por lo que su falta de notificación no constituye causal de nulidad.

El cuestionamierjto de la parte demandante se limita al informe técnico emitido en primera instancia y no abarca las consideraciones técnicas analizadas en segunda instancia, las que han sido valoradas al momento de emitir la resolución impugnada judicialmente. El demandante no cumplió con atender el requerimiento de información a tiempo y tampoco justificó dicho incumplimiento a fin de no ser sancionado.

El recurso de apelación presentado por Juan Wong debe ser rechazado al haber sido presentado fuera del plazo legal. Sentencia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima Respecto a la nulidad de la notificación de la Resolución 16 del 3 de septiembre de 2010, el Organo Jurisdiccional se encuentra en la imposibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo en relación a este extremo, al observarse que en la impugnación de la Resolución 16 permanece ausente una de las condiciones de la acción, como es la legitimidad para lobrar, motivo por el cual corresponde desestimar lo alegado sobre el particular.

Respecto a la determinación del hecho ilícito, del análisis conjunto y razonado de los| medios de prueba actuado no se permite establecer certeza probatoria respecto a lo alegado en la demanda pues las conclusiones téchicas en las cuales se basó la Resolución 710-2012/TPI- INDECOPI no han sido suficientemente desvirtuadas. En ese sentido, no se han desmerecido en modo alguno los derechos conferidos al titular en virtud del Artícula 129 de la Decisión 486.

En relación a la aplicación del Artículo 132 de la Decisión 486, el mismo faculta a la Oficiha Nacional a evaluar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de un registro de diseño comercial; no obstante, ello no impide que deban plantearse en modo y forma adecuados. Respecto a la presunta falta de notificación del informe Técnico CGO-019- 2010, la notificación conjunta del informe y la resolución de Primera Instancia administrativa no podría considerarse lesiva de derecho pues únicamente tiene como finalidad emitir un pronunciamiento en relación a lo 5.5. 5.6. 6.2. 6.3.

Proceso 89-1P-2017 alegado en las etapas de postulación y contradicción, para lo cual las partes tienen la carga de incorporar al procedimiento todos los elementos que resulten necesarios para sustentar sus afirmaciones. Asimismo, el acto que contiene los efectos jurídicos para el administrado es la resolución y no el informe técnico en sí mismo; en consecuencia, al recaer la garantía del derecho de defensa sustancialmente sobre la resolución, corresponde desestimar lo alegado sobre el particular.

En relación a la sanción impuesta respecto al requerimiento de información, no se advierte que el recurrente justifique el cumplimiento extemporáneo y, asimismo, sobre la ausencia de disposición normativa, se considera que corresponde a una potestad discrecional de la autoridad administrativa que no lesiona los derechos de los administrados ya que los mismos se encuentran en la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo; sin embargo, no se observa una conducta diligente en el recurrente, motivo por el cual no se puede concluir que exista un vicio de nulidad en el acto impugnado.

En virtud de lo expuesto y de las pruebas actuadas se determina que el Indecopi emitió la Resolución 710-2012/TPIINDECOPI, sin incurrir en causal de nulidad y sin vulnerar el principio de legalidad y demás conexos que rigen el procedimiento administrativo; en tal sentido, la demanda no es amparable en ningún extremo. Argumentos de la apelación de sentencia presentada por Jorge Wong.

Respecto a la nulidad de la notificación de la Resolución 16, señaló que tiene legitimidad ¡para obrar pues la discusión de la validez del acto administrativo contenido en la Resolución 16 afecta la validez de la Resolución 64-2010/CIN-INDECOPI, la cual tendría relevancia sobre su situación pues de haberse aceptado la impugnación de Juan Wong no hubiese quedado) firme la mencionada resolución. Respecto a la determinación del hecho ilícito, indicó que ya se ha determinado que existen diferencias entre los diseños pero subjetivamente se señalan que estas serían secundarias, cuando él habría demostrado que esas diferencias asi sean por un tema funcional, son reales y plenamente diferenciadas.

Además, agregó que el diseño industrial tiene una duración de 10 años, contádos desde la fecha de solicitud. En el presente caso, las compactadoras de residuos sólidos Wong han sido fabricadas y comercializadas en el mercado con anterioridad a la inscripción del Título N* 2337. En relación a la presunta falta de notificación del informe técnico, señaló que de haber tenido conocimiento del mencionado informe con anterioridad habría podido realizar más actuaciones que permitan a la autoridad administrativa tener mayor o mejor certeza de los hechos; asimismo, el plazo de 5 días hábiles que se le otorgó para apelar fue ilegal e insuficiente 6.4. 6.5. 7.2.

Proceso 89-1P-2017 para subsanar las observaciones del informe, atentando contra su derecho al debido proceso. En relación a la sanción impuesta por el requerimiento de información, indicó que si es| potestad de la autoridad administrativa la facultad de sancionar, pues solicita igualdad de trato y que haga lo propio la autoridad aplicando el Artículo 132 del Decreto Legislativo N* 1075 o, caso contrario, declare la nulidad de los actos administrativos emitidos prescindiendo del citado dispositivo legal.

Reiteró que la Resolución 710-2012/TPI-INDECOPI sería nula y, consecuentemente nulos todos los actos administrativos anteriores amparados bajo dicha resolución. Asimismo, quedaría establecido que el demandante no habría incurrido en las infracciones señalas en los actos administrativos que tendrian calidad de nulos. Argumentos de la apelación de sentencia presentada por Juan Wong En la sentencia judicial se le integró al proceso como litisconsorte necesario activo; sin embargo, el Organo Jurisdiccional omitió pronunciarse respecto su relación procesal válida, en virtud del cual se encontraba obligado a pronunciarse respecto a la nulidad de la Resolución 16.

En relación a laj determinación del hecho ilícito, a la presunta falta de notificación del informe técnico y a la sanción impuesta por el requerimiento de información, reiteró lo señalado por Jorge Wong en su escrito de apelación de sentencia. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.

Procede la interpretación de dicho artículo, toda vez que es materia de la controversia. De oficio se interpretará el Artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el mismo que resulta correspondiente al caso, ya que está referido al diseño industrial. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 129.-El registro de un diseño industrial conferirá a su litular el derecho a excluir a terceros de la explotación del qorrespondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier, tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a Ésta.” Decisión 486 de la Camisión de la Comunidad Andina.- 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 89-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial.

Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. Pregunta formulada por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que en el proceso interno Eduardo Heinrich interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Jorge y Juan Wong sobre la base del diseño industrial registrado a su favor bajo Título N* 2337.

El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo _113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular del un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación) de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o malerial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos eh el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.5 "Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulle de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-1P-2005, publicado en la G.O.A.C. N* 1235 de 23 de agosto de 2005. 1.4. 4.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 89-1P-2017 En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que|la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.

En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.S Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que ell diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.” Efectos del registro De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.8 Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro je otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 135-1P-2007, publicado en la G.O.A.C, N*, 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los Procesos 150-1P-2011, 122-1P-2012, 140-1P-2013, entre otros. Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 821 del 1 de agosto de 200%. 10 Proceso 89-1P-2017 En tal virtud, ¡el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio] o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre lá base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se Hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)? en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comuhes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (1) (ii) (iii) (iv) Finalidad estética (apariencia especial).

La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.?0 Visibilidad.

Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. Recae sobre aspectos no técnicos. Las caracteristicas exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.

Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.

Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modélos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002. Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-1P-2005 de 6 de julio de 2005. 1 Proceso 89-1P-2017 1.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento.

Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.!' 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias En el proceso interno se discute si las diferencias entre el diseño registrado y el diseño utilizado son secundarias o sustanciales, por lo cual corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales. Como bien hemos señalado el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecha de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en sli apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 12 Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más Ver Interpretación Prejtidicial recaída en el Proceso 382-1P-2015, de fecha 7 de julio de 2015. Ibidem. 12 2.5. 2.6. 3.1. Proceso 89-1P-2017 atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales13, Una vez que se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe exaluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. c) Silos diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.

En el caso materia de análisis la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, material de la acción de infracción, en virtud de lo cual, le corresponde a la autoridad determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias, de lo cual dependerá si se cometió infracción o no. Pregunta formulada por la Sala consultante Antes de dar una fespuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcante de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad|Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

Según lo establecido en el Artículo 129 de la Decisión 486 ¿Cómo debe interpretarse lo lreferido a “diferencias secundarias con respecto al diseño protegid La respuesta ha Interpretación Prej Ver a modo referencial] la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005. 13 Proceso 89-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 4806-2012-0-1801-JR-CA-11, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Jo Cecilia ¡9! Ayión Gulnteros ís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA A Hernán e Zamb; > Ñ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

U - Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Ed hal PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14