TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2017 Proceso: 61-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00406 Referencia: Signos involucrados: XPERIA (denominativo) y EXPERIAN (mixto y denominativo).
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El oficio 0350, de 3 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00406; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 61-1P-2016 Hechos Relevantes El 12 de julio del 2012, SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB. (en adelante, SONY MOBILE) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) de la República de Colombia, el registro como marca del sign XPERIA (denominativo)! para identificar productos comprendidos er] la Clase 9? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional e adelante Clasific: roductos y Servicios para el Registro de Marcas (en ción Internacional de Niza).
El 31 de octubre| del 2012, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 655, bajo número de publicación 953. El 23 de noviem (en adelante, E ore de 2012, EXPERIAN STRATEGIC SOLUTIONS S.A. XPERIAN STRATEGIC), presentó oposición a la solicitud de registro de la marca XPERIA (denominativa), con base a las marcas registradas EXPERIAN (mixta? y EXPERIAN (denominativa)* pertenecientes alla Clase 9% de la Clasificación Internacional de Niza, aseverando que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la¡ Comunidad Andina.
MARC. A MIXTA MARCA DENOMINATIVA si. Experian EXPERIAN El 31 de mayo del 2013, mediante Resolución 34825, la SIC, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo XPERIA (denominativo). Expediente 12-116947 Clase 9: teléfonos móvile! 5; teléfonos inteligentes; tabletas digitales o electrónicas para la grabación. transmisión, procesamiento y reprodueción de sonido, imágenes o datos; asistentes digitales personales (pdas); dispositivos digitales electrónicos portátiles y de mano para la grabación, transmisión, procesamiento y reproducción de sonido, imágenes o dat software de aplicaciones] Js; accesorios para todos los dispositivos anteriores excluyendo teléfonos móviles; de computador para todos los dispositivos anteriores excluyendo teléfonos móviles; accesorios para teléfonos móviles; software de aplicaciones de computador para teléfonos móviles.
Certificado: 443864. Certificado: 267261. Clase 9: aparatos e inst pesar, de medida, de se: para la conducción, distri para el registro, transmi. acústicos; distribuidores calculadoras, equipos p: mentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de lalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos ución, transformación, acumulación, regulación o control de ta electricidad; aparatos ón, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos utomáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 61-1P-2016 El 25 de julio del 2014, SONY MOBILE, presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 34825; el cual fue resuelto mediante Resolución 74627 de 5 de diciembre de 2013 confirmando la decisión inicial. SONY MOBILE ¡presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derechof en o de las Resoluciones 34825 y 74627. El 19 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por SONY MOBILE, en contra de las Resoluciones 34825 y 74627, proferidas por la SIC.
El 21 de abril del 2015, la SIC, dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimienta|del Derecho interpuesta por SONY MOBILE. Mediante auto de 20 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por SONY MOBILE “( ) La marca XPERIA (Nominativa) es distintiva.” “( ) los signos XPERIA y EXPERIÍAN coexisten y han coexistido de forma pacífica en diferentes países tan es así, que como bien puede verificarlo el Despacho con los documentos aportados las marcas XPERÍA y EXPERIAN poseen registros tanto en la Unión Europea, Corea, Nueva Zelanda, India, Singapur, Taiwan, Austria, Reino Unido, Turquía, Hong Kong, México, Canadá, Estados, Unidos, Argentina y Perú entre otros.” “( ) existe una clara omisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al no|estudiar ni mucho menos pronunciarse en relación con la totalidad de los argumentos expuestos dentro de nuestro recurso.
( ) no hizo un estudio en conjunto y por ende global de los presupuestos tanto de hecho como probatorios obrantes dentro del expediente, pues si lo hubiera hecho habría encontrado que existía una prueba indiciaria de la distintividad de la marca e ” “( ) la marca soficitada se encuentra limitada y absolutamente restringida a un tipo muy específico de productos de la clase 9 internacional, como lo son teléfonos móviles, smart phones, tabletas y accesorios para los mismos, de acuerdo con lo anterior es claro, que estos productos se encuentran estrechamente vinculados y restringido su uso como medio de comunicación, Obtención de información, soporte acceso a redes, Revisado el expediente interno no se puede constatar la fecha de presentación de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Proceso 61-1P-2016 especialmente redes sociales, por lo cual, obviamente estos productos tienen una funcióh, estructura y finalidad muy específica.” “( ) a pesar de que en ambos casos se trata de productos de la clase 9 internacional, cada uno de ellos está dirigido a un tipo de consumidor determinado, por fo cual no coincidirán en los medios de publicidad, canales de comercialización, no compartirán la misma finalidad, no serán intercambiables y tendrán un tipo de consumidor diferente.” “( ) mi poderdante la sociedad SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB., es titular en Colombia del registro de la marca EXPERIA NEO (Nominativa) Certificado No. 1448642 para identificar productos de la clase 9 internacional, tales como “Teléfonos móviles y accesorios para teléfonos ”. móviles”.
“( ) mi cliente ha solicitado la expresión EXPERIA, la cual, a todas luces corresponde a uha derivación de su signo EXPERIA NEO, teniendo en cuenta que coma|ya se manifestó la expresión NEO es una palara de uso común y por tanto inapropiable.” Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la SIC “( ) no cabe duda de la existencia de una conexión competitiva entre los productos distinguidos por la marca EXPERIAN previamente registrada, y los productos y servicios que pretende distinguir en el mercado la marca solicitada XPERIA.” “( ) los productos que se pretenden distinguir con ambos signos están llamados a satisfacer las mismas necesidades del consumidor, el cual, dada la naturaleza y característica de los productos, resulta ser un consumidor no especializado en los productos que busca en el mercado, por lo que aquel puede confundirse fácilmente entre uno y otro.” “( ) igualmente |que los productos distinguidos por la marca registrada EXPERIA comparten los mismos canales de publicidad y de comercialización, y por lo tanto la conectividad competitiva, resulta a todas luces evidente.
La conexión competitiva existente genera un riesgo de confusión para el consumidor, toda vez que este pensaría que los productos distinguidos por el signo EXPERIAN tienen el mismo origen empresarial que los a distinguir por el signo EXPERIA.” “( ) la marca EXPERIA carece de distintividad, por cuanto no tienen la capacidad de distinguirse de otros signos presentes en el mercado, como lo es la marca EXPERIAN previamente registrada.” aA0N 1.1. 1.2.
Proceso 61-1P-2016 NORMAS A SER|IINTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpreta únicamente el Artículo 136 Literal a)? por ser precedente. Respecto al Artículo 135 Literal b) no procede su interpretación al no estar en controversia la falta de distintividad intrínseca de los signos en conflicto.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca derivada. Coexistencia pacífica de marcas de una misma clasificación internacional.
Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad| de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno consta que SONY MOBILE, presentó la solicitud de registro como marca del signo XPERIA (denominativo), el cual, tal como se argumenta por párte de EXPERIAN STRATEGIC, es confundible con sus marcas registradas EXPERIAN (mixta) y EXPERIAN (denominativa).
En ese sentido, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitid, riesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas. En consecuencia; es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derechb de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asémejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o regístrada por un tercero, para los mismos productds o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 61-1P-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales elluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación; Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque len dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) Elriesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor|al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos [puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces q terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en Procesos 691-1P-2015 da fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016.
Ibidem. 1.7. b) d) Proceso 61-1P-2016 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica; Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta lalsecuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptuallo ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de lbs signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al praceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:1% a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman él conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un lanálisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis ¡comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de|confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado par el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace 10 tbidem. 1.8. 2.1. 2.2.
Proceso 61-IP-2016 que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Si bien se áfirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación! de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, ¡que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso|¡de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que |piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería!?.
Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en] cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los servicios amparados con el signo XPERIA (denominativa) y EXPERIAN — (mixta) EXPERIAN (denominativa).
Comparación entre signos denominativos y mixtos El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, XPERIA (denominativo), solicitado por SONY MOBILE, y las marcas | EXPERIAN (mixta) y EXPERIAN (denominativa), pertenecientes a[|EXPERIAN STRATEGIC, sobre la base de las cuales se denegó el registro solicitado.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados porlun elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y Uno gráfico, por el otro. Los signos denominativos están representados pbr una o más palabras legibles, dotadas o no de un Proceso 9-1P-2001 del 2% de abril de 2001. 2.3. 2.4, Proceso 61-1P-2016 significado conceptual.
Los signos mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uho figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado quellas palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso1?, En consecuencia|| una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, $e deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.4.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, En principio no habría riesgo de confusión?3; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.4.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en cepto que evocan. colores: si el signo solicitado reivindica colores íficos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que éste elemento podría generar capacidad de diferenciación del 2.4.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos petintivos, El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*5 Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. Proceso 129-1P-2015, de [PO de julio de 2015, p. 10. Proceso 81-1P-2015 de 2f de julio de 2015, pp. 10-11.
Procesos 1-1P-2005 de 9 kle marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 61-1P-2016 2.4.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciad ora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos alcomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica ollmuy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.4.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que s| se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 2.4.3.4.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos XPERIA (denominativa) y EXPERIAN (mixta), EXPERIAN (denominativa).
La marca derivada En el proceso |interno se discute si la marca solicitada XPERIA (denominativa) es derivada de la marca XPERIA NEO (denominativa). En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca derivada. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, o conexos, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior?6, Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irredistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria??. ” Procesos 439-1P-2015, 1. 22, y 140-1P-2007, p.15.
Proceso 439-1P-2015, p.P4. 10 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 61-1P-2016 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusióní8, Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
En el presente caso, se deberá verificar si el signo solicitado EXPERIA (denominativo) ¿nstituye o no una variación de la marca previamente inscrita XPERIA [NEO (denominativa), teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe contener la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud deben corresponder a los productos amparados por la marca previamente registrada.
Coexistencia pacífica de marcas de una misma clasificación internacional Como el demandante señaló que las marcas registradas EXPERIAN (mixta) y EXPERIAN (denominativa) y XPERIA NEO han coexistido pacíficamente en el mercado por varios años, por lo que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de cada una de ellas. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos".
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere conflicto de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia pacífica o de hecho de máarcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idéntici vengan coexistie| contribuye a con: La coexistencia concluyente por confusión o aso indicio desde un Os o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos hdo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, Siderar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. pacífica de los signos por varios años, si bien no es sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de Ciación en el público consumidor, podría tomarse como análisis retrospectivo (mirar el pasado).
Proceso 439-1P-2015, ppr24-25. 11 4.5. 4.6. Proceso 61-1P-2016 En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorada junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación enel público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivas y musicales, entre otros).
En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 4.6.1. Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 4.6.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico|o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así ho podría hablarse de coexistencia pacifica. 4.6.3.
Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza|de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo ¡el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 4.6.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar¡actos de competencia desleal. Conexión competitiva entre productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Tomando en cuenta que en el proceso interno se discute la presunta conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir los signos en confligto, toda vez que ambos pertenecen a la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar dicho tema.
Se debe tomar eh cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no|es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se 12 5.3 5.4 Proceso 61-1P-2016 indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.19 Es por ello que||se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servi dos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe ánalizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.20 Para apreciar conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conekión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una Mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el /anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo'de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de ta Clasificación internacional referida en el párralo anterior no determinarán la _similitud_ni la disimilitud de los productds o servicios indicados expresamente. * (Subrayado agregado) Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 13 b) d) Proceso 61-1P-2016 La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero.|Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión|de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios: Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario fotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva |entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o|servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la 14 Proceso 61-1P-2016 concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar, que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuegtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolvef el proceso interno 2014-00406, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. AS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO an ADE Hernán Ri bBrano > Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRAD MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario. ? Cecilia Luisa Ayllón Quinteros: PRESIDENTA, SECRETAKIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15