TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 mayo de 2017 Proceso: 221-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00308-00 Referencia: Signos involucrados: LA RUTA DEL CAFÉ (denominativo), y RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1353 de fecha 6 de mayo del 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejúdicial del Artículo 136 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00308-00.; y, El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandado: Proceso 221-1P-2015 SUPERINTENDENCIA [DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE Hechos Rele TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA vantes El 25 de enero de 2012, la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA (en adelante, CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO) solicitó ante la Superintende: (en adelante, acia de Industria y Comercio de la República de Colombia a SIC) el registro como marca del signo RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixto)? para distinguir productos de la Clase 25? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el Industrial 639 El 22 de juni extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad no se presentaron oposiciones por parte de terceros. o de 2012, mediante Resolución 37545 la Directora de Signos Distintivos de ta SIC, concedió el registro de la marca RUTA DEL CAFÉ AROM De manera COMERCIO A, DE UN PUEBLO (mixta).? oportuna y dentro del término legal, la CÁMARA DE DE ARMENIA, interpuso Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en contra de la Resolución 37545.* El 23 de julio de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, admite la dem Derecho pres anda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del entada por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
Expediente A 12011278 Clase 25: prendas Certificado 451287. Revisado el expedia vestir, ropa publicitaria, calzado, sombrerería. inte no se puede identificar la fecha de presentación de la acción de nulidad 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 221-1P-2015 El 11 de octubre de 2013, la SIC contestó la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.
El 21 de octubre de 2013, la CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, presentó contestación a la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA. Mediante Auto 19 de marzo de 2015, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos || contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la Sociedad Cámara de Comercio de Armenia “La Cámara de Comercio de Armenia presentó un proyecto denominado “La Ruta dell Café”, que consiste en consolidar un modelo turístico competitivo y sostenible, integrado al desarrollo económico y social de la Región Cafetera mediante alianzas público-privadas buscando, mediante la creación de un producto turístico innovador, incrementar el flujo, la pel manencia y el consumo de turistas nacionales e internacionales”.
“El viernes 8¡de abril de 2011, efectivamente, se realizó una cumbre denominada “Cumbre de Eje Cafetero para el Desarrollo Regional” entre gobernadores de Risaralda, Caldas y Quirindio, con el fin de consolidar los tres departamentos, para efectos de la explotación turística y económica de la región, analizando diferentes proyectos, principalmente, el denominadp “Ruta del Café”.
“( ) con conécimiento pleno del proyecto denominado “Ruta del Café”, la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO, solicitó el día 25 de junjo de 2010, el registro de la marca RUTA DEL CAFE con diferentes presentaciones marcarias en diferentes Clases de la Clasificación [nternacional de Niza”. *( ) el desarrollo del proyecto en sí mismo considerado y su titulo RUTA DE CAFÉ, constituyen obras de carácter literario y artístico protegido por la Decisión 341 (sic), la Constitución Política y las leyes que regulan la protección delos derechos de autor”.
“El registro concedido, también constituye una clara infracción al nombre comercial RUTA DEL CAFÉ, pues el nombre comercial es aquel que identifica al empresario en el giro ordinario de sus negocios; y el proyecto 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4.1. Proceso 221-1P-2015 denominado (“RUTA DEL CAFÉ” es precisamente eso, una manifestación del giro ordinario de los negocios, pues se trata de una empresa cesped a explotar y aumentar el turismo en la región”.
“( ) Es evidente que el proyecto denominado "RUTA DEL CAFÉ” presentado al'Banco Interamericano de Desarrollo constituye una obra literaria, y por, ende el haber tomado su nombre y haberlo registrado como marca donstituye una violación al Derecho de Autor”. “( ) El registro concedido, también constituye una clara infracción al nombre comercial RUTA DEL CAFÉ, pues el nombre comercial es aquel que identifica 'al empresario en el giro ordinario de sus negocios; y el proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ”, es precisamente eso, una manifestación del giro ordinario de los negocios, pues se trata de una empresa destinada a explotar y aumentar el turismo en la región”.
“( ) Es por éllo que debe anularse el acto administrativo creador del registro de la marca, derecho posterior, y es por ello que debe cancelarse el certificado de registro correspondiente”. “( ) Las decisiones administrativas deben gozar de seguridad jurídica, y es por esto que con la resolución acá demandada se viola este principio, ya que en otro expediente administrativo (11-180845) en el que se solicitó la marca “RUTA DEL CAFÉ” por parte de la Corporación Cámara Colómbiana de Turismo Capítulo Cafetero Risaralda para distinguir servicios de la Clase 39 Internacional, y en la que hubo oposición por parte de la Cámara de Comercio de Armenia, La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución número 39152 de junip 27 de 2012, la negó".
“( ) en el caso presente, con la marca registrada, se busca proteger productos destinados a utilizarse con la finalidad de haber propaganda en la zona cafetera e impedir con ello que la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA publique su proyecto y programa RUTA DEL CAFÉ”. Argumentos | de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la SIC “( ) la Directora de Signos Distintivos expidió legal y válidamente a la resolución acusada, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta "RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO” según el modelo adjunto, con Certificado N” 451287 a nombre de la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como consta en las piezas|que conforman el Expediente Administrativo número 12- 011278 de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”. 4.2. 4.3. 4,4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2.
Proceso 221-1P-2015 *( ) es preciso mencionar que el sentido del acto administrativo del que se deriva la|| inconformidad de la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, obedeció a un análisis serio e imparcial de regístrabilidad impartido por, mi prohijada frente a la marca enfrentada en sede administrativa, así como a las que para la fecha figuraban en el registro de propiedad industrial, y frente a ello, los criterios propios que rigen éste tipo de actuaciones, de lo cual se extrajo sin lugar a dudas que el sígno “RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO” (mixta), cuyo registro solicitó la CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA, tenía vocación para ser registrada como marca por no encontrarse inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de 2000".
“( ) La causál de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, lo que pretende es impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados”.
“( ) En adición a lo anterior, el proyecto denominado "LA RUTA DEL CAFE” deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la abra literaria sobre cuyos derechos se alega”. “( ) Uno de Jos principios fundamentales del derecho de autor es que su protección! recae sobre la obra como expresión del espiritu del autor y no se protegen las ideas que son fuente de creación Las ideas circulan libremente en la sociedad de donde el autor las toma y agregándoles elementos de su individualidad las convierte en otras”. *( ) teniendo en cuenta la similitud del nombre comercial RUTA DEL CAFE con el elemento denominativo de la marca “RUTA DEL CAFE” y “RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO” (Mixta) no existe riesgo de confusión”.
Argumentos [de la contestación presentada por parte del tercero interesado Cámara Colombiana de Turismo “( ) la señpra apoderada de la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA, nos trae unas hipótesis sobre la existencia de unos Derechos de Autor y de un nombre comercial, figuras jurídicas que sólo existen en la mente febril del demandante, pues solo se llegará a demostrar, que la “RUTA DEL CAFE” no es una obra artística y por lo tanto sobre ella no recaen Derechos ni morales ni mucho menos patrimoniales”.
“( ) Tampoco es la “RUTA DE CAFÉ” un nombre comercial que identifique una actividad económica, una empresa ni un establecimiento mercantil. Cómo bien se señaló en la contestación que hizo la 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 221-1P-2015 Administración a esta demanda, la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA no demostró ni en vía gubernativa ni ahora en vía contencioso administrativa un real, sostenido y relevante uso de la expresión “RUTA DEL CAFE” como nombre comercial.
La gran mayoría de documentos que aporto provienen de terceros y en todo caso no son aptos para demostrar operaciones mercantiles; sólo se trata de promesas e inscripciones [de negocios que, eso sí infringen los derechos de Propiedad Industrial logrados por la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURÍSMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA”, “( ) la solicitud de registro marcario “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” tuyo prelación para su concesión, pues se presentó primigeniamehte en el tiempo, y que fue dada a conocer a terceros pues fue publicada'len la Gaceta de Propiedad Industrial No. 639 del 29 de febrero de 2.012 para que cualquier interesado tuviese la oportunidad de oponerse a su registro, pero nadie lo hizo.
Es decir, el ahora demandante CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA pudo haberse opuesto y hacerse parte de esta forma, exponiendo en vía gubernativa los mismos argumentos que lo que ahora hace gala. Entonces, mal puede el acto reprochar el loable actuar de la administración, al haber tenido la oportunidad ¡legal de controvertir su actuación para hacerlo jurisdiccionalmente ahora”.
“( ) el actor ho tiene legitimación en la causa al no haberse opuesto a la concesión ¡del registro que legalmente obtuvo la CORPORACION CÁMARA COLOMBIANA DE TURÍSMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA. En conclusión, el signo “RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO” es lo suficiente distintivo para identificar los productos de las Clase 25 del nomenclador internacional, siendo menester que se mantenga la [Resolución No. 37545 del 22 de junio de 2012 donde conceden la misma”.
“( ) Cumpliendo con el trámite respectivo y dentro del plazo exigido, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO decide conceder la solicitud de registro de la marca “RUTA DEL CADE AROMA DE UN PUEBLO” mixta en la Clase 25 a nuestro poderdante. En definitiva, tajantemente ¡señalamos que la presente demanda corresponde un abuso del derecho de las vías procesales”.
“( ) no resiste el más leve análisis pensar que “RUTA DEL CAFÉ" sea una obra artistica. El derecho de autor es un término jurídico que describe los hechos concedidos a los creadores por sus obras de carácter estético, característica que no reúne un proyecto empresarial, pues ní es una pintura, ni una obra literaria, ni una película ni un programa de computo ni una canción”.
“( ) La marca concedida identifica productos de la Clase 25 que son ajenos al giro ordinario de los negocios del demandante diferencia 1 (y 5.8. 5.9. Proceso 221-1P-2015 significativa y determinante, pues una abierta violación y desconocimiento del principio de especialidad, base fundamental del derecho marcario, del cual se desprende que sí las marcas confrontadas pretenden distinguir productos totalmente diferentes y de distintas clases, se puede afirmar sin temor a equívocos que las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar confusión al público consumidor”.
“( ) la actividad económica de la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA no|se asimila a los cubiertos con la marca registrada, el consumidor medio nunca encontrará un artículo o servicio distinguido con un establecimiento de comercio donde se ofrezcan los productos ofrecidos por este, entre otras razones porque estos se comercializan distinto, tienen un nicho de mercado propio, la publicidad apunta a sectores de mercado diferentes”.
“( ) el Signo Distintivo mixto “RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” es ¡suficientemente diferente y capaz de distinguir en el mercado log servicios y comercializados por la sociedad CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURÍSMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA, sin riesgo de que sean confundidos con otros”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales b) y f)F de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
De oficio se interpretan los Artículos 190 y 191 de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues entre los signos en controversia se encuentra el nombre comercial RUTA DEL CAFE. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..-) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas lgs circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el chnsentimiento de éste, ( )” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 190.- Sé|entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial, Puede constituir nombre comercial de una empresa o edstablecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registró de personas o sociedades mercantiles. juridicas, pudiendo ambas coexistir” (Subrayado fuera de texto) 1.2. 1.3, Proceso 221-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comefcial y su protección. Prueba de uso.
Irregistrabilidaf de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra. ANÁLISIS DE[LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso.. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial RUTA DEL CAFÉ por lo que la marca solicitada habría sido concedida en violación d lo cual se ana El Artículo 13 título X de la conforman el | literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, en razón de zará este tema. p, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial”.
El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, conclusiones: - El objet de manera que se pueden extraer las siguientes vo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercid, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo! que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el titulo Xi de la Decisión| 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico A ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
“Artículo 191.- El comercio y termina establecimiento que Proceso 40-1P-2013. Herecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del lo usa.” (Subrayado fuera de texto) =r 1.4. 1.5. Proceso 221-1P-2015 * El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social?- Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del/nombre comercial.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. Elderecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:? El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que deriva de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre ¡con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título Xi de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.
Proceso 45-1P-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Proceso 221-1P-2015 c. Quien ajegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede cua riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comerciál con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados.
El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y gs efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derécho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o|depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario mo cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el pública|consumidor.*0 La función de'un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta Jara que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Martario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados!*!. En tal sentido; el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de ta comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.12 Proceso 24-1P-2011 Revisar Proceso 99-/P-2014, Revisar Proceso 6-1/7-2015, 10 1.11 1.12.
Proceso 221-1P-2015 Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicablesí3, Dentro del praceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial RUTA DEL CAFE, fue utilizado de manera real, sustancial y constante de acuerdo a lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial.
Protección en relación con signos idénticos y similares 1.13.El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un||nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.** 1.14.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante 1.15.Por otro lad de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntica o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior?5,, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o en todo el territorio nacional16, 1.16.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los tbidern.
Revisar Proceso 168/(P-2012. tbidem. Ibidern. 11 y Proceso 221-1P-2015 consumidores; De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro?”. Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre signo y el título de la obra.
La demandanfe considera que al momento de concederse el registro del signo RUTA [DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO en favor de CORPORACIÓN RISARALDA se ha incurrido en la violación del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486, en el que se consagra la imposibilidad de registro como marca de un signo cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, y en su literal f) se prohibe el registro de signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero..
Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos ¡de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. 18.
Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada én el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486"-. De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohibe en el literal f) del Artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente _a un tercero en razón de ser igualmente el producto de sl creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste..
En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.. Es un derechd que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales tbídem.
Proceso 179-1P-2013 12 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11 2.12. Proceso 221-1P-2015 y, también, pór los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión! del Acuerdo de Cartagena. Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”.*9 La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.20 En relación coh dicha necesidad de protección, el registro en el caso de obras artísticas o literarias es declarativo y no constitutivo de derechos.
Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actas que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. No se debe olvidar que el principio de la protección marcaria no está basado solo en la creación, sino en la utilización, es decir se protege un signo compuesto por palabras, letras, gráficos, figuras, etc., que sirva para distinguif; productos o servicios en el mercado.
Por lo tanto, una marca para ser tal, no necesita tener las características de originalidad, bastará que sea lo suficientemente distintiva frente a un tercero para distinguir los mismos o similares productos o servicios..En este sentido la independencia entre regímenes permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también el registro de su título como marca, pero eh este caso no para distinguir la obra, sino para identificar un producto a servicio.
Es lo que ocurre con las grandes productoras cinematográficas cuando registran el nombre de sus películas como marcas, para comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo más connotado.> Ahora bien, si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas.
Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección dell título responde incluso al propio sentido común, como se analiza subsiguientemente. Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Calí. 2001. Páp). 21 Proceso 98-1P-2014, de 29 de abril de 2015. “Infracción de derechos de autor”.
Procesos: 32-1P-1997 de 2 de octubre de 1998. Marca: Terminator, Proceso 47-4P-2015 de 3 de junio de 2015, Marca: Figura humanizada de una ave (mixta). 13 ” Proceso 221-1P-2015 2.13.En efecto, es de pacífica aceptación que no gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un simple vocablo del lenguaje común (v.g.: Noche, Fiesta! Alegría, Nostalgia, etc.); los comunes o banales (v.g.: Tú, La lluvia, El Crepúsculo); los que simplemente indican el género o características de la obra (v.g.: Biografía, Diccionario, Enciclopedia, Atlas, Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil! Medicina Tropical, etc.), o cualquiera de sus áreas o especialidades (v.g.: Delitos contra las Personas, Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.).
Sostener lo contrario sería tanto como reconocer monopolios de explotación sobre títulos sin valoración creativa alguna, lo que resulta contrario al propósito del derecho de autor; o sobre titulos de necesario y común uso para designar obras distintas, pero del mismo género.2 2.14. Si no se concibe un monopolio de explotación sobre una obra carente de 2 2 originalidad, tampoco puede concebirse un derecho exclusivo sobre un título que adojezca de ese mismo requisito.2 Proceso 32-1P-97 de'2 de octubre de 1998.
Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comentó: “El titulo de una obrá consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasfa, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido. ( ) “Al igual que como ofurre con otros medios distintivos, el titulo puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecef de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el fítulo apenas sirve para identificarila obra.
“Así, la diferencia entre los títulos originales, como la 'Doña Bárbara' de Gallegos, las 'Lanzas Coloradas' de Uslar Pietri o 'El Ganeral en su laberinto' de Garcia Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes dd crealividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados ea las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como 'Amor' “Tú” o 'La Noche".
“La protección del tílulo distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, sí el autor tiene el derecho a exfgir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y le segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho titulo sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.
“El ámbito apropiada y específico para la tutela del titulo se encuentra en el derecho de autor, como parte de fa obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), paro en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que El titulo tenga caracteristicas de originalidad (v.gr.: Benín, Camenún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los titulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o Indole de la obra (v.gr.: “diccionario”, “enciclopedia”, recopilaciones” elc.), o sí se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).
( ) A! formar parte de lá obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de fa obra, especialmeble para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el titulo de la misma, como parte del deretho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho titulo para identificar a otra cregción, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.
(Derecho de Autor, 2da. Edición, Tomo l, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147, Lo resaliado corresponde a la presente sentencia) 14 2.15. 2.16. Proceso 221-1P-2015 De ahi que lá prohibición a que se refiere el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deba ser interpretada en concordancia con la protección que se hace|¡del derecho de autor, especificamente en relación con el título de la obra.
En consecuencia, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca, resulta indispensable que: - — Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. - El uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio; sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar; con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintiva en relación con productos o servicios de la misma clase, de modó que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios| idénticos o similares, siempre que no se genere confusióp. Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquiér producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”.[Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene pararigón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor. 2.17.Ello daría lugar a un conjunto de prácticas desleales: sucedería, por ejemplo, si uña persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de miichas, como si fueran notorias, para lo cual le bastaría con crear alguna [obra de poca dificultad, ponerle un título más o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribirlo en un registro, oponerse a tada marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos títulos.
Se pondría en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto resultaría más efectivo acudir sistemáticamente a las oficinas de derecho de autor pafa registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de “autgrización” que deba ser otorgada para usar cualquiera de los títulos de dichas obras como marcas. 15 Proceso 221-1P-2015 2.18.Ahora bien, el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo usq en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, én particular cuando:( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. 2.19.
Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la ¡característica de “originalidad” que ha de tener, por cuanto no se protegen obras genéricas ni banales. 2.20. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de 2.21.
Autor, estará |sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión enel público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas. Sin embargo, podrá ocurrir ¡el caso de una obra, por ejemplo, de tai reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.
Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, deberá considerarse si el título de la obra dominada Proyecto Ruta del Café resulta protegible por el derecho de alltor y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado, el signo solicitado RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixto), ocasionaria en el público consumidor un riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la|presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00308-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artitulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andiha, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente nterretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su dopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. - 16 Proceso 221-|P-2015 Cecilia Luisa Ayllón|¡Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO O em Her omefo Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac M 'TRADO MAGISTRADO De acuerdo con el ¡Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
A | on cd eo lr Cecilia Luisa Ayllón Quinteros —tn García Ata PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la ¡Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejlidicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 47