TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de junio de 2017 Proceso: 31-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04276-2013-0-1801-JR-CA-04 Referencia: Signos involucrados CONSORCIO LP LÍDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL (mixto) y LP HOLDING (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4276-2013-0/5'SECA-CSJLI-PJ de 25 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en Ip Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado|de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la|Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* D4276-2013-0-1801-JR-CA-04; y, El Auto del 13 de oftubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. — ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SERVICIOS INTEGRALES VALPARAÍSO SRL. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 31-IP-2016 Demandado INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERU Tercero intefesado: LP HOLDING S.A. Hechos Relevantes El 28 de septiembre del 2011, SERVICIOS INTEGRALES VALPARAÍSO SRL.
(en adelánte, SERVICIOS INTEGRALES) solicitó! ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República de Perú (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo CONSORCIO LP LÍDERES EN HUMANIDAD [| EMPRESARIAL (mixto) para distinguir servicios comprendidos| en la Clase 35? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
O Consorcio 9 LP, Líderes en Humanidad a Empresarial Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, no sé presentaron oposiciones. El 4 de junio del 2012, mediante Resolución 8671-2012/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, negó de oficio el registro del signo solicitado por la existencia previa de la marca registrada LP HOLDING (mixta)? propiedad de LP HOLDING S.A., la cual distingue servicios de la Clase 35% de la Clasificación Internacional de Niza.
Expediente ral 468888-2011/DSD. Clase 35: Servicios de consultoria y asesoría en materia de gestión de negocios comerciales. Certificado de Registro 10132. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Proceso 31-1P-2016 La LP HOLDING 2.4. El 3 de julio del 2012, SERVICIOS INTEGRALES interpuso Recurso de Reconsideraci signo solicitad 2.5.
El 4 de julio d señaló que los ón señalando que no existe riesgo de confusión entre el D y la marca registrada. =| 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI argumentos expuestos en el Recurso de Reconsideración no constituyen| nueva prueba o hechos nuevos susceptibles de motivar un nuevo pron 2.6. El 12 de abril unciamiento y calificó el Recurso como uno de Apelación?, del 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECO confirmando | registro como Pl, emitió la Resolución 1210-2013/TPI-INDECOPI, a Resolución 8671-2012/DSD/INDECOPI, y denegó el marca de servicio del signo CONSORCIO LP LÍDERES EN HUMANIDADES EMPRESARIAL (mixto). 2.7.
El 13 de mayo Contencioso Especializado del 2013, SERVICIOS INTEGRALES interpuso Demanda Administrativa ante el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, en contra de la Resolución 1210-2013/TPI- INDECOPI de 12 de abril de 2013, la cual confirmó la Resolución 8671- 2012/DSD-INDECOPI del 4 de junio del 2012. 2.8.
El 9 de agosto Administrativa 2.9. El 6 de ener del 2013, el INDECOPI contestó la Demanda Contencioso interpuesta por SERVICIOS INTEGRALES. p del 2014, LP HOLDING S.A. en calidad de Tercero Interesado contestó la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por SERVICIOS INTEGRALES. 2.10.El 29 de may: Número Once Administrativo ) del 2015, mediante Sentencia denominada Resolución el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda al "considerar que los signos en conflicto son similares.
Lo expuesto en el pur General). jfo 2.4 se basa en el Articulo 123 de la Ley 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo 3 Proceso 31-1P-2016 2.11.El 16 de junio del 2015, SERVICIOS INTEGRALES interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia denominada Resolución Número Once dictada el 29 de mayo del 2015. 2.12.El 14 de enero del 2016, mediante Auto denominado como Resolución 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2.
Dos, la Quinta|Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos | contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por SERVICIOS INTEGRALES “( ) para que se configure la confundibilidad, deben concurrir dos requisitos, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados y | que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o vinculados, al respecto se debe indicar que no existe semejanza entre los signos enfrentados, ya que con solo observar los signos se distingue la denominación CONSORCIO LP LÍDERES EN HUMANIDAD ¡EMPRESARIAL, mientras que el otro signo se lee LP HOLDING no puede existir grado de confusión en el grado de percepción del consumidor medio”.
“( ) la opinión de la demandada no es igual en todos los casos, un ejemplo claro) de ello lo tenemos con la empresa LP SERVICIO TEMPORAL GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, la cual está debidamente inscrita en la Clase 35 de la Clasificación Internacional”. “( ) otra prueba de que no puede haber confusión entre las marcas, es que la empresa supuestamente agraviada no presento oposición a la marca solicitada por mi representada, tal como se consigna en la Resolución 1210-2013/TPI-INDECOP!".
Argumentos ¡de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI *( ) el único elemento distintivo de ambos signos es la expresión LP, en tanto las demás expresiones son descriptivas en ambos signos, y por tanto no son las que determinan la aptitud distintiva de los mismos. Por tanto, para evaluar si ambos signos son confundibles debemos focalizar nuestra atención en el elemento distintivo de cada uno, que en nuestro caso es idéntico: LP".
“( ) al existir lla solicitud de registro de un signo, o ante su presunta utilización vulnerando derechos registrales marcarios de terceros, el Indecopi, como organismo supervisor y garantista de los derechos de Propiedad Industrial, realiza un examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas con anterioridad que pudiesen 4 4.3. 44, 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 31-1P-2016 presentar elementos susceptibles de una comparación tanto gráfica como fonética respecto al signo que aspira a obtener protección registral (.)” ( ) la demanda incoada contra nuestro Instituto recoge argumentaciones que solamente se limitan a enumerar supuestas diferencias entre los signos confrontados. Sin embargo, globalmente no constituyen disimilitudes que permitan la diferenciación clara entre los signos, sin que siquiera el consumidor pueda asociarlos a un mismo origen empresarial.
Ello, atendiendo a que los signos poseen similitudes fonéticas que fácilmente pueden generar confusión en el consumidor”. “( ) permitir la coexistencia registral (y en el mercado) de dos signos que presentan un parecido importante COMO LO ES EL COMPARTIR FONETICAMENTE LA TOTALIDAD DE SU ELEMENTO DISTINTIVO: LP, perjudicarla la decisión de consumo del ciudadano, a partir de otorgarle a lal marca que identifica el producto adquirido un origen empresarial (y calidad) que no es el que espera”.
Argumentos dde la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por parte del Tercero Interesado, LP HOLDING S.A: “( ) el examen comparativo entre los signos en cuestión se realiza analizando la semejanza del elemento de aspecto dominante: “LP”, que viene a ser fonéticamente idéntico al elemento relevante de nuestra marca "LP”, ya que los elementos que lo acompañan carecen de carácter distintivo, necesario para influir en la apreciación del signo, al tratarse de un elemento | descriptivo que solo alude a la descripción de características que las empresas que prestan los servicios”.
“( ) nuestra empresa tiene registrada la marca LP HOLDING en cuatro tipos de servicios, siendo que en las cuatro marcas registradas que constituiría una familia de marcas, el elemento relevante es la denominación LP”. “( ) conforme| puede verse del análisis realizado en el rubro 2.1. de la resolución impugnada (respecto a los servicios), se ha determinado que los servicios de la Clase 35 que se pretende distinguir con el signo solicitado, se frata de servicios que distingue nuestra marca”.
“( ) el signo en cuestión se encuentra conformado por la denominación “LP” que, al su vez, es constitutiva de la marca registrada, diferenciándose con elementos descriptivos que no crean un concepto diferente acerca de la denominación antes mencionada”. “( ) la inclusión del término “CONSORCIO” y “LÍDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL”, en el signo solicitado, tampoco resulta 5 6.1. 6.2.
Proceso 31-1P-2016 relevante para marcar la diferencia entre ambos signos, ya que su carácter es ¡meramente descriptivo de la estructura ¡jurídica y características de la empresa que presta el servicio, y no tienen carácter distintivo”. Sentencia de/|Primera instancia expedida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República de Perú “( ) se advierte que los signos confrontados coinciden en incluir el término LP que constituye el elemento relevante en ambos signos, y que analizados dichos términos, desde su aspecto gráfico y fonético, presentan identidad debido a que tienen la misma escritura y pronunciación".
“( ) existe vinculación competitiva entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado con relación a la marca confrontada (servicios de gestión de negocios comerciales); hace que no sea posible su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al público usuario, configurándose un riesgo de confusión indirecta”..
( ) del análisis efectuado por esta Judicatura se verifica que la autoridad demandada ha emitido un pronunciamiento acorde a la normativa y jurisprudencia que rigen el derecho marcario, habiendo justificado las razones por las cuales se dispuso denegar el registro de la marca solicitada. Portal motivo, corresponde desestimar la presente demanda”.
Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentado por SERVICIOS INTEGRALES. *( ) hemos acreditado fehacientemente que se ha cumplido con todo el procedimiento|legal para el registro de la marca de servicios constituida por la denominación CONSORCIO LP LIDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL, el fundamento de hecho se basa, en que nuestra marca es denegada 'por INDECOPI a pesar de haber cumplido todas las formalidades de ley y los requisitos exigidos por la demandada ( )”.
“( ) no existel semejanza entre los signos enfrentados, ya que con solo observar los signos se distingue la denominación CONSORCIO LP LIDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL, mientras que el otro signo se lee LP HOLDING no pudiendo causar confusión directa en el público usuario, no pudiendo existir grado de confusión en el grado de percepción del consumidor medio”. 7.3. >opn» 1.1.
Proceso 31-1P-2016 “( ) debemos! precisar que las Resoluciones impugnadas materia del presente proceso, se basan en hechos ajenos a la verdad, los cuales han sido debidamente desvirtuados por mi representada ( )”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, el cual se interpretará por ser procedente.
De oficio se inferpretará el Literal e) del Artículo 135” de la Decisión 486, por cuanto se encuentra controvertido el tema de la registrabilidad de los signos descriptivos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Signos compuestos por palabras descriptivas. Respuesta a las preguntas formuladas por la Consultante. ANÁLISIS DELOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de cohfusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso|interno se discute si el signo CONSORCIO LP LÍDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL (mixto) es confundible con la marca previamente registrada LP HOLDING (mixta), por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o!se asemejen, a una marca antenormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O Servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación ( )”.
Decisión 486 de la Chmisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidhd, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 31-1P-2016 de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuarido: aj sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada'para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales elluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, ¡porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.8 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, ¡riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesga de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor, de dicho servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. Es 1.6. Proceso 31-1P-2016 ojos de un corisumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Fonética;
Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflidto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raítes o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenía las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras,|el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunesilde los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, all proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:10 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe'lanalizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, [se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibídem. ibídem. 241. 1.7.
Proceso 31-1P-2016 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene alefectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios; un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados servicios de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?!.
Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar lin examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los servicios amparados respectivamente con el signo CONSORCIO LP LIDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL (mixto) y la marca previamente registrada LP HOLDING (mixta).
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión entre el signo CONSORCIO LP LÍDERES EN HUMANIDAD N Proceso 9-1P-2001 dél 27 de abni de 2001 10 2.2. 2.3. Proceso 31-1P-2016 EMPRESARIAL (mixto) y la marca previamente registrada LP HOLDING (mixta), hay que tomar en cuenta que los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
Si bien el e emento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, púede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemen o gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características||puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!? En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico reglas para el del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes cotejo entre los mismos: 2.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos elemen a) Elt figurativos, que en estos se pueden distinguir tres os: 14 Fazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El doncepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. c) Lo colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, pu dife! to que este elemento podría generar capacidad de renciación del signo solicitado a registro?5, Proceso 470-1P-2015, Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015.
Proceso 81-1P-2015 de 20 de juho de 2015, pp. 10-11 Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 11 2.3.3, Proceso 31-1P-2016 En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien] puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:16 2.3.3.1, Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2, Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.3.3.3, Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los compónen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1. 2.4.2.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compugsto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005. p. 7: 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 12 2.5. 3.1.
Proceso 31-1P-2016 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la ¡proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta btros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signb es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder; a realizar el cotejo del singo denominativo y los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el sigho CONSORCIO LP LIDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL (mixto) y la marca previamente registrada LP HOLDING (mixta).
Signos compuestos por palabras descriptivas En el procesa interno, LP HOLDING S.A. en su contestación a la Demanda Contencioso Administrativa ha manifestado que “( ) el signo en cuestión se, encuentra conformado por la denominación “LP” que, a su vez, es constitutiva de la marca registrada, diferenciándose con elementos descriptivos que no crean un concepto diferente acerca de la denominación|antes mencionada”, añadiendo que “( ) la inclusión del término “CONSORCIO” y “LIDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL”, en el signo solicitado, tampoco resulta relevante para marcar la diferencia entre ambos signos, ya que su carácter es meramente descriptivo de la estructura jurídica y características de la empresa que presta el servicio, y no tienen carácter distintivo”.
En tal virtud, nos referiremos a los signos que contengan términos descriptivos. 13 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 31-1P-2016 El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artícufo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias. referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.
Al respecto, es importante tener en cuenta que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concemiente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Uno de los métodos para determinar sí un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta ¿cómo es el productojo servicio que se pretende registrar?, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.!? Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de moto que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
En el presente caso, deberá determinarse si las expresiones CONSORCIO | y LIDERES EN HUMANIDAD EMPRESARIAL son descriptivas de los servicios pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su Proceso 27-1P-2001, (G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001, marca: "MI GALLETITA”, citando al Proceso 3-1P- 95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.OAC. 189, de 15 de septiembre ja 1995. 14 4.2.
Proceso 31-1P-2016 carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante. “( ) Criterios para determinar el riesgo de confusión entre dos signos mixtos teniendo en cuenta que ambos comparten el elemento denominativo conformado por el conjunto de dos letras (LP) el cual podría considerarse elemento relevante en ambos, además pertenecen a la misma clase y distinguen algunos de los mismos servicios”.
Los parámetros para analizar el grado de relevancia de las particulas o palabras que| componen un signo denominativo compuesto se encuentran detallados en el numeral 2.3.3. que forma parte del desarroilo del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, al que se deberá remitir la Corte consultante, sin embargo, como ya hemos señalado en líneas precedentes, no sería procedente basar la posible confundibilidad| únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los servicios amparados por los signos en conflicto, sea que se trate de los mismos servicios o de servicios vinculados competitivamente. *( ) ¿De qué manera los elementos gráficos y denominativos adicionales presentes en los signos en conflicto pueden ayudar a desvirtuar lal semejanza determinada por la inclusión de la conjunción de dos letras (LP)?”.
Los criterios lo parámetros a tomarse en cuenta se encuentran desarrollados len el segundo tema referido al contestar la pregunta anterior. Por Otra parte, debe tenerse en cuenta que el análisis de los signos debe hacerse, como se ha indicado en la presente Interpretación Prejudicial, en| un primer momento en su conjunto para efectos de determinar si el signo es distintivo intrínseca y extrinsecamente, sin embargo, cuando se debe analizar el posible riesgo de confusión entre dos signos distintivos resulta imprescindible aplicar las reglas de cotejo anotadas en ¡el numeral 2.3. del segundo tema de la presente Interpretación Prejudicial, a fin de determinar el grado de relevancia de los elementos que lo componen, precisamente para determinar las semejanzas y!diferencias entre los signos en conflicto.
Además, se deberá tener en cuenta que un signo puede estar constituido por palabras descriptivas las cuales deberán excluirse del cotejo marcario. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante all resolver el Proceso Interno 04276-2013-0-1801-JR-CA- 15 Proceso 31-1P-2016 04, la que deberá addoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ML ( fu z Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A A ) 7-10 > dE Hernán mero Zambráno Hugo Ramiro Gómez Apac ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16