a TRIBUNAL'DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 502-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú 07482-2013-0-1801-JR-CA-25 Marcas involucradas UCP (mixta) y las registradas con la denominación UPC.

Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 07482-2013-0-/5PSECA-CSJLI-PJ de 2 de octubre de 2015, recibido vía correo electrónico por este Tribuna! el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicita la interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07482-2013-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: Tercero Interesado: UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD. INTELECTUAL-INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. £, Proceso 502-IP-2015 Hechos Relevantes 2.1.

El 10 de marzo de 2011, la UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERÚ (En adelante, la UCP) solicitó? ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Frotección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (En adelante, INDECOPI), el registro como marca del signo mixto UCP y logotipo, Lie pretende distinguir servicios de la Clase 412 del Arreglo de Niza relativo A la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro|de Marcas (En adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2011, UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.AIC. (En adelante, UNIVERSIDAD PERUNA S.A.C) formuló oposición manifestando que es titular de las siguientes marcas: MARCA Naturaleza [REGISTRO N*. | CLASE UPC denominativa 31395 41 MENCIÓN PROPIA DE LA] UNIVERSIDAD PERUANA| DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) denominativa 32409 41 MENCIÓN PROPIA DE LA|UPC denominativa 31627 41 PC ESCUELA DE EMPRESA e AY 22089 41 UPCIESCLELA DE EMPRESA UPC UNIVERSIDAD PERUANA 4097 DE CIENCIAS APLICADAS 41 uc Y UMIVERSIDAC PERIANA DE CLINCIAS APLICADAS UPC VIRTUOL 31126 41 AA TN 31198 CLI CENTRO DE LIDERAZGO E ASE INNOVACIÓN UPC A 41 NAT CEDEC CENTRO DE' 61915 EDUCACIÓN ECONIMIA DE LA E > UPC CEDECGC 41 Lam De t Expediente Administrativp 448990-2011/DSD.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Proceso 502-1P-2015 ll 64677 41 ADMISIÓN PERSONALIZADA denominativa UPC | | 1660 lema UNIVERSIDAD DE VERANO denominativa comercial UPC 2.3. El 22 de febrero de 2012, mediante Resolución 586-2012/CSD-INDECOPI, 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. la Comisión de ¡Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado, por considerarlo confundibie con las marcas registradas de la opositora.

El 26 de marzo de 2012, la UCP, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 586-2012/CSD-INDECOPI de 22 de febrero de 2012. El 14 de mayo de 2012, la UNIVERSIDAD PERUANA S.A.C., absolvió el traslado del Reciirso de Apelación interpuesto reiterando los argumentos vertidos en su escrito de oposición. El 7 de junio de 2011, la Sala Especializada en Propiedad intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1952-2013/TPI-INDECOPI confirmó la decisión inicial que niega el registro como marca del signo mixto UCP y logotipo.

El 13 de septiembre de 2013, la UCP, interpuso Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución antes señalada. El 15 de octubre de 2013, la UNIVERSIDAD PERUANA S.A.C., presentó contestación a la Demanda Contencioso Administrativa como tercero interesado. El 17 de octubfe de 2013, el INDECOPI presentó contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. 2.10.El 29 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Nueve declaró infundada la Demanda Contehcioso Administrativa presentada por UCP, 2.11.El 14 de mayo dé 2015, la UCP, presentó Recurso de Apelación, contra la referida Sentencia. 2.12.

El 2 de septiembre del 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Proceso 502-1P-2015 Argumentos de|la Demanda Contencioso Administrativa presentada por la UCP “La marca UCP y logo (MARCA MIXTA) cuyo registro se solicitó, contiene la parte denominktiva: UCP y el logo. En el caso de nuestra marca la grafía o logo es incluso más distintivo que la parte denominativa toda vez que ésta no constituye una palabra sino letras”.

“( ) la propia Resolución impugnada ha señalado, en forma expresa, en diversas partes | del análisis comparativo con las marcas objeto de Oposición por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que el signo solicitado por mi representada CONTIENE elementos fiqurativos relevantes, todo lo cual determina que los signos generen diferente impacto visual de conjunto”.

“( ) La Resolución _N? 1952-2013/TPI-INDECOPI incurre en incongruencia interna y yerra al considerar que existe semejanza entre el signo| solicitado UCP y logotipo y las diversas marcas registradas que contiene la denominación UPC”. “( ) Desde el punto de vista fonético, los signos presentan distinta extensión, secuencia de vocales y consonantes, lo cual determina que los signos generen diferente impacto sonoro de conjunto”.

“( ) Desde el punto de vista gráfico, difieren en el número y secuencia de letras, además de que el signo solicitado contiene elementos figurativos relevantes, todo lo cual determina que los signos generen diferente impacto visual de conjunto.” “( ) al otorgarse el registro de una marca mixta, su ámbito de protección alcanza a toda sú integridad y no a sus elementos por separado.

Razón por la cual, sí creemos que la solicitud de la marca UCP y logotipo goza de la suficiente distintividad para acceder al registro”. “( ) es importante mencionar que actualmente existen varias marcas inscritas vigentes a nombre de diversas universidades con siglas muy parecidas a las huestras que han coexistido pacíficamente”. Tal como se puede apreciar a continuación: Marca Inscrita Marca Inscrita £UAP SA UDA U o ovensinan dicas Peruanas A Harca registrada a nombre de Universidad Peruana de las Américas SA.C. (Registro Ma. 34918) Marca registrada a nombre de Universidad Alas Peruanas S.A. (Registro Ha, 35205) Proceso 502-1P-2015 Marca Inscrita Marca Inscrita ANY ENVELOAS: UAP Y DE AMENTA 0 Usivensioao Atar Pragasas Marz3 registrada e nombre de Álarca registrado 2 nombre de Fundación | Urlvergdad Alga Peruanas 5.4.

(RegaUo Urflrersacad de America (Regato Na. 61582) No, 15205) Marca Inscrita Marca Inscrita MP, a nombre de la Universidad del. Pacifico (Registro No. 28919) A ) A U DA A Marca registrada » nombre de Universidad Peruana de las Américas 5.A.C. (Registro No. 34918) | Marca Inscrita Marca Inscrito fir, a nombra de la Universidad del UPC, a nombre de ta Universidad Pacifica (Regtstro No. 28916) Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C (Registso fo. 31195) Marca Inscrita Marca Inscrita $5GP, a nombre de LA SOCIEDAD: GÉOLCGICA DEL PERU (Registro No. 25593) Marca registrada a nernbre ce Sociedad Hacional ce Pesquería ¡Regato No. 740467 Morca Inscrita: T Marca Inscrita 25 UYse sn.s Ulueca registrada a nombre de Soctedad Marca reg sirada a nombre de Palomino Ajconal ce Pesquesia (Fegstro Na 74346) | ¿Jan0s, Maba th (Registro No, 72071) 3.8.

“( ) nuestra marca solicitada, al igual que muchas de las marcas inscritas, a nombre de otras universidades o entidades, consiste en una marca mixta, es decir (conformada tanto por un elemento denominativo como gráfico). A diferencia de la marca UPC, la cual consiste únicamente en un elemento denominativo”. 3.9. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Proceso 502-1P-2015 MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA UPC l “( ) En sus diversos escritos la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha considerado que un consumidor, así tome un cierto nivel de diligencia, no lo libera de cometer errores en sus decisiones de consumo.

Creemos que esé error no recaería sobre una universidad respecto a otra a la hora de optar por una universidad pensado en los beneficios que le otorgaría sobre otra”. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOP! “( ) la pretensión de que se declare nula esta resolución, es manifiestamente IMPROCEDENTE pues no es ésta aquella con la que se agotó la vía administrativa.

Como el juzgado se servirá corroborar, esta resolución fue la que se emitió en primera instancia administrativa, habiendo sido objeto de un recurso impugnativo interpuesto por la ahora demandante, que motivó precisamente la emisión de la Resolución N* 1952-2013/TPI-INDECOPI por parte del Tribunal”. *( ) queda claro que en el presente proceso únicamente puede declararse la nulidad de la Resolución N* 1952-2013/TPI-INDECOPI, al haber sido ésta, aquella con'la que se agotó la vía administrativa”. *( ) los signos En Litis sí resultan confundibles en tanto distinguen los mismos servicios y además coinciden en el empleo de denominaciones relevantes prácticamente idénticas (UCP/UPC), todo lo cual determina que el público consumidor pueda confundir el origen empresarial de los servicios en relación con los cuales se aplican”.

“( ) apreciados los signos en Litis, es innegable que el empleo de los elementos denominativos relevantes UCP (que dicho sea de paso es el único elemento denominativo presente en el signo solicitado) y UPC, aplicados además a iguales servicios, inevitablemente inducirá al público usuario a confusión respecto al origen empresarial de los mismos”. *( ) la casi identidad fonética existente entre las denominaciones relevantes que tontienen, aunada al hecho que los signos distinguen los mismos servicios, determinan la confusión identificada por la autoridad administrativa”.

“( ) Esta situación no significa, como equivocadamente sostiene la demandante, qué la autoridad no haya evaluado los signos en su conjunto. 6 4.7 4.8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Proceso 502-1P-2015 Por supuesto que lo ha hecho y es precisamente de esa evaluación conjunta que verificó la semejanza entre ellos a partir del empleo de denominaciones relevantes prácticamente idénticas (UCP/UPC)”.

“( ) Con respecto a los argumentos expuestos por la demandante sobre familia de marcas, debemos señalar que los mismos resultan completamente IMPERTINENTES pues el Tribunal del INDECOPI no emitió pronunciamiento sobre este tema en la resolución cuya nulidad se pretende”. “( ) pretender ¡que en sede judicial se evalué un aspecto que la demandante consintió en sede Administrativa, en tanto no impugnó el pronunciamiento! que al respecto emitió la primera instancia en esa vía, constituye una abierta y flagrante violación al principio de congruencia, por lo que los argumentos expuestos en este sentido devienen en IMPERTINENTES”.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por UNIVERSIDAD PERUANA S.A.C., en calidad de tercero interesado “( ) En cuanto 4 su estructura, el signo solicitado puede ser considerado de naturaleza mixta, toda vez que incorpora un elemento denominativo (UCP) y un elemento figurativo (lineas irregulares).

Situación similar se presentan en algunas de las marcas registradas a nombre de nuestra representada”. “( ) en el signo solicitado, la denominación UCP ocupa un lugar central, mientras que los elementos figurativos ocupan un lugar secundario y ornamental. Dell mismo modo en las marcas base de oposición la denominación €s el elemento relevante y, especificadamente, la denominación UPC, razón por la cual nos referiremos en adelante a las marcas registradas como las marcas UPC”.

“( ) consideramos errada la posición de la demandante, en tanto es evidente que losjelementos figurativos que acompañan al signo solicitado no presentan mayor relevancia”. “( ) En consecuencia, estamos de acuerdo con el criterio acertado de la Comisión cuando señala que los elementos gráficos y cromáticos de los signos no son suficientes para desvirtuar sus semejanzas”.

“( ) es evidente¡ que los términos UCP y UPC son similares gráficamente, toda vez que comparten las mismas letras. En efecto, la única diferencia radica en que las dos últimas letras se encuentran invertidas”. “( ) menciona una serie de marcas registradas en la clase 41 que, a su criterio, coexisten sin problemas pese a evocar la misma idea y presenta algunas semejanzas (por ejemplo, UCV, PUCP, UA).

Este argumento no debe ser tomadé en cuenta, ya que las marcas mencionadas presentan 5.7. 5.8. 5.9. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 502-1P-2015 elementos (letras) adicionales distintos que permiten su coexistencia. No sucede lo misma con las marcas en conflicto en el presente procedimiento, toda vez, que éstas comparten absolutamente todas las letras”.

“( ) la apelante|manifiesta que el consumidor medio de los servicios de educación torna 'sus decisiones reflexivamente. Sin embargo, no toma en consideración que la semejanza entre los signos es tal que el nivel de diligencia que un consumidor puede adoptar no lo libera de cometer errores en sus decisiones de consumo”. “( ) En el presente caso, la Comisión y la Sala han considerado acertadamente que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (servicios educalivos a nivel universitario) se encuentran comprendidos en los servicios que distinguen las marcas UPC (educación; formación; esparcimiento; attividades deportivas y culturales).

Vale destacar que este punto no ha sida cuestionado por la demandante”. “( ) Como se ¡puede apreciar, el signo solicitado pretende distinguir servicios que se encuentran incluidos dentro de aquellos que son identificados porllas marcas registradas a nombre de nuestra representada. En este sentido, se cumple el segundo requisito la prohibición de inciso a) del artículo 136"de la Decisión 486".

Argumentos dela Sentencia Resolución Número Nueve del Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo Con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima “( ) el juzgado concuerda con lo manifestado por el Indecopi en cuanto el elemento predominante en el signo po) es la denominación UCP, por lo que el elemento gráfico queda en segundo plano dada la relevancia de la parte denominativa”.

“( ) En cuanto ¡al aspecto gráfico, se observa que ambos signos, UCP (mixto) y UPC (denominativo) se encuentran conformados por las mismas letras, las cuales se encuentran ubicadas de distinta manera, salvo la letra con la que iniciah ambos signos que es la vocal “y”. “( ) el público ¡consumidor guardará en su memoria el aspecto más relevante del signo, que es el término UCP, y no los gráficos que lo acompañan que! han sido colocados de forma arbitraria, es decir, sin intención de evotar una idea en la mente del consumidor”.

“( ) En cuanto] al aspecto fonético, corresponde indicar que el signo solicitado UCP |(mixto) se pronuncia “ucepé” mientras que la marca registrada UPC [denominativa), “upecé”. Dicha circunstancia evidencia la similitud entre las signos, pues el hecho que las dos últimas sílabas de ambos signos sé pronuncien de forma diferente ni evita que se escuchen casi iguales.

Más aun cuando las dos últimas sílabas están conformadas 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7.2. Proceso 502-1P-2015 por una consonahte seguida de la vocal “e”, lo que genera que se escuche casí de forma idéntica”. “( ) ninguno del los signos distintivos en conflicto constituye un signo evocativo, pues las letras que conforman los mencionados signos a primera vista no representan ni despiertan en la memoria del público consumidor la idea de algo".

De este modo, el'hecho de que un signo distintivo empiece con la letra “U” no necesariamente implica que estamos frente al servicio brindado por una universidad. Asimismo, la letra “P” podría asociarse con distintas palabras, como “particular'| “privada”, “peruana”. Por lo tanto, el público consumidor con sólo observar las siglas no puede determinar la denominación de la empresa, institución o universidad que brinda el servicio”.

“( ) ya el juzgado ha corroborado que el signo distintivo solicitado UCP (mixto) es el que tiene mayor preponderancia, pues, por dicho término será utilizado por el público consumidor cuando solicite el servicio o reciba la oferta de un servicio brindado por la Universidad Científica del Perú y, por consiguiente, tal lelemento denominativo es el que debe ser tomado en cuenta al evaluar la semejanza entre los signos, conforme se ha realizado en la presente resolución” “( ) el hecho de que las universidades se encuentran en diferentes departamentos del territorio nacional ni implica que se pueda vulnerar el derecho de exclusiva de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sobre sus marcas permitiendo el registro de un signo distintivo semejante que puede causar riesgo de confusión en el público consumidor”: “( ) sobre al argumento de la clase socioeconómica a la que se encuentra dirigido el servicio educativo que las universidades en conflicto brindan, el Juzgado considera que debe ser desestimada de plano en tanto la accionante no ha representado medio probatorio alguno que acredite dicha afirmación”.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación de UCP - “( ) la apelada fundamenta su decisión en un aspecto no alegado en la demandada al o $er parte de la resolución administrativa impugnada, lo cual vulnera de manera flagrante nuestro derecho constitucional de defensa al no haber sido parte del debate ni en sede administrativa ni en la sede judicial, violentándose además el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al principio de congruencia procesal”.

“( ) cuando el Indecopi en segunda instancia administrativa deniega nuestra marca solicitada, dicha denegatoria se basa en el criterio particular de privilegiar la similitud fonética pero no deja de establecer claramente las diferencias que existen desde la perspectiva gráfica, lo cual no es así tomado en cuenta por el A quo, siendo esto un elemento esencial de su análisis para deolarar infundada la demanda”. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.

Proceso 502-1P-2015 “( ) es una práctica habitual por parte de las universidades utilizar la sigla “U” que sin duda alguna viene a representar el concepto de “Universidad” que claramente será asociado por el público consumidor en relación al mercado relevante, es decir, a los centros de educación universitaria”. “( ) Este es un punto importantísimo: los nombres en las universidades en nuestro país están constituidos por elementos denominativos de poco o ningún carácter distintivo.

Palabras como “peruana”, “ciencias aplicadas”, “cientifica”, “católica”, “Américas”, “nacional” (y por supuesto “universidad”) son de uso comlín y por lo tanto inapropiables para su uso exclusivo y excluyente”. “( ) Sostenemos que no han sido sólidos los argumentos que pretenden minimizar el valor distintivo de nuestro logo y de nuestros colores.

Sostenemos por el contrario que nuestra marca si es distintiva de manera intrínseca y también extrínseca pues no cabe la posibilidad que el público potencial promedio de acceso a las universidades pueda confundirse entre las marcas que se encuentran en conflicto”. “( ) es importante resaltar que tanto en primera como en segunda instancia en sede administrativa, el Indecopi no realizó ningún tipo de análisis en relación a la percepción del consumidor medio como estándar, pues ambas instancias se limitaron básicamente a señalar que los servicios que distingue nuestra marca mixta solicitada estaban vinculados con los servicios que distingue la marca registrada, cuando el análisis debió ser mucho más complejo y no limitarse a eso”.

“( ) la sentencia pasa a desconocer que el objetivo fundamental de una universidad es ofrecer servicios de educación de grado superior y servicios de investigación en todas las áreas del conocimiento, que son servicios sumamente especializados, valorados y reconocidos. Los eventos o las conferencias yla promoción a través de flyers no constituyen la actividad ordinaria y diaria de las universidades y resultan intranscendentes para efectos de la presente controversia”.

“( ) el A-quo ha incumplido y vulnerado el Derecho de nuestra Institución a tener una Sentencia debidamente motivada, en la que toma criterios, los cuales o fueron formulados por la parte demandante e inclusive no fueron parte del procedimiento administrativo cuya resolución final se impugna en el presente proceso”. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si bien el titular¡de las marcas registradas la UNIVERSIDAD PERUANA S.A.C., en su oposición menciona ser titular también de un lema comercial “Universidad de| Verano UPC”, de la documentación allegada a este Tribunal se puede apreciar que la controversia se centra entre las marcas registradas (denominativas y mixtas), y el signo mixto cuyo registro es 10 1.1. 1.2. 1.3.

Proceso 502-1P-2015 pretendido, razón por la cual se interpretará únicamente el literal a)? del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, gráfica 0 figurativa, conceptual e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad| por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, gráfica o figurativa, conceptual e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se discute si el signo constituido por la denominación UCP (mixto) y las marcas previamente registradas UPC (denominativas y mixtas)? son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El literal a) del ¡Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andiha, dice: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso én el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente al derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un Artículo 136.- No podtán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en partícular cuando: a) sean idénticos o se asgmejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productbs o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

La Universidad Peruana ple Ciencias Aplicadas S.A.C. ha formulado oposición al registro del signo UCP (mixto) sobre la base del registro previo de las marcas de su titularidad que se detallan en el cuadro inserto a continuación del párrafo e 2.2. de la parte narrativa de la presente Interpretación Prejudicial. 11 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 502-1P-2015 producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos de otro y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiehe diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentidol| un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a otro registrado o solicitado anteriormente cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Que todos las elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Que los productos y/o servicios cubiertos respectivamente sean idénticos o presenten conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se| debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de ¡analizar la confundibilidad entre dos signos, se debe determinar si éntre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia| entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.$ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego detefminar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso congreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto (desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Proceso 312-1P-2014, da/15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN”. 12 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. Proceso 502-1P-2015 1.6.3. Gráfica o) figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, $e debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4, Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en lá similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un| examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente por el signo UCP (mixto) y las marcas previamente registradas UPC (denominativas y mixtas) para determinar ¡si son confundibles, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo UCP (mixto) y las marcas previamente registradas, entre otras, UPC ESCUELA DE EMPRESAS (mixta), UPC UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 13 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 502-1P-2015 APLICADAS (mixta), UPC VIRTU(L (mixta), CLI CENTRO DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN UPC (mixta) CEDEC DE EDUCACIÓN ECONÓMICA DE LA UPC (mixta), es necesario referirse al tema relativo a la comparación entre signos mixtos.

En estos casos,| se debe tomar en cuenta que el signo mixto está compuesto por lin elemento denominativo y un elemento gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado|conceptual. El segundo, por trazos definitivos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características plede causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada casoS, En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.4.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión”; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.4.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta la comparación de los signos figurativos;| en cuyo caso se pueden distinguir:8 a) El trazado; que son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto; que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la|mente de quien la observa.

En el| cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distirición de los elementos mencionados, pues ta confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Proceso 470-1P-2015. Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015. Proceso B1-1P-2015 de 2( de julio de 2015. 14 2.4.3. Proceso 502-1P-2015 c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que éste elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo Es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemás y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica ide las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.!! Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un sighificado y que unido a un lexema modifica su definición!?. Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, Procesos 1-IP-2008 de 9 ge marzo de 2005 y 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014. RAE: unidad mínima ton significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde (fe ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. RAE: 1.m. Gram. Unidad minima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morferna gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -5, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plur: 15 e 2.5. 2.6.

Proceso 502-/P-2015 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuénta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. En el presente Caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.

Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:13 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado UCP (mixto) y las marcas previamente registradas UPC ESCUELA DE EMPRESAS (mixta), UPC UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (mixta), UPC VIRTUAL (mixta), CLI CENTRO DE Procesos 529-1P-2015 dé fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 Ñ 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 502-1P-2015 LIDERAZGO E INNOVACIÓN UPC (mixta), y CEDEC DE EDUCACIÓN ECONÓMICA DE LA UPC (mixta). Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la supuesta confusión entre el signo UCP (mixto) y las [Marcas previamente registradas, entre otras, UPC (denominativa), MENCIÓN PROPIA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS UPC (denominativa), MENCIÓN PROPIA DE LA UPC (denominaliva) es necesario referirse al tema relativo a la comparación entre signos mixtos y denominativos.

Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas!! para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial'$, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?8, b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el | cotejo de conformidad con las siguientes reglas establecidas en el acápite precedente.

Se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos y denominativos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado UCP (mixto) y las marcas previamente registradas UPC (denominativa) MENCIÓN PROPIA DE LA UNIVERSIDAD | PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS UPC (denominativa), MENCIÓN PROPIA DE LA UPC (denominativa).

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de contestar las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, limitándose a precisar el contenido y alcance de las Estas reglas han sido adóptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providenciás: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicipl de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, Proceso 129-1P-2015, p. 30.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que pudilan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbilo comercial”.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomina en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, huando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. 17 Proceso 502-1P-2015 normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, así como tampocó calificará los hechos materia del proceso.

La Corte Consultante ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: a) ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dos signos que distinguen servicios similares? La función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, respecto de otros de la misma especie. Lo importante es que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Las reglas del cotejo marcario se aplican tanto respecto de signos que distinguen productos como de aquellos que distinguen servicios; las reglas son las mismas. La circunstancia de que los signos cotejados distingan servicios similares es un elemento más a tomarse en cuenta, pues no solo es la mera comparación de lbs signos, ya que existen otros factores, como el grado de atención que pondrá el comprador, etc.

Recuérdese que la similitud de los servicios no dependerá de si se encuentran encuadrados en la misma o en diferentes clases|del nomenclátor internacional. El riesgo de confusión se acentúa si se trata de servicios similares. En materia de similitud, es importante tomar en cuenta la naturaleza de los servicios, su destino, su utilización, su carácter competidor o complementario.

Las reglas para realizar el cotejo|de signos y determinar si son confundibles o no están desarrolladas en los puntos 1 y 2 de esta providencia. b) ¿El grado de atención o percepción del consumidor medio es un criterio determinante para el análisis de confundibilidad de dos signos en disputa? Es importante establecer primero qué clase de público adquirirá el servicio protegido por los signos en conflicto.

Se parte del hecho de que el consumidor medio es una persona que prestará un cierto grado de atención. La clase del público estará condicionada por la clase de servicio que va a adquirir. El juzgador debe conocer quién será el consumidor del servicio o producto. A mayor atención que prestará el consumidor del producto o servicio a adquirir, el rigor del cotejo disminuirá. Esto determinará cuán importante en un cotejo se vuelve la figura del consumidor. c) ¿En todos los casos, el elemento denominativo de una marca resulta ser el más relevante? De ser asi ¿Qué condiciones determinan que el elemento gráfico de un signo mixto sea el más relevante? No en todos los casos.

Nos remitimos a las reglas expuestas en los puntos 1 y 2 de esta Interpretación Prejudicial. d) ¿La determihación del elemento relevante de una marca afecta la regla para el análisis de confundibilidad, según la cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o de conjunto de la marca? 18 Proceso 502-1P-2015 Serán las características de cada caso las que nos llevarán a recurrir a una u otra regla del cotejo marcario.

En ciertos casos bastará una simple visión de conjunto para establecer confundibilidad o inconfundibilidad. Dependerá del tipo de semejanza que pueden presentarse. No seria procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos o servicios amparados por los signos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 07482-2013-0-1801-JR-CA-25, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, eh concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac se abstuvo de conocer el presente proceso!” y, en consecuencia, no participa de su adopción. [/ ( o Ed Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ” Las razones de su abstefición se encuentran en el Memorando N* 022-MP-TJCA-2017 de 8 de mayo de 2017, que consta como anexo del Acta 09-J-TJCA-2017 de 11 de mayo de 2017. 19 Proceso 502-1P-2015 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretafía General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.