gos TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2017 Proceso: 101-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00547 Referencia: Signos en conflicto BELLINI (denominativo) y PORTOBELLINI (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0575 de 18 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita lal Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00547; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI! S.A. Demandado: | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 101-1P-2016 Hechos Relevantes. El 30 de julio de 2008, la Sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), de la República de Colombia, el registro! como marca del signo BELLINI (denominativo), para distinguir productos comprendidos ¡en la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marca (en adelante Clasificación Internacional de Niza)? El 31 de octubre de 2008, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 597, sin que se presentara oposición por parte de terceros.
El 13 de febrero de 2009, mediante Resolución 05723, la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC, negó de oficio el registro del signo BELLINI (denominativo), en base a la marca previamente registrada PORTOBELLINI (denominativa)? perteneciente a la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., concedida para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
PRODUCTOS |ALIMENTICIOS BELLINI S.A., interpuso Recurso de Reposición* yl en subsidio de Apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 05723 de 13 de febrero 2009, los mismos que fueron reslieltos mediante las Resoluciones 14307 de 27 de marzo de 2009 y, 22387 de 30 de abril de 2009 respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 05723.
El 25 de septiembre de 2009, PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A. interpuso| Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho en contra de las Resoluciones 05723 de 13 de febrero de 2009, 14307 de 27 de marzo de 2009, y 22387 de 30 de abril de 2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. El 27 de julio de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la Actión de Nulidad establecida en su contra.
Expediente Administrativo 08-79094. Clase 30: Harinas y| preparaciones hechas de cereales, levaduras, confiterfa a base de almendras almidón para uso alimenticio, harina de cebada, cebada molida, cebada mondada, copos de cereales secos, chow — chow (condimento), copos de maíz, coscous, especias, espesantes para helados comestibles, espesantes para salchichas, fécula para uso alimenticio, galletas, harinas alimenticias, productos harineros, pajitas de maíz, mafk molido, maíz tostado, bizcochos de malta, extractos de malta para la alimentación, patés de frutas, plalos a base de harina, regaliz, relish (condimentos), sagú, sémola, sémola para la alimentación humana, harina de soja, salsa picante de soja, tapioca, harina de tapioca para uso alimenticio.” Certificado 296048.
En la revisión del Expediente, no se ha encontrado la fecha en que se interpuso el Recurso de Reposición. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 101-1P-2016 Mediante Auto de 1 de junio de 2015, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el Proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos Contenidos en la Acción de Nulidad, presentados por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A. *( ) La expresión BELLINI, como expresión contenida dentro del conjunto que conforma el nombre comercial de la empresa solicitante, razón válida e interés particular de la peticionaria para solicitar el registro de la marca comercial BELLINI (Nominativa) en la clase 30, y como la obligación legal que tienen las empresas de colocar en los productos que su marca distingue, el origen o procedencia de los mismos”. *( ) La expresión BELLINI, además de formar parte del conjunto del nombre comercial de la sociedad solicitante, es también un apellido de origen italiano, como puede verificarse en el nombre completo del Gerente de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A., es decir, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI”. *( ) La expresión PORTOBELLO o PORTOBELLINI corresponde al nombre genérico de un producto consistente en unos hongos o SETAS o champiñones, cuya descripción se transcribe textualmente así: “Hongos: Portobelo y Cremini”. *( ) No es posible que el consumidor de productos alimenticios evoque ideas idénticas o afines, al pronunciar y visualizar las expresiones BELLINI y PORTOBELLINI, no solo por el hecho de que son expresiones con connotaciones conceptuales diferentes, sino porque la marca BELLINI respecto de la PORTOBELLINI, de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., produce un impacto visual en el consumidor absolutamente característico y que hace que la marca BELLINI, sea lo suficientemente distintiva y distinguible frente a la marca PORTOBELLINI”. *( ) El Despacho desconoció, ignoró y violó todas las reglas y pautas expuestas por la jurisprudencia y la doctrina acerca de unidad ortográfica, fohética y visual en la comparación de los signos, y partió de apreciaciones| equivocadas y falsas cuando consideró: que entre BELLINI y PORTOBELLINI, existen idénticas ortografías y fonéticas que las hacen confundibles entre sí, máxime sí conceptualmente son diferentes, si el titular de la marca no formuló oposición, y si la marca se encuentra caducada”. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso 101-1P-2016 Argumentos contenidos en la contestación a la Acción de Nulidad, presentada por parte de la SIC *( ) La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a confusión directa o indirecta, la primera induce a los consumidores a adquirir un producto o servicio bajo el convencimiento de que está adquiriendo o usando otro y la segunda, induce a consumidores a atribuir de manera equivocada a dos productos o servicios un origen empresarial común”. *( ) Debe tenerse en cuenta la visión en conjunto de todo el signo y no de sus partes| integrantes de manera aislada, en otras palabras, no procede realizar el fraccionamiento entre las partes del signo para revisar su capacidad de confundir a los consumidores”.
“( ) En el presente se observa que el signo BELLINI no se diferencia sustancialmente de la marca registrada PORTOBELLINI, pues comparten elementos que no le otorgan al primero distintividad, en tanto que gramaticalmente, fonéticamente e ideológicamente son semejantes”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal a) de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpreta únicamente el Artículo 136 Literal a) por ser procedente.
No procede la interpretación del Artículo 134 por no ser parte de la controversia los requisitos que debe contener un signo para ser registrado como marca. De oficio se interpreta el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 4868 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser parte de la controversia la supuesta utilización de denominaciones genéricas en el conjunto marcario.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda pausar un riesgo de confusión o de asociación” ” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se krate.” 1.1. 1.2.
Proceso 101-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre marcas denominativas. Signos compuestos por expresiones genéricas.
ANÁLISIS DE[LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas Como en el proceso interno se discute si el signo BELLINI es confundible con marca denominativa PORTOBELLINI, se analizará la causal de irregistrabilidad en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad cuyo tenero es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tergero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero| porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Lós signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en [el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, | riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. b) Proceso 101-IP-2016 a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo|de asociación, que consiste en la posibilidad de que el emprecaral aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarlal del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. 1.5.
Un signo es |déntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones! ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan| insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando|en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras,| el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes|de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea|y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos ie los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ibidem. Proceso 101-1P-2016 1.6. Igualmente, all proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier; tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho A al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene A efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios! un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos|a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho, tbidem, 1.7. 1.8. 2.2. 2.3. Proceso 101-1P-2016 mayor al bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?0, Es importante|que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de Similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si e; consumidor podria caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación., Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos BELLINI (denominativo) y PORTOBELLINI (denominativo).
Comparación entre marcas denominativas En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado BELLINI (denominativo) con la marca PORTOBELLINI (denominativa). Por tanto, es preciso abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impartan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1! Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado, *?2 " ” Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001 Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10.
Proceso 378-1P-2015, p 11. Proceso 101-1P-2016 2.4. En consecuendia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:*3 a) b) d) Se debe /analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si otupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la|marca en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas! Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro dell la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra|en el diccionario.1? Como ejemplo tenemos el lexema deport en:|deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición*S, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo|general el lexema es el elemento que más impacta en la mente] del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 15 Proceso 88-(P-2015, pp. 10-11.
RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: ter. En enterráis. RAE: t 2. 3. m. Gram. Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujef y - es m. Gram, Por ogosición a lexema, morfema gramatical; p. ej. de, no, yo, el, ar, -S, -ero. m Gram.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primerá y número, plural 2.5. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 101-1P-2016 ii. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. ii. Si los, signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de sighificado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que ell criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BELLINI (denominativo) y la marca registrada PORTOBELLINI (denominativa).
Signos compuestos por expresiones genéricas. La sociedad demandante argumentó que la expresión PORTOBELLO o PORTOBELLINI corresponde al nombre genérico de un producto consistente en unos hongos o SETAS o champiñones. En este marco, es apropiado referirse a los signos genéricos. Conforme lo han referido las partes en conflicto, en el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o téanico del producto o servicio de que se trate.
En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto. Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. Si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa.
En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrase solo como marca. La Sala consultante deberá determinar si la expresión PORTOBELLINI es genérica en relación con los productos de la Clase 30 de la 10 Proceso 101-1P-2016 Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2009-00547, la que deberá adoptaria al emitir ell correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y LL Cecilia Luisa Ayllón|¡Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | ' Hernán Romero Zammbráno, Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTRADO MAGISTRADO 11 Proceso 101-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. l 4 Cecilia Luisa Ayllón Uinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12