TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 145-1P-2016 Asunto: nterpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: (8394-2014 Referencia: Marca “W. Maciron” (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 078-2016-SDCSP-C/PJ, del 31 de marzo de 2016, recibido vía courier el 8 de abril de[2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó Interpretación |Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso interno No. 8394-2014.
Mediante providencia del 3 de abril de 2017, recibida en este Tribunal vía correo electrónico el 20 de abril de 2017, la Consultante remitió copia de un escrito de la demandañte y solicitó información sobre la Interpretación Prejudicial requerida. El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 145-1P-2016 PROPIEDAD — INTELECTUAL REPÚBLICA DEL PERU. INDECOPI, SEQUOITA CAPITAL MANAGEMENT LTD. Hechos relevantes El 24 de noviembre de 2005, Sequoita Capital Management Ltd. solicitó el registro como marca del signo W. Maciron (denominativo), ante el Instituto Naciona Propiedad Intele para distinguir w Niza. de Defensa de la Competencia y de la Protección de la stual de la República del Perú (en adelante INDECOP), nisky de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de The Scotch Whisky Association, el 3 de marzo de 2006, formuló oposición contra la referida] es engañoso el amparado.
La Oficina de Sid 2008, mediante infundada la opo solicitud de registro y argumentó que el signo solicitado relación con el lugar de procedencia del producto nos Distintivos del INDECOPI, con fecha 8 de agosto de Resolución No. 16158-2008/0SD-INDECOPI declaró sición y otorgó el registro para la marca W. Maciron. El 21 de septier bre de 2008, The Scotch Whisky Association interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, el 7| de agosto de 2009, profirió la Resolución No. 1959- 2009/TPI-INDECOPI, por la cual confirmó ta Resolución apelada.
El 23 de noviembre de 2009, The Scotch Whisky Association planteó demanda de impugnación contra la Resolución No. 1959-2009/TPI- INDECOPI ante la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. El 15 de enerollde 2010, el INDECOPI presentó la contestación a la demanda. El 26 de abril de 2012, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo dé la Corte Superior de Justicia de Lima, profirió sentencia declarando infundada la demanda.
Consta en dicha sentencia que durante la tramitación de la causa fue declarada rebelde la codemandada Sequoita Capital Management Ltd. El 8 de agosto de 2012, The Scotch Whisky Association interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes señalada. 2.10.El 2 de abril de '2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se pronunció confirmando la sentencia apelada que declaró infundada la demanda.
Proceso 145-IP-2016 2.11.El 20 de mayo de 2014, The Scotch Whisky Association interpuso recurso de casación contra la sentencia antes señalada. 2.12.El 12 de agosto||de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dispuso remitir las copias de lo actuado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emitan el informe respectivo.
Argumentos de la demanda Indicó que la marca W. Maclron es engañosa para distinguir el producto whisky, porque al| contener el prefijo Mac da a entender a los consumidores que distingue un| Scotch Whisky, o whisky escocés, cuando en realidad distingue un whisky originario de Bahamas. Manifestó que whisky escocés es el término usado para definir al destilado exclusivamente en Escocia, que es el de mayor renombre del mundo.
Es una indicación de procedencia que aplicada en las etiquetas de un producto, da a éntender al consumidor que es un renombrado whisky escocés, el cual debe producirse conforme a los estándares de la orden del whisky escocés de 1990, que certifica el acta homónima de 1988. Sostuvo que el prefijo Mac/Mc es de origen escocés y significa “hijo de”, por lo que los términos precedidos de dicho prefijo son identificados como de origen escocés. La letra W inicial en el signo solicitado a registro, resulta totalmente irrelevante en su estructura gramatical y pasará totalmente desapercibida ante el público consumidor peruano. La expresión Maciron por si sola constituye un signo engañoso respecto a la procedencia del producto que vaja distinguir.
Si en el mercado peruano surge un nuevo whisky, con la [denominación Maciron, tendrá una gran connotación escocesa y dará a entender al consumidor en forma directa que se trata de un whisky procedente de Escocia. Señaló que existen numerosas marcas compuestas por el término Mac/Mc que identifican whisky escocés, siendo un indicador de tal procedencia. Refirió a varias solicitudes de registro de marcas conformadas por el término Mac/Mc para distinguir whisky, sin tener origen escocés, presentadas en diversos países del mundo, en que fueron rechazadas por inducir a engañolal consumidor sobre el origen del producto.
Manifestó que lal denominación Whisky Escocés o Scotch Whisky es una denominación de origen, y que la marca Maclron indica o sugiere que el producto que distingue es un whisky escocés. Por ello, invocó el Artículo 135 literal i) de la Decisión 486. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. Proceso 145-1P-2016 Argumentos del la contestación a la demanda presentada por el INDECOPI Señaló que la marca concedida W. Maciron, independientemente que contiene la partícula Mac, es percibido en su conjunto como un signo de fantasía respecto del producto que distingue (whisky).
Las partículas MacíMc no determinan que el público consumidor las vincule necesariamente con Escocia, con más razón si dichas partículas forman parte igualmente ¡de apellidos y marcas procedentes no sólo de Escocia, sino de distintos países del mundo. Sostuvo que la prohibición del literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, determina que los signos engañosos proporcionan una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores. indicó que el engaño debe provenir de la marca misma, de la relación entre el signo engañoso con los productos que distingue; que el engaño debe ser evidente; y que son engañosos los signos que dan la impresión de indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o servicio al cuall se aplican.
Cita ciertos casos de denominaciones geográficas aparentes, que no son descriptivas ni engañosas; y las indicaciones geográficas que se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas. Indicó que el signo solicitado W. Maclron (denominativo) será pronunciado por el público consumidor como W. Maciron o W. Mac Airon, percibido como un signo de fantasia respecto del producto whisky, no conteniendo en sí mismo alguna información errónea respecto del producto, ni aflorando del propio signo úna indicación incorrecta acerca del producto.
Señaló que si blen el apellido Mac/Mc puede tener un origen escocés, además de irlandés, resulta una verdad de perogrullo que su uso se ha extendido a todo el mundo, no sólo como apellido sino como signo distintivo de manera que ¡dicha palabra actualmente forma parte de apellidos y marcas procedentes de Escocia y de distintos países del mundo.
La partícula Mac aplicada a whisky no genera alguna connotación particular en el público consumidor, mucho menos alude a una determinada procedencia geográfica. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Sostuvo que el engaño previsto en el literal ¡) del Artículo 135 de la Decisión 486, tiene que afectar las decisiones de consumo en la medida en que las decisiones que tomen los consumidores para adquirir bienes y servicios basados en la calidad de los mismos deben realizarse conforme a distinciones de marca.
Señaló que la prohibición de registrar como marcas los signos engañosos se encuentra fijada “en el literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344 (sic)”, cuya prohibición es evitar la confusión o el engaño. 5.3. 5.4. Proceso 145-1P-2016 Manifestó que según reporte de búsqueda de marca, otras marcas se encuentran registradas en la Clase 33, con origen en diversos países, por lo que no se puede concluir que las partículas Mac o Mc necesariamente sean identificables exclusivamente como indicador de que el origen geográfico de los|productos sea de Escocia. Indicó que no se cumple con lo previsto en el Artículo 221 de la Decisión 486, tanto más siles reconocible por el consumidor peruano que la marca de comida rápida Mc Donald's es de origen norteamericano, en consecuencia, lal denominación W. Maclron es de fantasía al no ser entendida por el público consumidor peruano promedio como una referencia o alusión de origen geográfico del producto, es decir que no se trata de una marca descriptiva.
Argumentos del Recurso de Apelación presentado por The Scotch Whisky Association Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que el prefijo Mac/Mc por sí solo constituye un indicador que el whisky que identifica es escocés, no canadiense, inglés, norteamericano ni menos aún peruano, o mezclado o embotellado en el Perú. Las propias autoridades marcarias en el Perú han establecido correctamente que tales prefijos son de origen escocés, y que la adopción de los mismos en un nuevo signo de la Clase 33, por personas|que no tienen origen escocés o actividad económica en Escocia, puede llevar a confusión al público consumidor sobre el origen de los productos.
Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia No obra del expediente remitido por la consultante, copia de la referida sentencia, sin embargo en el Resumen para la Interpretación Prejudicial por ella remitido, se indica que en dicha sentencia consta que si bien el prefijo Mc o Mac constituye parte de los apellidos de origen escocés, éste no resulta relevante|lal grado de inducir a engaño o confusión, o que en su caso pudiera proyocar de manera indefectible algún estado asociativo con dicho país. Argumentos de] Recurso de Casación presentado por The Scotch Whisky Association No obra del expediente remitido por la consultante, copia del referido recurso, sin embargo, en el Resumen para la Interpretación Prejudicial por ella remitido se indica que en dicho recurso se reiteraron los argumentos de la demanda y del recurso de apelación; además de señalarse que la Sala Revisora no ha cumplido con solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de las normas andinas aplicables al casó. 2 0D »2 1.2. 1.3.
Proceso 145-IP-2016 NORMAS A SER'INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del cual se interpretará la disposición prevista en el literal i) por ser procedente para el caso concreto.! TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos engañosos.
Los signos de fantasía. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad|de signos engañosos. En vista que ell fundamento de la demanda de The Scotch Whisky Association es que la marca W. Maclron (denominativa) estaría incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal 1) del Artículo 135 de la Decisión 486, lo tual ha sido negado tanto por el INDECOPI como por las sentencias impugnadas, corresponde desarrollar el tema planteado conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal.2 El literal i) del Artículo 135 ¡bidem establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.
Sobfe esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de uha enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple fas funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.? Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( )”. Ver, entre otras, Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 54-1P-2016 del 9 de marzo de 2017, 214-1P-2015 del 7 de diciembre 2015, 51-1P-2013 del 19 de junio de 2013, 166-1P-2012 del 15 de marzo de 2013, 82-1IP-2002 del 4 de diciembre de 2002, 38-4P-99 del 29 de enero de 2000. Proceso 82-1P-2002, ya citado. 1.4, 1.5. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 145-1P-2016 “El engaño! se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar'el interés general o público, es decir, del consumidor el carácter engañoso es relativo.
Esto quiere decir que no hay signos engañosos |en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”.* Se deberá determinar si el significado de la marca cuyo registro ha sido impugnado es conocida por el público consumidor, para posteriormente determinar si podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, y de esta forma establecer su registrabilidad.
El engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio.5 Los signos de fantasía En vista que el INDECOPI y en la sentencia de primera instancia se ha señalado que la marca W. Maclron (denominativa) es de fantasía, se abordará el tema propuesto, reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha desarrollado sobre la materia.$ Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores.
Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si'son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 8394-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 4 5 Proceso 39-IP-99, ya citado.
Proceso 51-1P-2013, ya citado. Ver, entre otras, Interpretaciones Prejudiciales de los procesos 54-1P-2016 ya citada, 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013, /2-iP-2003 del 4 de septiembre de 2003. 7 Proceso 145-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a Z Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA' MAGISTRADO mn Hernár/Romero A - Hugo Ramiro Gómez Apac ÑAGISTRADO MAGISTRADO m7 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
SY ) / Cecilia 4%: Gustavo Co PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte|consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 145-1P-2016