TRIBUNAL/DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 51-1P-2017 Interpretación Prejudicial Tribunal — Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-10848 Signos involucrados CHOCOBONE (denominativo) y KINDER SCHOKO-BONS (mixto) y KINDER SCHOKO-BONS (denominativo) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 0514-2017-TDCAQ de fecha 15 de febrero de 2017, recibido vía correo electrónico el 21 de febrero de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486|de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 178/11-2013-10848.
El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Soremartec S.A. A 2.1. 2.2. Proceso 51-1P-2017 Demandados: Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Procurador General del Estado Tercero beneficiario: Industria de Alimentos dos en uno S.A. Hechos relevantes El 10 de marzollde 2005, Industria de Alimentos dos en uno S.A. (en adelante, Industria de Alimentos) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el ¡EPI)! de la República del Ecuador, el registro coma marca del signo CHOCOBONE (denominativo), para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza?.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual, el 6 de julio de 20015, Soremartec S.A. (en adelante, Soremartec) formuló oposición a la citada solicitud sobre la base de las siguientes marcas: MARCA CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, substitutos del café, productos de harina hechos a bases de KINDER 1197-94 30 cereales (excluyendo SCHOKO-BONS forraje), pan, galletas, pasteles, pastas y dulces, hielo comestible; miel, melaza, levadura y polvo de homear; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, cocoa, productos de cocoa, principalmente pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate, cubiertas, principalmente cubiertas de chocolate, chocolate, Expediente administrativo 54601/2005.
Del escrito de demanda presentada por Soremartec S.A. se desprende que los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado son los siguientes: Café, fé, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereals, pan, pastelería, y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo y todos los demás productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional. 2 Proceso 51-1P-2017 huevos de chocolate, decoraciones para árboles de navidad hechos de chocolate, artículos hechos a base de chocolate comestible con sabor a licor; artículos de azúcar, dulces incluyendo pastelería fina y dura; gomas de mascar, gomas de mascar con poco azúcar, caramelos con poco azúcar, Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, substitutos del café, productos de harina hechos a bases de cereales (excluyendo forraje); pan, galletas, "andere pasteles, pastas y dulces, Schoko-. sa hielo comestible; miel, Ni Bons be] melaza, levadura y polvo de 3229-93 30 homear; — sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, cocoa, productos de cocoa, en especial pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate, cubiertas, principalmente cubiertas de chocolate, chocolate, huevos de chocolate, decoraciones para árboles de navidad hechos de chocolate, artículos hechos a base de chocolate comestible con sabor a licor; artículos de azúcar, dulces incluyendo pastelería fina y dura; gomas de mascar, gomas de mascar con poco azúcar, caramelos con poco azúcar. 2.3.
El 12 de diciembre de 2005, mediante Resolución 986984, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial aceptó la oposición presentada por Soremartec y negó el registro de la marca CHOCOBONE. 2.4. El 3 de enero de 2006, Industria de Alimentos formuló recurso de apelación contra la Resolución 986984 del 12 de diciembre de 2005. 3 Descripción de productos conforme al escrito de demanda presentada por Soremartec S.A. ad Descripción de productos conforme al escrito de demanda presentada por Soremartec S.A. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 51-1P-2017 El 9 de abril de 2009, mediante Resolución S/N, notificada el 13 de abril de 2009, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales revocó la Resolución 986984 y aceptó el registro de la marca CHOCOBONE. El 29 de mayo ¡de 2009, Soremartec presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N0 1 de Quito, a fin de anular la Resolución S/N del 9 de abril de 2009.
El 10 de junio de 2009, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del IEPI, al Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, al Procurador General del Estado y a Industria de Alimentos. El 28 de julio de 2009, el Presidente del IEPI presentó escrito de contestación a la| demanda.
El 13 de septiembre de 2012, el Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado presentó escrito de contestación a la demanda. 2.10. El 13 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 3.1. 3.2. 3.3. N* 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Soremartec El signo solicitado no es lo suficientemente distintivo para constituirse en marca, dado que es extremadamente similar a las marcas KINDER SCHOKO-BONS de su titularidad y poseen entre sí semejanzas que crean confusión en el consumidor. Los signos guardan extrema similitud gráfico-visual; asimismo, el signo solicitado no puede acceder a registro debido a que reproduce de forma parcial a sus marcas.
Del análisis de los signos en conjunto y de forma sucesiva, el riesgo de confusión o de asociación es muy alto, además los productos distinguidos son idénticos y comprendidos en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual el público consumidor podría asumir erróneamente que el signo solicitado es una variante de sus marcas registradas o una nueva línea de productos de KINDER SCHOKO-BONS.
Argumentos de la contestación presentada por el Presidente del ¡EPI. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 4 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 51-1P-2017 El acto administrativo impugnado goza de legitimidad dado que fue emitido por la autoridad competente y observando las formalidades de Ley. La demanda es improcedente por carecer de fundamento legal.
Impugna desde ahora la prueba que pudiera presentar la demandante por ilegal e improcedente. Argumentos da| la contestación presentada por la Procuraduría General del Estado Señaló casilla judicial para las notificaciones que correspondan en el proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado.
Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre signos denominativos compuestos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (..) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la mafca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” og 1.1. 1.2. Proceso 51-1P-2017 Comparación entre un signo mixto con elemento denominativo compuesto y un signo denomjinativo. Signos conformados por palabras y/o particulas de uso común. Marca débil. Conexión competitiva de los productos amparados en la Clase 30. Preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad | de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que ¡en el proceso interno se discute si el signo solicitado CHOCOBONE (denominativo) es confundible o no com las marcas registradas KINDER SCHOKO-BONS (mixta) y KINDER SCHOKO-BONS (denominativa), y que, además el Tribunal consultante ha solicitado la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, resulta pertinente analizarlo: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuándo: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada ístro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(0 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor|al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinadó, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial| diferente al que realmente posee.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 6 Proceso 51-1P-2017 b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor|| aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial||del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para|luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces a terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de|confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las sigujentes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente y Ibidem, a Ibidem, 1.5. d) Proceso 51-1P-2017 observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar lá comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (1) (ii) Criterip del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales oO prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho lconsumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la|autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. * Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en/riesgo de confusión y/o de asociación. Ver Interpretación Prejbdicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Sin embargo, Proceso 51-1P-2017 o sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis d ebe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre lds productos amparados por los signos en conflicto. En conclusión, en el caso en análisis se deberá verificar si existe confusión respecto del sign o solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.
Comparación entre signos denominativos compuestos Como la contro solicitado CHOGC SCHOKO-BONS comparativo teni ersia radica en la presunta confusión entre el signo OBONE (denominativo) y la marca registrada KINDER (denominativa) es necesario que se realice el examen endo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronundiables dotadas o no de un significado o concepto.10 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acú ticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los qu cualidades o fun que no manifiest cualidades y fun al ser apreciados otras, cualquier: compuesta, o de o sin el acompañ: En consecuencia! deberá realizar el tienen una connotación conceptual que evoca ciertas jones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, n conexión alguna entre su significado y la naturaleza, iones del producto que va a identificar.
Estos elementos, en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre alguna para que los signos a registrarse adopten, entre de estas formas: se compongan de una palabra los o más palabras, con o sin significado o concepto, con miento de un gráfico.?2 al realizar la comparación entre signos denominativos se cotejo de conformidad con las siguientes reglas:?3 Ver Interpretaciones Plejuiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem, Ibidem. Ibidem. [ b) d) Proceso 51-1P-2017 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponr su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función dferencicra en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el sigho es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de lla palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?1, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 15 Si los signo$ en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuénta lo siguiente:. Por lo [general el lexema es el elemento que más impacta en la mente| del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de sighificado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que ell criterio ideológico debe estar complementado con otros criterids para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran|en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la Sonoridad de la denominación. REAL ACADEMIA ESFAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ferr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significada. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 51-1P-2017 e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.5.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá] analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:16 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor, b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabíp. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad (del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras gehéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas, f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca [notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que|compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o|es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar lá realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre los signos. Para dicho análisis, se deberá Je Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 dejfecha 10 de junio de 2016. 11 3.1. 3.2. tener en cuenta | Proceso 51-1P-2017 3s palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimisino, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de re Comparación el compuesto y un Como la contro CHOCOBONE ( BONS (mixta), e: teniendo en cuen! por un lado, y un Al realizar la co. constatar que se mayor influencia teniendo en cuen rdación en el público consumidor. tre un signo mixto con elemento denominativo signo denominativo ersia radica en la confusión entre el signo solicitado lenominativo) y la marca registrada KINDER SCHOKO- necesario que se verifique la comparación entre ambas a que están conformadas por un elemento denominativo, lemento gráfico y denominativo por el otro. paración entre marcas denominativas y mixtas, se debe aya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene n la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, a lo siguiente:1*? a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la conflisión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea|o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denaminativos expuestas precedentemente en el numeral 2.4. del tema 2. 3.3.
Como el elementé denominativo en el signo solicitado es compuesto??, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los [componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de lá marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros 3.4. expuestos prece: En congruencia deberá verificar q; ya expuestas, co que pudiera exis lentemente en el numeral 2.5. del tema 2. con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se ue se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas n el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación tir entre los signos. Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayuda á a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Ibidem. Dentro de los signos d enominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 12 4.1. 4.2. 4.3. 4,4. 4.5. Proceso 51-1P-2017 Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos conformados por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil La Sala consultante efectuó preguntas sobre signos conformados por palabras y/o partículas de uso común. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema.
El Literal g) del ¡Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: nm exclusivamente oO se hubieran convertido en una ción común o usual del producto o servicio de que se trate en aje corriente o en la usanza del país; transcrita prohíbe el registro de signos conformados or designaciones comunes o usuales, las palabras o común al estar combinadas con otras pueden generar ente distintivos, por lo que se puede proceder a su Itimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que le uso común sean utilizadas por los otros empresarios. su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de las partículas genéricas o de uso común se deben excluir arca.19 exclusivamente partículas de us signos completa registro.
En este las expresiones Ello significa qu oposición, ya qu del cotejo de la No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal mánera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo |la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?0 Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 19 20 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 536-1P-2015, de fecha 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12. 13 Proceso 51-1P-2017 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento y/o partícula de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distitivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de usé común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Conexión competitiva de los productos amparados en la Clase 30 La Sala consultante efectuó preguntas relacionada a los criterios para determinar la distintividad extrínseca de los signos. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de conexión competitiva, Se debe tomar eh cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no|es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debejanalizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?22 Para apreciar conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios! Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establetida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes, Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 b) d) Proceso 51-1P-2017 que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.
La sustitución se presenta claramente cuando un (ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, ellanís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero;
Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complemenlariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos p servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión| de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio) deberá complementarse con otros criterios. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. 15 5.5. 6.1. 6.2.
Proceso 51-1P-2017 Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendeí con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario fotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva [entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamehte con otros criterios para observar la existencia de conexión campetitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, pafa establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o |servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar, que el que produce uno también produce el otro.
Preguntas formuladas por el Tribunal consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan ell caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcarjce de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿La distintividad (extrínseca) de un signo supone que, a pesar de poseer partículas de uso común, contenga elementos adicionales que lo permitan diferenciarlo de marcas previamente registradas? La respuesta es sí, conforme a lo desarrollado en el tema 4 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial. En caso de que los productos protegidos por un signo solicitado y una marca previamente registrada, sean los mismos, y como tales compartan canales de comercialización ¿sugiere que exista mayor riesgo de confusión? Sí, toda vez que no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre las productos amparados por los signos en conflicto. 16 Proceso 51-1P-2017 6.3.
De acuerdo a la doctrina, se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias, ¡dicho esto ¿basta que los signos en conflicto sean similares para determinar que no son distintivos entre sí? No, como se explicó en la respuesta anterior, también se debe de incluir en el análisis todos los aspectos necesarios, lo cual abarca la evaluación en relación a la identidad y/o vinculación (conexión competitiva, conforme a lo desarrollado en el tema 5 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial) entrellos productos que distinguen las marcas registradas y los que se pretenden distinguir con el signo solicitado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-10848, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratadb de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interprelación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. KT AAA AÁ j y A Y / Ea pe t Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO y Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 17 Proceso 51-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros — EA E “Brito - PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18