TRIBUNAL, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2017 Proceso E 66-IP-2017 Asunto A Interpretación Prejudicial Consultante E Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante B 9666-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia B Signo involucrado TODO LO BUENO DEL CAMPO (mixto) Magistrado Ponente B Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 9666-2014-0/BRSECA-CSJLI-PJ de fecha 1 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el 2 de marzo de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 9666-2014-0-1801-JR+CA-26.
El Auto del 24 de abrillde 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. U Se advierte que en el oficio de solicitud de Interpretación Prejudicial, por error se consignó el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, de la lectura del informe qué acompaña al referido oficio se desprende que se solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal bj del Artículo 135, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5.
Proceso 66-1IP-2017 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Costeño Alimentos S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Hechos relevantes El 23 de noviembre de 2012, Inversiones Ormus S.A.C. (ahora Costeño Alimentos S.A.C. ¡En adelante, Costeño) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de lla Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) de la República del Perú, el registro del signo conformado por ta denominación TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (se reivindica colores)?, para distinguir los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza?, conforme al siguiente modelo: 100010 UENO DEL GAMPO El 21 de agosto de 2013, mediante Resolución 12690-2013/DSD- INDECOPI, la Dinección de Signos Distintivos del Indecopi denegó de oficio el registro del signo solicitado TODO LO BUENO DEL CAMPO (mixto), al estar incurso en la prohibición de registro establecida en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.
El 11 de septiembre de 2013, inversiones Ormus S.A.C. formuló recurso de apelación contra| la Resolución 12690-2013/DSD-INDECOPI del 21 de agosto de 2013. El 28 de mayo de 2014, Costeño informó que mediante Escritura Pública de 19 de diciembre de 2013, se acordó la fusión por absorción entre su empresa e Inversiones Ormus S.A.C., y, en virtud de dicha fusión, esta última fue absorbida por Costeño. El 11 de julio de 2014, mediante Resolución 1946-2014/TPIINDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 12690-2013/DSD-INDECOPI del 21 de agosto de 2013, que denegó el registro del signo solicitado por Costeño. Expediente administrativo 515136-2012, Clase 31: Granos y productos agricolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.El 12 de mayo d El 30 de octub administrativa a f| 11 de julio de 201 El 3 de noviembni lo Contencioso A de la Corte Sup ordenó correr tra: demanda.
El 25 de noviemb a la demanda. El 3 de mayo de Contencioso Adm] la Corte Superi Proceso 66-1P-2017 je de 2014, Costeño presentó demanda contencioso n de anular la Resolución 1946-2014/TPI-INDECOPI del 4, e de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado rior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda y lado de la misma al Indecopi a fin de que conteste la re de 2014, el Indecopi presentó escrito de contestación 2016, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo inistrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de or de Justicia de Lima emitió sentencia declarando infundada la demanda presentada por Costeño. 2016, Costeño apeló la sentencia. 2.11.
El 6 de septiembre de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de|la demanda contencioso administrativa presentada por Costeño El signo solicitado es susceptible de identificar los productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza ya que a través de un esfuerzo adicional el consumidor puede relacionar, aún de manera indirecta, el término TODO IO BUENO DEL CAMPO con productos destinados a Usarse en actividades deportivas o actividades que involucren algún tipo de esfuerzo.
La denominación| TODO LO BUENO DEL CAMPO está escrita en medio de dos líneas pafalelas y en la línea superior se muestra la figura de una hoja de color verde que forma parte del logo característico de todas sus marcas HOJA REDONDA, la cual goza de una gran trayectoria y es altamente conocido su origen empresarial. Actualmente se encuentran registradas, a favor de diferentes titulares, las marcas SIEMPRE QUEDA BIEN, MAS VIDA PARA VIVIR MEJOR, RICO FRESCO Y SABROSO LO MEJOR DEL SUR PARA SU MESA y TODO FRESCO FRUTAS Y VERDURAS, las cuales no indican expresamente el origen empresarial de los productos que distinguen, sin embargo, gozan de 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso 66-1P-2017 distintividad y ello no ha sido tomado en cuenta por la autoridad en el presente caso. Argumentos de la contestación presentada por el Indecopi. En el aspecto |denominativo, el signo solicitado consiste en una denominación simple que alude a la idea de la totalidad de los productos provenientes del campo, sean de origen vegetal o animal, que tienen la característica de [ser sanos y, consecuentemente, beneficiosos para la salud; siendo que esta idea no puede ser asociada con un origen empresarial determinado, incumpliendo con la función diferenciadora propia de toda marca.
En el aspecto gráfico, el signo solicitado no presenta ninguna caracteristica especial, toda vez que las palabras que integran la frase están escritas sin ninguna grafía especial y carece de elementos que le otorguen distintividad. En relación a lo señalado por Costeño respecto a que el signo solicitado contiene la figura de una hoja que correspondería a su marca HOJA REDONDA, dichá figura no resulta perceptible para el consumidor en atención al tamaño pequeño y espacio que ocupa en el signo. Además, la hoja no presenta hinguna forma especial o característica.
En relación a las| marcas registradas, cabe precisar que al momento de otorgar dichos registros las instancias competentes del Indecopi analizaron situaciones propias que involucraban exclusivamente a cada uno de los signos y se decidió por concederlos en su oportunidad. Sentencia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima Se advierte que el elemento denominativo compuesto desprende la idea positiva que alude a productos provenientes del campo, lugar saludable para las personas y en el cual surgen todo tipo de vegetales, frutos y cereales, lo que los convertiría en productos de buena calidad y mejores.
El signo solicitado pretende distinguir productos de la Clase 31 que en su mayoría son proyenientes del campo y si bien es cierto la denominación hace referencia a los productos, no logra identificar el origen empresarial de los mismos. Se advierte que la figura de la hoja en el signo solicitado es complementaria a la denominación TODO LO BUENO DEL CAMPO, dado que por su tamaño y simple estilización pasa desapercibida por el consumidor, por lo cual no le sería fácil intuir que el signo de la demandante forma parte de las marcas HOJA REDONDA. er 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2.
Proceso 66-1P-2017 Esta judicatura considera que el signo solicitado puede ser percibido debido a que tiene representación gráfica, sin embargo, ello no es suficiente para acceder a registro ya que no tiene capacidad para distinguir a los productos de Costeño y la identidad de la actora seria diluida en el mercado, sujetándose al desconocimiento y/o confusión del público consumidor.
El hecho que actualmente se encuentren registradas otras marcas similares a la que solicita Costeño no puede ser considerado dado que la parte debió demostrar de manera lógica y mediante fundamentos fácticos y jurídicos que los hechos [que precedieron al registro de dichos signos fueron similares a los suyos. Por lo expuesto y de las pruebas actuadas, se determina que el Indecopi emitió la Resolución 1946-2014/TPI-INDECOPI de fecha 11 de julio de 2014, sin incurrií en la causal de nulidad y, asimismo, cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos.
Argumentos del|recurso de apelación presentado por Costeño Reiteró sus argumentos de la demanda en cuanto a que el signo solicitado es susceptible de identificar productos de la Clase 31 dado que incluye la figura de una hoja que atribuye que dicho signo pertenece al conjunto de marcas conformados por la denominación HOJA REDONDA, la misma que goza de trayectofia en el mercado y de la cual es altamente conocido su origen empresarial.
Asimismo, reiteró su argumento referido a las marcas registradas que no indican expresamente su origen empresarial como en el caso del signo solicitado. Agregó que se deberá tener en cuenta que el nivel de diligencia del consumidor medio de productos de la Clase 31 es alto dado que son productos de consumo humano y seria inusual que el consumidor no distinga un producto que ingresará a su aparato digestivo.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?*, la cual procede pbr versar sobre la materia controvertida. Decisión 486 de la Colisión de ta Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintididad;
(.) 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 66-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Pregunta de la Sála consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro del signo TODO LO|BUENO DEL CAMPO (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión| 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad;
(..J” La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicaf el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.5 La distintividad tiene un doble aspecto:S a) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o| servicios en el mercado. b) La distintiyidad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado, De manera referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
De manera referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, es 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 66-1P-2017 La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.” El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer ligar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 31 de la Clasificación Intefnacional de Niza.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por to que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos eh el mercado.
La distintividad está de la mano con el origen empresarial de una marca, el consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros y a su vez está ligado el origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.10. Por lo antes expuesto, el origen empresarial de una marca, juega un papel importante ya que para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación. 7 De manera referencial, ver Proceso 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 66-IP-2017 Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Tomando en cuenta que Costeño ha alegado que se otorgaron, a favor de diferentes titulares, registros de marcas similares al signo solicitado, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la| actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja|a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capitulo Il de la [Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad! Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones$, En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de priofidad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga|uniformizar los pronunciamientos de las mismas?.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros?0, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse De modo referencial, dE Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 66-1P-2017 sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó pl registro*!. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional interpretación del considere más a En cualquier eve competente para que, de acuerdo con su criterio de los hechos y de las normas, adopte la decisión que Jecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. nto, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado??, Sobre el segunda tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en €aso no hubiesen sido presentadas observaciones.
En consecuencia, lal autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerta de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado13, Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integrally motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones profefidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones [presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares**, 2.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sind que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de|hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas [se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos15, Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 66-1P-2017 2.11.
En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros paises miembros. Estas Circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad [que corresponda. 2.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evallar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las Valoraciones que se realicen. 3.
Pregunta de la Sala consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por el órgano consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcante de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad|Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.
¿Qué elementos esenciales se debe destacar en una marca mixta para determinar que contiene distintividad? Para responder la pregunta cabe precisar que los signos mixtos son aquellos que están conformados por una parte denominativa y otra gráfica. En relación a cuáles serían los elementos esenciales para determinar la distintividad de un signo mixto, cabe señalar que cada caso es distinto, todo dependerá del análisis en conjunto que realice el examinador, para lo cual en primer lugar deberá observar cuál es el elemento que predomina, si el denominativo o el gráfico, de lo cual dependerá si el gráfico es el que le dota de distintividad para ser apto a registro o si por el contrario sus características ng le aportan mayor aptitud distintiva y lo que prevalece es la parte denominativa la cual a su vez debe ser diferenciadora y susceptible de registro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver; el proceso interno 9666-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la. 10 q. Proceso 66-IP-2017 Comunidad Andina, er) concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y Cecilia Lúisa AyltórÚlinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A Hugo Ramiro Gómez Apac [0] MAGISTRADO Hernán Xomero Zas AG De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
PASS (GQ Ue s a Cecilia Luisa AyllórGlinteros — Gústavó García de PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11