TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2017 Proceso: 108-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente Interno del Consultante: 340/2009 Referencia: Signos involucrados PILSEN CALLAO (mixto) / PILSEN (denominativo), PILSENER (etiqueta) y PILSENER (etiqueta-denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0007/2016 del 20 de enero del 2016, recibido vía Courier el 1 de marzo del mismo año, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 340/2009; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. Demandado: VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA SN 2.2 2.3 Proceso 108-1P-2016 Hechos relevantes El 12 de marzo del 2003, Unión de Cervecerías Peruanas Backus € Johnston S.A. (en adelante, BACKUS) solicitó ante la Dirección General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI), el registro como marca del signo PILSEN CALLAO (mixto)! para distinguir productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.

La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N* 2615 bajo el número 1080343, El 3 de agosto del 2004, Cervecería Boliviana Nacional S.A., (en adelante, CBN) presentó oposición en base a sus marcas registradas: PILSENER (denominativa y etiqueta) registro 54380-A, PILSEN (denominativa) solicitud de registro en trámite, presentada el 13 de junio de 2002; y, PILSENER (etiqueta) registro 49159-A%, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

PILSENER (denominativa y etiqueta) AS re ER PAZ Expediente Administrativo 108034 Clase 32: “( ) cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sín alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebida” En la revisión del Expediente, no se ha encontrado la fecha en que fue publicada la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Revisado el expediente interno no se encuentra la imagen de la marca PILSENER (etiqueta). ty 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Proceso 108-1P-2016 BACKUS contestóS argumentando que la marca PILSEN CALLAOS es Una marca que originalmente fue registrada en Bolivia por BACKUS. El 5 de septiembre del 2005, mediante Resolución Administrativa 1909/05, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, declaró fundada la oposición presentada por CBN y, consecuentemente, rechazó el registro del signo solicitado por BACKUS.

El 22 de febrero del 2006, BACKUS presentó Recurso de Revocatoria. El 24 de marzo del 2006, el SENAPI mediante Resolución Administrativa R-023/2006 rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por BACKUS. El 23 de octubre del 2006, BACKUS presentó Recurso Jerárquico en contra de la Resolución R-023/2006. El 25 de agosto del 2008, mediante Resolución Jerárquica 001/2008, el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, revocó la Resolución 023/2006, declaró infundada la oposición de CBN y dispuso el registro como marca el signo PILSEN CALLAO (mixto) a favor de BACKUS. 2.10 El 22 de junio del 2009, CBN presentó demanda Contencioso 2.11 Administrativa en contra del Viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, solicitando que se revoque la Resolución Administrativa 001/2008 de 25 de agosto de 2008 y, en consecuencia, que se confirme la Resolución Administrativa R-023/2006 de 24 de marzo de 2006.

El 30 de junio del 2010, el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones contestó la demanda Contencioso Administrativa, solicitando a las autoridades se dicte Auto Supremo declarando improbada la demanda interpuesta por CBN contra de la Resolución Administrativa 001/2008 del 25 de agosto del 2008. 2.12 Mediante Resolución 231/2015 del 9 de septiembre del 2015, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Revisado el expediente interno no consta la fecha de la contestación por parte de BACKUS a la oposición: formulada por CBN. Ceritificado 61658-A. 3.1 3.2 3.3 3,4 4.1 Proceso 108-1P-2016 Argumentos Contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa, presentados por CBN *( ) el Viceministro desconoce la calidad de marca mixta que tiene la marca solicitada PILSEN CALLAO, pues según su interpretación el contenido denominativo no tendría valor ni relevancia alguna.

Dicha apreciación va en contra de la línea claramente establecida en la doctrina, la jurisorudencia y la normativa marcaría tanto nacional como internacional, que establecen de manera uniforme la característica de marca mixta”. *( ) el diseño de signo consiste en una etiqueta cuadrada con ángulos redondeados con un corte oscuro y verde cuyo fondo es de color celeste con franjas rojas delgadas conteniendo un óvalo de borde oscuro con un fondo de color verde oscuro conteniendo la denominación PILSEN CALLAO en letras celestes con ribete rojo.

Sobre el óvalo se encuentra una corona de color oscuro y en la parte baja del óvalo se lee “LA PRIMERA” y en la parte izquierda del óvalo en una franja verde se lee TWIST OFF. Sin embargo, se observa claramente que en el diseño sobresale la palabra PILSEN por el tamaño y color siendo casi imperceptible la palabra CALLAO, debido a los colores, ya que el fondo del óvalo es verde y la palabra CALLAO está en letras rojas”. *( ) cuando CBN, al momento de presentar la demanda de oposición presentó los correspondientes títulos de registro y, posteriormente, el SENAP!I los cotejó y determinó de manera inequívoca que existía riesgo de confusión y, por tanto, denegó el registro de la marca solicitada por Backus y Johnston”.

“( ) el argumento principal, presentado por CBN a través de su demanda de oposición, consiste en que la similitud de las marcas “PILSENER” (Etiqueta), “PILSENER” (denominación y etiqueta) y PILSEN (Etiqueta) vs. “PILSEN CALLAO” induciría a un inminente riesgo de confusión al público consumidor, más aun tomando en cuenta la similitud de la clase internacional (32) y el rubro al que se dedican las partes (Cervecería Boliviana Nacional S.A. vs. Unión de Cervecerías Backus y Johnston)”.

Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa, expuestos por el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones “( ) se pudo evidenciar que otras firmas también tiene registro de marcas que contienen la denominación “PILSEN” o “PILSENER”, tales como PILSEN DORADA, PILSEN TRUJILLO, PILSEN LIMA, PILSEN REAL, PILSENER CRUCEÑA, PILSENER ESCUDO, POTOSINA PILSENER, CERVEZA CORONA PILSENER, DUCAL PILSENER, entre otras”. 4.2 4.3 4.4 Proceso 108-1P-2016 “( ) el elemento denominativo de la marca mixta puede ser preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor”. “( ) las marcas en conflicto no son iguales puesto que todos los elementos que la conforman son diferentes y completamente diferenciables uno del otro, teniendo similitud entre las similitudes;

“PILSEN” y “PILSENER”. “( ) esta denominación “PILSEN”, es una denominación de uso común dentro de la elaboración de la cerveza, es decir, que nadie puede tener titularidad exclusiva de la misma, en ello, es claro el Tribunal Andino de Justicia en manifestar a través de sus interpretaciones prejudiciales que cuando en una marca existan palabras o denominaciones de uso común, éstas no deben ser tomadas en cuenta en el cotejo marcario, debiendo valorarse las demás denominaciones que puedan tener la marca”, NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a)” por ser pertinente para resolver el proceso interno. No se interpretará el Artículo134 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no es materia controvertida lo que debe contener un signo para poder ser registrado como marca.

De oficio se interpretará el Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486%, a fin de desarrollar el tema de las palabras de uso común en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; ( )" Q 1.1. 1.2. Proceso 108-1P-2016 conformación de un signo, el cual se ha controvertido en el proceso interno. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. Palabras de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se discute si el signo mixto PILSEN CALLAO es confundible con las marcas PILSENER (mixtas) y PILSEN (denominativa), por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(a PILSENER (denominativo y etiqueta) con Registro 54380-C, y, PILSENER (etiqueta) con Registro 3658-C y renovación 101466. Proceso 108-1P-2016 puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.*0 a) b) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. 1.5. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen ta marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:11 a) b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. Ibidem. 1.6. d) Proceso 108-1P-2016 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello 1 tbidem. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 108-1P-2016 representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería13, Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con el signo mixto PILSEN CALLAO y con las marcas previamente registradas PILSENER (mixtas)? y en trámite de registro PILSEN (denominativa), para los mismos productos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión entre el signo PILSEN CALLAO (mixto) y las marcas previamente registradas PILSENER (mixtas) y en trámite de registro PILSEN (denominativa), hay que tomar en cuenta que los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por lo que se procederá al análisis de los mismos.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?5 En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 15 Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001 PILSENER (denominativo y etiqueta) con Regístra 54380-C; y, PILSENER (etiqueta) con Registro 3658-C y renovación 101466.

Ver a manera de referencia la interpretación Prejudicial del Proceso 470-1P-2015. 2.3.1. 2.3.2. Proceso 108-1P-2016 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?S; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:1? a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*8, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1? Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.

Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 2.3.3.1. 2.3.3.2. Proceso 108-1P-2016 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?!. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto, - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. E) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema” Unidad minima con pa significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; a que poseyendolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis.

EA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE.Definición de “morfema”. Unidad mínima ( eistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. Por oposición a texema. morfema gramatical: p.ej., de, no. yo, el, ar, -s,-ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: personas, primera y número, plural 11 2.4.

Proceso 108-1P-2016 2.3.4, Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a 2.3.5. 2.3.6. comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar 12 2.5. 3,1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 108-IP-2016 cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo del singo denominativo y los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PILSEN CALLAO y los signos previamente registrados PILSENER (mixtos)? y en trámite de registro PILSEN (denominativo).

Palabras de uso común En el proceso interno, consta que el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones en su contestación a la Demanda Contencioso Administrativa afirmó que la denominación “PILSEN”, es una denominación de uso común dentro de la elaboración de la cerveza, razón por la que se abordará este tema. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo marcario??. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Esta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de.

PILSENER (denominativo y etiqueta) con Registro 54380-C; y, PILSENER (etiqueta) con Registro 3658-C y renovación 101466. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215, 13 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 108-1P-2016 los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. Debe considerarse este aspecto al momento de resolver el proceso interno, en el sentido de verificar si en efecto alguna de las palabras o partículas que conforman el signo son por sí solas capaces de identificar en el mercado productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, sin que causen perjuicio a sus competidores, toda vez que un signo con su registro, posee el derecho de exclusividad y de oponerse al uso por parte de terceros no autorizados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Intemo 340/2009, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa eros / MS y Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 14 Proceso 108-1P-2016 Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

A Cecilia Luisa Ayiter Quinteros PRESIDENTA SECRETAR Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15