O e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 44-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 con sede en la ciudad de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17802-2011-0339* Referencia: Signos involucrados: ERKE (mixto) / RUNBIRD (DEVICE) € MIZUNO (mixtos) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0062-TDCA-JM de 18 de enero de 2016, recibido fisicamente el 27 de enero de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 con sede en la ciudad de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17802- 2011-0339; y El Auto de 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO CORPORATION). Si bien el Informe del Juez consultante se refiere al proceso 17811-2013-4565, de la revisión de los documentos que se encuentran en el expediente se evidencia que el proceso es el 17802-2011-0339. 2.1. 2.2. Proceso 44-1P-2016 Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: FUJIAN HONGXING ERKE SPORTS GOODS CO. LTD. Hechos Relevantes: El 27 de marzo de 2006, FUJIAN HONGXING ERKE SPORTS GOODS CO., LTD. (en adelante, FUJIAN HONGXING) solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador (en adelante, lEP)), el registro del signo ERKE (mixto) como marca para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza? (Expediente 169078/06/ALB). «<= rrhh BERE Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Intelectual el 27 de octubre de 2006, MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (en adelante, MIZUNO CORPORATION), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con sus marcas mixtas: — Marca |_ Certificado - Clase Novice) 1805-98 28% RUN ujovice) 1806-98 25 A evice) 1807-98 | 185 <q SFZI1ZUNO. Clase 25: Zapatos, prendas de vestir, sombreros, calcetería, bufandas, camisetas, termos de baño, corbatas, correas de cuero (vestimenta), zapatos deportivos, cinturones.

En los documentos remitidos por el Juez consultante no se pudieron identificar los productos. Clase 25: Zapatos deportivos. En los documentos remitidos por el Juez consultante no se pudieron identificar los productos. NOU >, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 5.1. Proceso 44-1P-2016 El 17 de enero de 2008, la Dirección de Oposiciones y Tutelas Administrativas de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, mediante Resolución 91983 denegó el registro del signo solicitado.

El 18 de febrero de 2008, FUJIAN HONGXING presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. El 14 de diciembre de 2010, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del JEPI, mediante trámite NO 08-1954-RA revocó el acto administrativo impugnado y concedió el registro solicitado.

El 18 de abril de 2011, MIZUNO CORPORATION presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución emitida por la Primera Sala del IEPI, solicitando como pretensión principal que se declare la ilegalidad del anterior acto administrativo. El 20 de agosto de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 4 con sede en la ciudad de Quito de la República del Ecuador, suspendió el proceso y ordenó solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por MIZUNO CORPORATION: Indicó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y visual. Manifestó que los signos en conflicto amparan productos de la Clase 25, especialmente zapatos deportivos. Argumentó que el signo solicitado carece de distintividad. Agregó que el elemento relevante de los signos en conflicto es el gráfico.

Expresó que el lEP] desatendió la abundante doctrina y jurisprudencia sobre el tema. Argumentos de la contestación presentada por el EPI:. Manifestó que el acto administrativo impugnado es legal y válido, pues se ha dictado en cumplimiento y observancia de la normativa nacional y andina.. Señaló que la demanda presentada es improcedente por cuanto sus pretensiones carecen de fundamento legal.

Argumentos del Tercero Interesado FUJIAN HONGXING: Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles. Su elemento relevante es el denominativo. 5.2. 5.3. 1.1. Proceso 44-1P-2016 Expresó que los elementos gráficos de los signos en conflicto son diferentes, ya que el del signo solicitado es abstracto y no evoca ninguna idea concreta en la mente del consumidor, mientras que el del registrado evoca la figura de un pájaro.

Argumentó que en el escenario internacional y nacional ambas marcas coexisten pacificamente. Participación de la Procuraduría General del Estado Si bien no contestó la demanda, señaló casillero judicial. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el Artículo 134, ya que la definición de marca no es necesariamente aplicable para resolver la controversia. Se restringirá la interpretación del Artículo 136 a su literal a)*. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos. Coexistencia de hecho de marcas. La conexión competitiva (Clases 25, 18 y 28). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos ERKE y RUNBIRD (device) € MIZUNO son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013, 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 44-iP-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo Uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: E — e Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales, Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, Proceso 44-1P-2016 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. ? 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre tas cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009, E NS 2.2.

Proceso 44-1P-2016 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.!! b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales oO prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.12 Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos ERKE y RUNBIRD (device) 8 MIZUNO, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo, que a su vez puede ser simple o compuesto, y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico, ya que su Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, VET 2.3.

Proceso 44-IP-2016 tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor de acuerdo con las particularidades de cada caso. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas!? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*!.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. b) e) Proceso 44-1P-2016 conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición*6, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. ii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr, En enterráis. RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. m Gram.

Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural US 7 Proceso 44-1P-2016 f Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!*?: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Lu Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 10 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 44-1P-2016 c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos ERKE y RUNBIRD (device) 8 MIZUNO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

Coexistencia de hecho de marcas Como quiera que el tercero interesado argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de coexistencia de hecho de marcas o coexistencia pacífica de signos, reiterando la jurisprudencia sobre el tema.18 El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) Se pueden ver las Interpretaciones 246-IP-2015 de 20 de octubre de 2016; 302-1P-2015 de 13 de octubre de 2016; y 618-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016. 11 al IN 3.7. 3.8. 4.2.

Proceso 44-1P-2016 En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 3.7.1. Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 3.7.2.

La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 3.7.3. Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 3.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, se deberá establecer si los signos mixtos ERKE y RUNBIRD (device) MIZUNO, coexisten pacificamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia, con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación. La conexión competitiva (Clases 25 / 18 y 28) Como algunos de los signos opositores amparan productos de las Clases 18 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá analizar la conexión competitiva en el presente asunto.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.*? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar tos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 12 Proceso 44-1P-2016 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.20 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 4.4.1.

El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. 4.4.2. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad 4.3. 4.4. eN AA 20 Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016, 13 =— Proceso 44-1P-2016 entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 4.4.3.

La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 4.4.4. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17802-2011-0339 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el eN artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad A" Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

A y “4 14 Proceso 44-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto de! Tribunal. | E A Cecilia Luísa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Lui A oGlnters === PRESIDENTA > us| Ga 24d SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 44-1P-2016 | 15