TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de julio de 2017 Proceso: 316-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00131 Referencia: Signos involucrados: D'VIDA (denominativo) / DAR VIDA (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2676 de 10 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 14 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2012-00131; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. 2.2. [ MARCA | NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE | REPRESENTACIÓN Proceso 316-1P-2016 Hechos relevantes. El 22 de julio de 2010, AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. (en adelante AGRÍCOLA HIMALAYA), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) el registro corno marca del signo denominativo D'VIDA, para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.? (Expediente 10/89105).

El 20 de septiembre de 2010, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 620, ante lo cual HARINERA DEL VALLE S.A. (en adelante HARINERA DEL VALLE), presentó oposición alegando riesgo de confusión con su marca mixta DAR VIDA. | DAR VIDA Mixta 180713 302 DARVIDA 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 22 de febrero de 2011, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 11749 declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

El 22 de marzo de 2011, HARINERA DEL VALLE interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 13 de abril de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 19441, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado y concedió el recurso de apelación. El 16 de junio de 2011, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 32295, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada.

Encontrándose dentro del término legal, HARINERA DEL VALLE presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de los actos administrativos anteriormente determinados. El 26 de noviembre de 2012, la SIC presentó escrito de contestación de la demanda. El 26 de noviembre de 2012, AGRÍCOLA HIMALAYA presentó escrito de Clase 32: Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; extractos de frutas sin alcoho!; aperitivos sin alcohol; bebidas a base de jugos de frutas; néctares de frutas sin alcohol; aguas de mesa; aguas minerales; refrescos; sorbetes; zumos y jugos vegetales; jugos de fruta.

Clase 30: Tabaco, cerillas (versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza). De los documentos que integran el expediente no se evidencia la fecha de interposición de la demanda. Proceso 316-1P-2016 contestación de la demanda. 2.10. Mediante auto de 30 de marzo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo 3.2. 3.3. 4.2. 4.3. 44, 5.1. 5.2. 5.3.

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso para solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por HARINERA DEL VALLE. Manifestó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos fonético y conceptual.

Afirma que los signos en conflicto evocan el mismo concepto, lo que genera confusión ideológica. Expresó que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético, conceptual ni ortográfico.

Indicó que la expresión “D' o DE” tiene un significado diferente a “DAR”. Argumento que la palabra VIDA es de uso común. Agregó que entre los productos que amparan los signos en conflicto no existe conexión competitiva. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por AGRÍCOLA HIMALAYA Expuso que los signos en conflicto no inducen a error al público consumidor.

No generan confusión o asociación de ningún tipo. Señaló que ambos signos están compuestos por palabras de uso común, las cuales no son apropiables. Precisó que no existe vinculación entre los productos amparados por ambos signos y, por lo tanto, pueden coexistir pacificamente en el mercado. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DO 2 9 1.1. Proceso 316-1P-2016 No se interpretará el Artículo 134, ya que la definición de marca no es necesariamente aplicable para resolver la controversia. Se restringirá la interpretación del Artículo 136 a su literal a)*. De oficio, se interpretará el Artículo 135 literal g) de la misma normativa ya que regula la irregistrabilidad de los signos de uso común.$5 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica, y figurativa o gráfica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. La conexión competitiva (Clases 30 y 32).

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y figurativa o gráfica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo D'VIDA y la marca mixta DAR VIDA son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (9) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

¡550 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. 1.2. 1.3. Proceso 316-1P-2016 a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.” 1.2.1.

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.2.2.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:S 1.3.1.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 1.3.2, Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. 1.4. 1.3.3. 1.3.4, Proceso 316-1P-2016 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al 9 Ibidem. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 316-1P-2016 comprar pasabocas para fiestas. b) Criterio del consumidor especiatizado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.10 Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto DAR VIDA con el signo denominativo D'VIDA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado, mientras que los signos mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas?! para el cotejo: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudiciat del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. Proceso 316-1P-2016 tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.*? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado, y que unido a un lexema modifica su definición. 13 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 12 13 RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, terr, en enterráis.

RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3, m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural Proceso 316-1P-2016 e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

Como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!” 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una: marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de N marcas, tendrá mayor relevancia. l Xi La Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 ml dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 316-1P-2016 c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto DAR VIDA y el denominativo D'VIDA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por particulas de uso común Como en el proceso interno se hace referencia a que la palabra VIDA es de uso común, el Tribunal abordará el tema planteado. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.15 Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en A a A 15 Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-1P-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-IP-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016. 10 ] sí 3.6. 3.7. 3.8. 4.2. 4.3.

Proceso 316-1P-2016 su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serio para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra VIDA es de uso común en las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

La conexión competitiva (Clases 30 y 32) Como el signo mixto DAR VIDA ampara productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y el denominativo D“VIDA ampara productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá analizar la conexión competitiva en el presente asunto. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.** Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los 16 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 1 Proceso 316-1P-2016 productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?*? 4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.

El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto o servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios v Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 12 ¡e Proceso 316-1P-2016 pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 4.4.4. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel! publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00131 la que deberá adoptarila al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Á——__ — _———_— p | E S Cecilia Luisa Ayllón Quinteros “Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 13 Proceso 316-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. p] IS ) / (mM 7 77d Cecilia A! e Guetaros LY NE rai PRESIDENTA SECRETA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 316-1P-2016 | 14