(aja AS Some TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 168-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 4436-2015 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca denominativa TRIANGULO Magistrada Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
VISTOS El Oficio 080-2016-SDCSP-C/PJ del 31 de marzo de 2016, recibido vía courier el 20 de abril de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 33 y 35 de la Decisión 472, y los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 4436-2015; y, El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno “a Demandante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 168-IP-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. Tercero Interesado: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Hechos Relevantes El 27 de octubre de 2004, SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante NESTLE), solicitó ante el INDECOPI la cancelación por falta de uso del registro de la marca denominativa TRIÁNGULO, inscrita bajo el Certificado 46811 a favor de GOOD FOODS PERU! (en adelante, GOOD FOOD'S), para distinguir productos de cacao de la Clase 30? de la Clasificación Internacional Niza.
El 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 016251 la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada en parte la solicitud de NESTLÉ, cancelando la marca TRIÁNGULO para distinguir cacao solo o combinado, así como para preparaciones y productos de la Clase 30, quedando únicamente vigente para distinguir chocolates. El 25 de octubre de 2007, NESTLÉ presentó recurso de apelación contra la Resolución antes citada.
El 8 de mayo de 2008, mediante Resolución 1061-2008/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 016251 de 28 de septiembre de 2007. El 19 de agosto de 2008, NESTLÉ interpuso demanda ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando la nulidad de ta Resolución 1061-2008/TPI-INDECOPI de 8 de mayo de 2008.
El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución 01 la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró inadmisible la demanda y concedió a la parte demandante el plazo de cinco días para subsanar las observaciones señaladas. El 21 de enero de 2009, la parte demandante presentó la subsanación de la demanda.
La Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., adquirió los activos de GOOD FOODS PERÚ S.A. Clase 30: Cacao sólo o combinado, cacao, preparaciones y productos de cacao. Sk Proceso 168-1P-2016 2.8. El 19 de agosto de 2009, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por NESTLÉ. 2.9. El 24 de agosto de 2009, Compañía Nacional de Chocolates S.A. (en adelante Compañía de Chocolates) presentó escrito de contestación a la demanda. 2.10.El 14 de septiembre de 2012, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Once, declaró infundada la demanda interpuesta por NESTLÉ contra el INDECOPI. 2.11.
El 23 de enero de 2013, NESTLÉ interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12.El 22 de abril de 2014, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, confirmó la sentencia de primera instancia emitida el 14 de septiembre de 2012. 2.13.El 6 de enero de 2015, NESTLÉ interpuso Recurso de Casación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, contra la sentencia expedida el 22 de abril de 2014. 2.14.El 10 de diciembre de 2015, mediante Auto Calificatorio del Recurso de Casación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por NESTLÉ, y dispuso remitir el cuadernillo respectivo para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la correspondiente Interpretación Prejudicial. 3.
Argumentos de la demanda presentada por NESTLÉ 3.1. Expresó que la marca denominativa TRIÁNGULO debió ser cancelada en su totalidad, al no ser usada en el mercado local ni en ningún país de la Comunidad Andina durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción. 3.2. Adujo que ninguna de las pruebas presentadas acredita el uso de la marca; solo demuestran la venta del producto por un período aproximado de tres meses, lo que no es procedente en productos de venta masiva. 3.3.
Indicó que todos los productos alimenticios que son comercializados en Perú cuentan con un registro sanitario, y hasta el año 2005 no existía dicho registro ni a favor de GOOD FOOD'S ni de la Compañía de Chocolates, que correspondiera a un producto denominado TRIÁNGULO para distinguir una golosina con sabor a chocolate identificada de forma genérica y que no es chocolate. d 3 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2.
Proceso 168-1P-2016 Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI. Expresó que ni la norma andina ni la nacional exigen que se tenga que demostrar el uso de la marca de manera ininterrumpida y continua durante los tres años anteriores a la fecha de solicitud de la cancelación. Alegó que las pruebas presentadas por Compañía de Chocolates muestran la comercialización y el uso de la marca TRIÁNGULO para distinguir chocolates en Perú, dentro del periodo relevante, en la cantidad y modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos que distingue y en la forma que se efectúa su comercialización en el mercado.
Adujo que del expediente administrativo se desprende que PROCACAO S.A. transfirió la titularidad de los registros sanitarios a GOOD FOOD'S, y éste a su vez a Compañía de Chocolates; en consecuencia, el producto descrito como “Chocolates Triángulo de Leche Winter's” o “Chocolate de leche Triángulo” poseía registro sanitario, puesto que éstos por si solos no habilitan el uso de un signo como marca.
Argumentos de la contestación presentada por la Compañía de Chocolates indicó que las pruebas presentadas en conjunto acreditan fehacientemente el uso real y efectivo (fabricación, distribución y comercialización) en el mercado peruano de chocolates identificados con la marca TRIÁNGULO, en el período previsto por la ley y en la cantidad suficiente de acuerdo con la naturaleza del producto.
Alegó que la Decisión 486 no exige que se acredite el uso de la marca de manera continua durante los tres años antes de la interposición de la solicitud de cancelación de la marca. Expresó que el registro sanitario no es determinante para acreditar el uso o no de una marca. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Determinó que los medios probatorios presentados en la instancia administrativa resultan idóneos y han demostrado la comercialización en Perú de los chocolates identificados con la marca TRIÁNGULO por el período comprendido de diciembre del 2001 a febrero de 2002, en una cantidad razonable y suficiente de acuerdo con la naturaleza del producto.
Sostuvo que cualquier uso de la marca en la cantidad y el modo que normalmente corresponda a la naturaleza de los productos determinará la interrupción del plazo de cancelación. Del Recurso de Apelación presentado por NESTLÉ. En esta oportunidad reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 8.1. 8.2. Proceso 168-1P-2016 Sentencia de Segunda Instancia Determinó que de los medios probatorios aportados al proceso se evidencia que se trata de un producto alimenticio (chocolate), y que de acuerdo a la naturaleza perecible y la modalidad de su comercialización, se concluye que la marca fue usada en la cantidad y el modo que usualmente correspondería de acuerdo con lo que establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Manifestó que si bien el producto se comercializó durante tres meses, basta que se acredite su uso en cualquier momento, ya que la norma no exige que el periodo de tres años tenga que ser continuo. Recurso de Casación presentado por NESTLÉ Reiteró los argumentos expuestos en la apelación y agregó que no se solicitó la respectiva interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual era obligatorio.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 33 y 35 de la Decisión 4723; y de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso, En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.
“Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. 1.1. 1.2. Proceso 168-1P-2016 Se hará la interpretación solicitada por ser procedente. De oficio, se interpretará el Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.5 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Interpretación Prejudicial facultativa y obligatoria.
Los efectos de no solicitar la Interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria.
Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia Como NESTLÉ en su recurso de casación sostuvo que no se solicitó la Interpretación Prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y teniendo en cuenta que la Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 33 y 35 de la Decisión 472 (Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), corresponde abordar el tema planteado.
Como quiera que la solicitud de Interpretación Prejudicial se realizó en el marco de un Recurso de Casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la Interpretación Prejudicial.
“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".
“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Articulo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros" > a 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 168-1P-2016 La Interpretación Prejudicial se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitariof, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos: 1.3.1.
Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que conozca de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma comunitaria andina, que no sea de única o última instancia, puede elevar consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este caso el juez nacional no suspende el proceso. 1.3.2.
Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional que conozca de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma comunitaria andina, que sea de única o última instancia, tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial.
Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio Como en el proceso interno se discute si procede la cancelación por no uso de la marca denominativa TRIÁNGULO, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca.
Para el efecto se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.” Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 Los Artículos 165 a 170, salvo el 169% de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
En ese marco, las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Sobre esto se puede ver ta Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2011. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, 53- 1P-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014.
El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 0 E Proceso 168-1P-2016 2.4, Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Dicha legitimación se presenta cuando: 2.4.1. 2.4.2. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento, la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.
Es importante aclarar que la falia de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486).
En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.
Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.
Oportunidad para adelantar el trámite 2.5. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 168-1P-2016 acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma?. El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capitulo 1V del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El Artículo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nactonal respectiva, de acuerdo con el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. 2.9. Proceso 168-1P-2016 sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, si se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por falta de USO.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización10, El Régimen probatorio.
La carga de la prueba 2.10.La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 2.11.
El mismo Artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 2.12.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 2.13. En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 10 Proceso 168-1P-2016 indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.14. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 2.15.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.16.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 2.17.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.18.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 2.19.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos 1 N 2.20. 2.21. Proceso 168-1P-2016 casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 2.22.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.23.
De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los 12 Proceso 168-1P-2016 intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.
La cancelación parcial por falta de uso 2.24. Como en el acto administrativo de primera instancia se canceló la marca parcialmente, el Tribunal realizará algunas precisiones en relación con dicha figura. 2.25. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2.26.
El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
( )”. (Resaltado agregado) 2.27. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.28.Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en 13 Proceso 168-1P-2016 una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.29.
A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 y 3.
Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.30.Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo 2.31. suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y caracteristicas, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.
De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca denominativa TRIANGULO es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia, en cuyo contexto se responderán las preguntas planteadas.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 4436-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | o —Á ) á LN Cecilia Luisa AyllgA Quinteros isRafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 14 Proceso 168-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. o ' NM 4 M5, 7 / ) Cecilia Luisa Ayl ón Quinteros a usta o rito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 168-1P-2016 — | 15