TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de julio de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 204-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2008-00140 Signo FRESCADENT (denominativo) Dr. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 1762 de 6 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales a), b), y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2008-00140; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribuna! admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: Tercero Interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. ALFREDO PALIS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. PROCESO 204-1P-2016 Hechos relevantes El 28 de diciembre de 2004, el señor ALFREDO PALIS solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) el registro como marca del signo denominativo FRESCADENT, para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.? (Expediente 04129112).
El 28 de febrero de 2005, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 549, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. El 22 de julio de 2005, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 17273 concedió el registro solicitado. El 31 de mayo de 2008, COLGATE PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE PALMOLIVE), presentó acción de nulidad contra la SIC, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad la Resolución 17273 de 22 de julio de 2005.
El 3 de agosto de 2010, la SIC contestó la demanda. ALFREDO PALIS, mediante Curador Ad-Litem, contestó la demanda.? El 28 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso para solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por COLGATE PALMOLIVE Argumentó que el signo FRESCADENT no debió registrarse como marca por estar compuesto exclusivamente por dos elementos, que combinados, generan una expresión descriptiva. Manifestó que la palabra FRESCA comunica preparación reciente y frescura, que son efectos y bondades esenciales de los dentifricos.
Sostuvo que el sufijo DENT es claramente la raíz de la palabra dental, se encuentra en las palabras relativas a los dientes, y es de uso común en marcas alusivas a la salud oral. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas), jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.
De los documentos enviados por el consultante resulta ilegible la fecha en que se presento la contestación de la demanda. ¡a | AN 4.2. 4.3. PROCESO 204-1P-2016 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC Señaló que el signo denominativo FRESCADENT cumplió con los requisitos legales para ser registrado. Indicó que si bien la marca registrada está compuesta por dos palabras genéricas y/o descriptivas, la expresión FRESCADENT en su conjunto es una denominación distintiva.
Es un signo evocativo. Precisó que la marca registrada no confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de las palabras o elementos que la componen, sino el derecho exclusivo del conjunto FRESCADENT. Argumentos de la contestación a la demanda presentados por curador Ad-Litem de ALFREDO PALIS Manifestó que se atiene a lo probado en el transcurso del proceso.
En cuanto a las pruebas se allanó a las aportadas siempre que sean válidas y le sean favorables a su representado. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la Interpretación solicitada, pero se restringirá el Artículo 134 a su primer párrafo.3 De oficio, se interpretará el literal g) del Artículo 135 de la misma normativa, ya que regula la irregistrabilidad de los signos de uso común.* Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. ( )". “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;
C---) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, ta cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) 1.1 1.2, 1.3. 1.4. 1.5. PROCESO 204-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras o partículas de uso común. Análisis de registrabilidad de signos evocativos.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos Como en el proceso interno se discute si el signo FRESCADENT es descriptivo, se abordará el tema propuesto. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y le permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado (primer párrafo del Artículo 134 de la Decisión 486). La distintividad tiene un doble aspecto: ¡) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. La falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca.
Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (literal f); las formas de uso común (literal 6), y los signos engañosos (literal ¡), entre otros. 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” »] 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
PROCESO 204-1P-2016 Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
En línea de principio los elementos descriptivos carecen de distintividad y, en consecuencia, no procede su registro de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva.
También seria registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. 1.10.En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado distintivo, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor. 1.11.De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerado débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no NV PROCESO 204-1P-2016 pueden ser apropiadas. 1.12.En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. proceso interno, se deberá determinar si la marca denominativa FRESCADENT es descriptiva, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras o partículas de uso común Como se argumentó que DENT es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.5 Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-1P-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
PROCESO 204-1P-2016 distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si la partícula DENT es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente establecer la distintividad del signo FRESCADENT. Análisis de registrabilidad de signos evocativos Como en el proceso interno se discute si el signo solicitado es evocativo, el Tribunal abordará el tema propuesto siguiendo los antecedentes jurisprudenciales sobre la materiaS, Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser registrables, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signos con el producto o servicio que pretende identificar, podrían ser considerados como marcadamente débiles y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podria impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-1P-95; Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015.
PROCESO 204-1P-2016 pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía sería marcadamente fuerte. 3.6. De conformidad con lo anteriormente plasmado, se deberá analizar si el signo FRESCADENT tiene carácter de evocativo, para posteriormente realizar el correspondiente análisis de registrabilidad.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2008-00140, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Bl l ¡ e ÓN, Cecilia Luisa Ayltón Quinteros $ Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro MAGISTRADO Apac PROCESO 204-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
E Y j A / PA ) nm) "4 y (yl a (A Cecilia LY AS Quinteros Gustayo Garc o PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 204-IP-2016 |