TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de julio de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 226-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2010-00081 Signos involucrados: GASTROS (denominativo) / GASTRUM (denominativo) Dr. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 1973 de 16 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literales a) y b), 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N” 2010-00081; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 226-1P-2016 Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SERGIO TAMAYO RUEDA Hechos relevantes El 29 de octubre de 2008, SERGIO TAMAYO RUEDA solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) el registro como marca del signo denominativo GASTROS, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.* (Expediente 08-114933).
El 31 de diciembre de 2008, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 599, ante lo cual LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. (en adelante, LAFRANCOL), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca denominativa GASTRUM, registrada para amparar productos de Clase 5 la Clasificación Internacional Niza.? El 29 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución 27847 declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.
Argumentó que la partícula GASTR es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Encontrándose dentro del término legal, LAFRANCOL presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.3 El 31 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 36264, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. El 31 de agosto de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 44170, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higténicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Clase 5: Productos farmacéuticos y medicamentos.
De los documentos enviados por el consultante resulta ilegible la fecha en que se presentó el recurso de reposición y subsidiario de apelación. A 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 226-1P-2016 Encontrándose dentro del término legal, LAFRANCOL presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos determinados anteriormente.* El 23 de febrero de 2012, la SIC contestó la demanda.
Mediante auto de 23 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso para solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por LAFRANCOL Expresó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico y fonético.
Manifestó que los signos en conflicto amparan los mismos productos de la Clase 5. Indicó que el análisis de marcas farmacéuticas debe ser más prolijo. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC De conformidad con el auto de 6 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado, por extemporánea, no tuvo por contestada la demanda de la SIC.
Argumentos de SERGIO TAMAYO RUEDA De conformidad con el auto de 6 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda de SERGIO TAMAYO RUEDA. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretará el Artículo 135 literales a) y b), ya que no se está resolviendo un asunto de nulidad absoluta. Tampoco se interpretará el Artículo 136 literal f), ya que para temas de irregistrabilidad de marcas por confusión con otra marca registrada, la norma específica es el literal De los documentos enviados por el consultante resulta ilegible la fecha en que se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 4.1.
Proceso 226-1P-2016 a) del Artículo 136. En consecuencia, únicamente este último literal será objeto de interpretación.? De oficio, se interpretará el Artículo 135 literal g), ya que regula la irregistrabilidad de los signos de uso común.* TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo GASTROS es confundible con la marca denominativa GASTRUM, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(Y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ()5 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 da agosto de 2013.
E2 Ss 1.2. 1.3. Proceso 226-1P-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor,8 1.2.1.
El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro, Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.2.2.
El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? 1.3.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 1.4. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4, Proceso 226-1P-2016 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!0 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume 10 Ibidem, 1.5. 1.6. 2.2. Proceso 226-1P-2016 normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 11 Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. Comparación entre signos denominativos Como en el proceso interno se discute la confusión entre dos signos denominativos, se abordará el tema planteado.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 2.3.
Proceso 226-1P-2016 que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: 2.2.1. Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo. 2.2.2. Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Para comparar do signos denominativos se deben seguir las siguientes reglas!?: 2.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.13 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas y deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.** 12 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013.
RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr. en enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, - ero. 3.1. 3.2. 3.3.
Proceso 226-1P-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, 2.3.4, Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.6.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas Como se discute si la partícula GASTR es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o particulas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 226-1P-2016 0) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.?5 Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con ta conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. Dichos elementos no pueden ser apropiados por ninguna persona y, por lo tanto, el titular de una marca confeccionada con estos componentes no puede impedir que puedan ser utilizados por otros empresarios. En consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan, y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se deberá determinar si la partícula GASTR es de uso común en las Clase internacional 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar un adecuado cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas explicadas anteriormente. Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-IP-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016. 10 Proceso 226-IP-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00081, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / |) [ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, E k | Y, li se Cecilia Luisa Aytór Quinteros Gustavh Garci Ao PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.
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