EI LL Quito, 7 de julio de 2017 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consuiltante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 270-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. 2011-00144 Cancelación por falta de uso de la marca denominativa FLORIDAS Dr. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 2371 de 27 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2011-00144; y El auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: GASEOSAS LUX S.A. LA NACIÓN COLOMBIANA — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2 E 2.1. Proceso 270-1P-2016 Tercero Interesado: CITRUS WORLD, INC Hechos Relevantes El 15 de mayo de 2009, CITRUS WORLD, INC (en adelante CITRUS WORLD), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) la cancelación total por no uso de la marca denominativa FLORIDAS, registrada a nombre de GASEOSAS LUX S.A. (en adelante GASEOSAS LUX).
MARCA | NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE | REPRESENTACIÓN FLORIDAS | denominativa 89914 32* FLORIDAS 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. El 29 de octubre del 2009, mediante Resolución 54889, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió negar la solicitud relativa a la cancelación total de la marca denominativa FLORIDAS. El 2 de diciembre de 2009, CITRUS WORLD interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del anterior acto administrativo.
El 10 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 13462, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. El 28 de octubre de 2010, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 59512, resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución 54889.
Negó la cancelación total por no uso, pero canceló parcialmente la marca denominativa FLORIDAS, limitándola únicamente para agua potable tratada y mineral en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El 26 de marzo de 2011, GASEOSAS LUX interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SIC, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo.
El 30 de enero de 2012, la SIC contestó la demanda interpuesta por GASEOSAS LUX, Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 6.1. Proceso 270-1P-2016 Mediante Auto de 12 de agosto de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentados por GASEOSAS LUX Indicó que en la vía gubernativa demostró el uso de la marca a través del contrato de licencia a favor de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. en el Valle del Cauca, durante los tres (3) años precedentes a la fecha de solicitud de cancelación de la marca. Señaló que la SIC realizó una inapropiada interpretación del Artículo 165 de la Decisión 486, ya que no tuvo en cuenta la identidad o similitud de los demás productos amparados por la marca en la clase 32.
Por lo tanto, la cancelación parcial no es procedente porque cualquiera de estos productos, tienen la misma finalidad: calmar la sed. Denunció la violación al debido proceso al no aplicar el Artículo 165 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación presentados por la SIC Manifestó que la SIC dio una correcta aplicación a lo establecido en el inciso tercero del Artículo 165 de la Decisión 486, por cuanto no existe similitud o identidad entre agua, bebidas gaseosas y cerveza; por ende, al no existir relación de similitud no es posible mantener vigente la marca para los productos diferentes al agua.
Expresó que las gaseosas, las cervezas y el agua no son productos de la misma naturaleza ni similares, ya que no son sustituibles entre sí. La finalidad esencial de la cerveza no es calmar la sed, ya que se erige como un producto de tradición social, económica, gastronómica y cultural, que inclusive ha sido considerado como un alimento. Indicó que ante una solicitud de cancelación, los resultados pueden ser tres: la negación, la cancelación parcial o la cancelación total.
Participación de CITRUS WORLD como tercero interesado De los documentos que integran el expediente remitido por la Corte consultante, no se evidencia que CITRUS WORLD haya presentado escrito alguno. Argumentos de la reforma a la demanda presentados por GASEOSAS LUX Manifestó que el producto agua pertenece al género bebidas no 6.2. 7.1. 7.2.
Proceso 270-1P-2016 alcohólicas, al que también pertenecen las gaseosas, bebidas y zumos de fruta, siropes, cervezas sin alcohol, entre otras. En consecuencia, la similitud es evidente. Sostuvo, que de no seguir los parámetros del mencionado Articulo 165 se estaría afectando negativamente el mercado de las bebidas de la clase 32, creando problemas para el consumidor e impactando adversamente la competencia leal.
Argumentos de la respuesta a la reforma de la demanda presentados por la SIC Ratificó todos los argumentos presentados en la contestación de la demanda, reforzando que las pruebas aportadas demuestran solo la comercialización de agua empacada en bolsas, de manera que el registro de la marca debe continuar vigente para dicho producto. Concluyó que no se ha incurrido en violación de ninguna de las normativas contenidas en la Decisión 486.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio, se interpretarán los Artículos 166 y 167 de la misma normativa, ya que tratan sobre la carga de la prueba en el trámite de la solicitud de cancelación por no uso.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante to previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en ta cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado, 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 270-1P-2016 TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. La cancelación parcial. El régimen probatorio. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. La cancelación parcial.
El régimen probatorio Como en el proceso interno se discute si procede la cancelación por no uso de la marca denominativa FLORIDAS, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca. Para el efecto se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?.
Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 Los Artículos 165 a 170, salvo el 169* de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco, las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de tos Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación de! registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, 53-1P-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014. El Artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.
LA Proceso 270-1P-2016 1.4. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.4.1. 1.4.2. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado.
En este evento, la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo. Es importante aclarar que la falta de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486).
En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.
Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se Usa, 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 270-1P-2016 Oportunidad para adelantar el trámite El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma?. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título Vi de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El Artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma, Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. 1.8. 1.9. Proceso 270-IP-2016 El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumpliriían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, si se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización?, El Régimen probatorio.
La carga de la prueba 1.10.La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no 1.11. uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.
El mismo Artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para detenminar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. ET Proceso 270-IP-2016 la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 1.12.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 1.13.En este marco probatorio, para demostrar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 1.14. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 1.15. de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca..Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado tos productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 1.17.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23.
Proceso 270-IP-2016 En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. Cuando estamos frente a una cadena de comercialización: fabricante — distribuidor mayorista — distribuidor minorista; el razonamiento debe ser el mismo.
En ese sentido, acreditan el uso de la marca, tanto las ventas realizadas por el distribuidor minorista con los consumidores, como la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar dirigidas al consumidor final. Resta señalar que si ya de por sí no podría exigirse a un empresario que alcance el éxito esperado en ventas para acreditar el uso de la marca, menos se podría exigir a un fabricante o distribuidor mayorista que, para probar el uso de una marca determinada, tenga que acreditar lo que no está en sus manos, que es que el distribuidor minorista tenga éxito comercial en sus ventas al consumidor final.
¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 10 a) b) Proceso 270-1P-2016 1.24.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 1.25.De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.
Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad.
Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 11 A 2 ' Proceso 270-I1P-2016 La cancelación parcial por no uso 1.26.
Como en el acto administrativo de primera instancia se canceló la marca parcialmente, el Tribunal realizará algunas precisiones en relación con dicha figura. 1.27. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.28.
El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
(Resaltado agregado) 1.29. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de Uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.30.Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 12 Proceso 270-IP-2016 1.31.A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1.
El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.32.Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 1.33. De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca denominativa FLORIDAS es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00144, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia La le unio uinteros MAGISTRADA MAGISTRADO 13 Luis Rafael Vergara Quintero Proceso 270-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, Cecilia Luisa Ayllón-Ciúínteros PRESIDENTA SECRETARI O Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 270-IP-2016 | 14