TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso: 521-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00315-00 Referencia: Marcas ULTRAGAS (mixta) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), nombre comercial y enseña comercial GAS (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4213, de 20 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 13 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00315-00.

El Auto de 30 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 521-I1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: GAS EVOLUTION JEANS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: ULTRAGAS S.A. E.S.P. Hechos relevantes El 30 de julio de 2008, ULTRAGAS S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, ULTRAGAS) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo ULTRAGAS (mixto), para distinguir productos de la Clase 251 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?., Ni 2) ULTRAGAS El 31 de octubre de 2008, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 597.

Dentro del plazo legal, GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (en adelante, GAS JEANS), presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con los siguientes signos distintivos de su titularidad: a) Marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), registrada mediante certificado 326700, para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza;

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrereria, especialmente uniformes. Expediente administrativo: 08 79285. Proceso 521-1P-2016 b) Enseña comercial GAS (mixta), registrada mediante certificado 12713, para identificar “establecimientos comerciales dedicados a actividades o negocios relacionados con su objeto social y principalmente con todos los productos comprendidos en las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de distribución al por mayor y al detal, relacionados con la Clase 42 de la Clasificación internacional de Niza"; y, Cc) Nombre comercial GAS (mixto), registrado mediante certificado 12677, para amparar “actividades o negocios relacionados con su objeto social y principalmente con todos los que tengan que ver con productos de las clases 18, 23, 24, 25 y servicios de venta al por mayor y al detal, relacionados con la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza”, 2.4.

El 26 de junio de 2009, mediante Resolución 31364, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición planteada y denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con la marca UNIGASS, previamente registrada por GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. para amparar productos de la Clase 25* de la Clasificación Internacional de Niza, E Certificado 365253. o Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería, especialmente uniformes. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 521-1P-2016 El 13 de julio de 2009, ULTRAGAS interpuso Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación contra la Resolución 31364. El 31 julio de 2009, GAS JEANS presentó Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación contra la Resolución 31364, El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39588, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el Recurso de Reposición, revocó parcialmente la Resolución 31364, en el sentido de declarar infundada la oposición planteada por GAS JEANS y conceder el registro de la marca ULTRAGAS (mixta).

El 2 de febrero de 2010, mediante Resolución 065058, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó ta Resolución 39588. El 15 de febrero de 2011, GAS JEANS interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 31364, 39588 y 065058. 2.10.

El 9 de septiembre de 2013, la SIC presentó contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.11.El 26 de septiembre de 2013, ULTRAGAS, presentó contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.12.El 14 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho planteada por GAS JEANS El nombre y enseña comercial GAS (mixtos), de titularidad de GAS JEANS se encontraban y encuentran debidamente protegidos de conformidad con la legislación colombiana, con anterioridad a la época en que se concedió el registro de la marca ULTRAGAS (mixta) y aun con anterioridad a la época en que se solicitó el registro, no solo porque dentro de la entidad reposan los depósitos correspondientes, sino porque además se relacionan pruebas tendientes a demostrar el mencionado uso, tal y como quedó establecido en la Resolución cuya nulidad se pretende. => 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 521-IP-2016 La expresión ULTRAGAS se confunde con la marca, nombre y enseña comercial GAS; en esa medida la División de Signos Distintivos de la SIC violó el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 al conceder el registro de una marca confundible con un nombre y enseña comercial de cuya existencia tenía pleno conocimiento. La marca solicitada ULTRAGAS incluye una raíz descriptiva, un adjetivo calificativo (ULTRA), por lo tanto, se debe concluir necesariamente que el signo a registrar no era otro que GAS, el cual es idéntico a la marca y enseña comercial de GAS JEANS.

Existió una clara violación al Articulo 136 literal b) de la Decisión 486 al omitir la SIC su aplicación, al existir un nombre y enseña comercial cuya existencia tenía pleno conocimiento el solicitante de ULTRAGAS (mixta). Argumentos de la contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la SIC El signo solicitado ULTRAGAS (mixto), en su conjunto es una expresión distintiva y caprichosa, respecto de los productos que intenta proteger, esto es, vestidos, calzado, sombrerería y en especial uniformes, no siendo por tanto un signo descriptivo.

No existe riesgo de confusión entre ULTRAGAS y los signos GAS, GAS JEANS o GAS EVOLUTION JEANS. Contrario a lo que alega el accionante, la marca ULTRAGAS (mixta) además de reunir los requisitos necesarios para constituirse como marca por cuanto se trata de una marca apta para distinguir productos en el mercado, no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486.

Argumentos de la contestación por parte de ULTRAGAS Entre los signos ULTRAGAS (mixto) y GAS EVOLUTION JEANS (denominativo), no se presenta ningún tipo de similitud. En efecto, el primero se compone únicamente de una palabra, mientras que el segundo de tres. El signo ULTRAGAS resalta en su parte gráfica al ser una combinación de colores, letras, escritas de tal manera que es particular.

Posee una llama de gas natural de color púrpura que es lo que está destinado a grabarse en la mente del consumidor promedio, por lo que se debe descartar cualquier tipo de confusión. La partícula GAS no es apropiable por persona alguna para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Sy y NY AÑ Proceso 521-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literales a) e i) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 134 ni del literal a) del Artículo 135 de la citada Decisión, por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no versa precisamente sobre la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado, sino respecto de la extrinseca. No procede la interpretación del Artículo 135 literal ¡) de la misma Decisión, toda vez que el demandante no alega que el signo solicitado sea un signo engañoso.

En consecuencia, procede Únicamente la interpretación del Artículo 136 literal b) de la Decisión 4865 al argumentarse que el signo solicitado se confunde con un nombre comercial previo. De oficiof, se interpretará el Artículo 135 literal g) para analizar los signos descriptivos, el literal a) del Artículo 136, por cuanto uno de los Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rólulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios;

( J” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" yu DARAN Proceso 521-1P-2016 signos opositores es una marca previamente registrada y los artículos 190, 191, 192, 193 y 200 para tratar el tema del nombre comercial y la enseña comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica.

Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial, su protección y su prueba. Ambito de protección de la enseña comercial. Comparación entre signos mixtos. Los términos descriptivos en la conformación de una marca. Conexión competitiva entre las Clases 25 y 18, 23, 24 y 42. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u olra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del tilular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del litular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente, El registro o depósito tendrá carácter declarativo.

El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el articulo 191”. “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro". 7 14.1. 1.2. 1.3. Proceso 521-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ULTRAGAS (mixto), solicitado por ULTRAGAS, y la marca GAS EVOLUTION JEANS (denominativa), enseña comercial y nombre comercial GAS (mixto), registrados a favor de GAS JEANS, sobre la base de la cual se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.)”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10. 8 ÚS 1.4. 1.5. Proceso 521-IP-2016 b) Elriesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$, b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocaní0, d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!!.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:12 “ 12 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6. Ibidem. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

Ibidem. Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 b) d) Proceso 521-1P-2016 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de tos signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.13 v Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2018, 10 1.7. 1.8.

Proceso 521-1P-2016 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.?** En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria?S, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles**f. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz!”.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los “ 18 Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016, Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia ta Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlússer (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 41: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”, 11 1.9.

Proceso 521-1P-2016 elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?*3. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'?, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?. 1.10, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al 2.1. 2.2. 2.3. analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El nombre comercial, su protección y su prueba En el presente caso, GAS JEANS alega la confundibilidad del signo solicitado ULTRAGAS (mixto) con el nombre comercial GAS (mixto), registrado a su favor.

En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que 20 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de jutio de 2015. Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 12 EU 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 521-IP-2016 comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes?1:. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales..

El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales.

Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.?2 21 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-1P-2009, publicado en la G.O.A.C. N* 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudictal de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98, 13 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 521-1P-2016 Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.23 Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.24 2.10. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por la menos un principio de prueba en favor del usuario”.25 23 24 25 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial N* 581, del 12 de julio de 2000.

Ibidem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. 14 Proceso 521-1P-2016 2.11.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.12.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. | 2.13.

En el caso concreto, se debe verificar si la el nombre comercial GAS, ha 3.2. 3.1. 3.3. sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro del signo ULTRAGAS (mixto). Ámbito de protección de la enseña comercial La demandante argumentó que es titular de la enseña comercial GAS (mixta) la cual se confunde con el signo solicitado ULTRAGAS (mixto), en consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para tal efecto, el Tribunal reitera los criterios establecidos en su jurisprudencia.26 Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como'se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La 26 interpretación Prejudicial del 24 de noviembre de 2016, proceso 159-1P-2016; e Interpretación Prejudicial del 19 de febrero de 2016, proceso 353-1P-2015. 15 > 3.4. 4.2.

Proceso 521-1P-2016 enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado.

Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

Por otra parte, el Artículo 200 de la Decisión 48627 regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. e Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo ULTRAGAS (mixto) y el nombre comercial y enseña comercial GAS JEAN (mixta), se abordará en este acápite este tema.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 27 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 16 Proceso 521-1P-2016 4.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro??.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-iP-2014.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 17 Y Proceso 521-1P-2016 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. ill. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o 152 RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr, En enterráis.

RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —- es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 18 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 521-1P-2016 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos en conflicto, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

Los términos descriptivos en la conformación de una marca GAS JEANS afirma que ULTRAGAS incluye la raíz descriptiva ULTRA, por lo que el signo a registrar es GAS, en razón de lo cual se analizará este tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción uotros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Como se desprende del artículo citado, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, 19 Sot 5.5. 5.6. 5.7. 6.2. Proceso 521-1P-2016 tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 32 Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. En ese sentido, en el presente caso se deberá determinar si el signo ULTRAGAS (mixto) es descriptivo o no en la Clase 25 de la Clasificación internacional de Niza, de conformidad con lo expresado anteriormente.

Conexión competitiva entre las Clases 25 y 18, 23, 24 y 42 En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado ULTRAGAS (mixto) para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la enseña comercial y nombre comercial GAS (mixto), para actividades de las clases 18, 23, 24 y 42, por lo que es preciso analizar este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.33 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 110-1P-2015 de fecha 25 septiembre de 2015.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 20 Proceso 521-1P-2016 6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en | consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los | productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así | como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. a) b) 6.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios, Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.. E) Ver Interpretaciones Prejudiciates recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 21 d) Proceso 521-1P-2016 Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un 22 Proceso 521-1P-2016 consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00315-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a » su Cecilia Luisa pe Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO l ¡K Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, 23 Proceso 521-1P-2016 / U L A di pS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustav ¡ PRESIDENTA SEGRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24