TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 81-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2009-00533 Referencia: Marcas involucradas WKT MACHINERY (mixta) y las previamente registradas AKT (mixta) y BKT (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0448 de 8 de febrero de 2016, recibido por este Tribunal el 9 del mismo mes y año, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00533; y, El Auto de 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A. py 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 81-IP-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: WINSTON ECHEVERRY DIAZ Hechos Relevantes El 14 de julio de 2008, el señor Winston Echeverry Díaz solicitó! ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) el registro como marca del signo WKT MACHINERY (mixto) para proteger productos de la Clase 12? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 0) El 30 de septiembre de 2008, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 596 y, dentro del término oportuno, la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A. (en adelante, ALKOSTO S.A.) presentó oposición? en base a las marcas previamente registradas AKT (mixta? y BKT (mixta)5, las cuales protegen productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

AKT BKT E Ed <A Bicikletas 2 CBKÍF El 30 de enero de 2009, mediante Resolución 4821, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio Expediente Administrativo 08 072.200. Clase 12: vehículos aparatos locomoción terrestre aérea o acuática. De la revisión al expediente, no se ha encontrado la fecha en que se interpuso la oposición. Certificado de Registro 299.427 Certificado de Registro 332. 582 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1.

Proceso 81-IP-2016 declaró fundada la oposición presentada por ALKOSTO S.A., y negó el registro del signo WKT MACHINERY (mixto). El señor Winston Echeverry Díaz, presento Recurso de Reposiciónf y en subsidio de Apelación contra la Resolución 4821 de 30 de enero de 2009, los cuales fueron resueltos, el primero mediante Resolución 16727 de 31 de marzo de 2009, que confirmó la decisión inicial, y el segundo mediante Resolución 18545 de 22 de abril de 2009, que revocó la decisión contenida en la Resolución 4821, declarando infundada ta oposición presentada por ALKOSTO S.A, y concedió a favor del señor Winston Echeverry Díaz, el registro como marca del signo WKT MACHINERY (mixto) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 15 de septiembre de 2009, la sociedad ALKOSTO S.A presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Resolución 18545 de 22 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. El 21 de junio de 2012, la SIC presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la sociedad ALKOSTO S.A. El 20 de junio de 2012, el señor Winston Echeverry Díaz, contestó a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por ALKOSTO S.A., como Tercero Interesado.

Mediante Auto de 30 de junio de 2015, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el procedimiento y solicitar la interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por ALKOSTO S.A. “( ) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder al señor WINSTON ECHEVERRY DIAZ, el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta) clase 12, por considerarla no confundible con las marcas “AKT” (mixta) CLASE 12 (certificado No. 299427) y “BKT” (mixta) clase 12 cuyo titular es la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLA CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., no tuvo en cuenta que la misma no tenía la suficiente distintividad debido a que el público consumidor dada la secuencia de letras tan similar que tienen las marcas en conflicto, donde destaca en la marca solicitada las letras “WKT” frente a las letras que De la revisión al expediente, no se ha encontrado la fecha en que fue interpuesto el Recurso de Reposición. 3 ys 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 81-1P-2016 componen las marcas oponentes denominadas “AKT” y “BKT”, no solo se confunde frente a productos idénticos que amparan las marcas enunciadas, sino también puede dase riesgo de confusión en el citado público con relación a los productos que amparan las mismas ( )”. “( ) no se debe olvidar que dados los productos que amparan las marcas comparadas también se presenta confusión por asociación entre las mismas en el sentido de que las personas al observar marcas muy similares en el mercado como las enunciadas, pueden considerar que tienen origen en un mismo titular empresario o fabricante”.

“( ) la expresión “MACHINERY” que acompaña a las letras “WKT” no puede entrar dentro del cotejo marcarío, debido a que la misma por significar “maquinaria” expresión que tiene la suficiente transparencia conceptual en nuestro medio, constituye expresión de uso común con relación a productos de la clase 12 internacional". “( ) las marcas tienen las letras “K” y "T” en la misma posición, donde inclusive y para el caso de la comparación de las marcas "WKT” y “BKT”, se puede afirmar sin lugar a dudas que presentan una pronunciación fonética muy similar, debido a que la letra “W" se pronuncia por muchas personas como “doble be”, lo que crea indudablemente confundibilidad en pronunciación entre marcas “WKT” (mixta) clase 12 que se pronuncia como “doble be-ka-te” y la marca “BKT” (mixta) clase 12, que se pronuncia como “BE-KA-TE”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por la SIC *( ) la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de las marcas registradas con anterioridad (AKT y BKT) y los de la marca demandada (WKT MACHINERY) no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues las primeras están conformadas por una expresión compuestas por una combinación de letras (AKT y BKT), mientras que la segunda está conformada por dos expresiones, de las cuales la primera es una combinación de las consonantes W-K-T y la segunda por la expresión MACHINERY”. *( ) entre las marcas en conflicto presentan diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas, pues consideramos en su conjunto y de forma no fraccionada, el consumidor promedio podría distinguirlos con facilidad luego de una mirada superficial, sin verse inducido a error en cuanto a los productos o a su origen”. *( ) No es posible aceptar la irregistrabilidad de una marca por el simple hecho de que contenga la combinación de consonantes “KT”, la cual ya estaba inmersa en signos anteriormente concedidos, pues sería un 4 4.4, Proceso 81-1P-2016 análisis totalmente descontextualizado de la realidad y sobre todo de la jurisprudencia, que nos indica que no es posible apropiarse de las letras, como pretendía en este caso la sociedad accionante”.

“( ) el signo se registra en su conjunto, y no simplemente una parte del mismo, es así como en el caso que nos ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el registro de la marca “WKT MACHINERY” (Mixta) teniendo en cuenta tanto sus aspectos denominativos, como gráficos, entendiendo que la combinación de estas generaban suficiente capacidad distintiva para identificar los productos”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad, presentados por el señor Winston Echeverry Díaz, como Tercero Interesado “( ) No me opongo a lo solicitado, siempre que no se violen derechos fundamentales de la parte que represento”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 1367 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede únicamente la interpretación del Artículo 136 Literal a) de dicha Decisión. Respecto a los Artículos 134 y 135 Literal b) no se los interpreta por no ser parte de la controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado.

De oficio se interpretará los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 4868, en razón de haberse afirmado por una de las partes que la expresión “MACHINERY” significa MAQUINARIA, la cual se presume que es una expresión de uso común con relación a productos de la Clase N” 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( )” Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;

( )” Proceso 81-IP-2016 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Iregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3.

Signos genéricos y signos compuestos por partículas de uso común. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se encuentra en debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro WKT MACHINERY (mixto) y las marcas previamente registradas AKT (mixta) y BKT (mixta), a favor de ALKOSTO S.A., sobre la base de la cual se presentó tanto la oposición al registro de la primera y posteriormente la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Resolución 18545, expedida por la SIC, en consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad relativa prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 Es b) Proceso 81-IP-2016 determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. 1.5.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:10 a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. ibídem. Proceso 81-IP-2016 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) Enta comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser dl ibídem, 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 81-1P-2016 más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería12. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos WKT MACHINERY (mixto) y AKT y BKT (mixtos), Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Se analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado WKT MACHINERY, como las marcas opositoras AKT y BKT, son mixtas.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que este por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: ?* Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001. Proceso 1294P-2015, de 20 de julio de 2015. Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015. y a) b) Proceso 81-IP-2016 El trazado; que son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto; que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores; si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro'5. En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1é Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej.: sol, o que poseyéndalos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. 10 2.3.3.3. 2.3.3.4. 2.3.3.5. 2.3.3.6. Proceso 31-1P-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?”.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. ” RAE: 1 m. Gram.

Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemnas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -5, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 11 2.4. 2.5. 3.1 3.2.

Proceso 81-1P-2016 En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:18 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor, b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor, c) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben exciuir del cotejo de marcas. Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado WKT MACHINERY (mixto) y las marcas registradas AKT y BKT (mixtas) Signos genéricos y signos compuestos por partículas de uso común ALKOSTO S.A. manifestó que la expresión “MACHINERY” significa MAQUINARIA, la que tiene suficiente transparencia conceptual, constituyendo una expresión de uso común en relación con productos de la Clase N” 12 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual se analizará el tema de los signos genéricos y de los signos compuestos por partículas de uso común. Los signos genéricos En el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sea el nombre genérico o técnico del producto o Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 E 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Proceso 81-IP-2016 servicio de que se trate. En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto. Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa.

En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrase solo como marca. Se deberá determinar si la expresión “MACHINERY” es genérica en relación con los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.

Signos compuestos por partículas de uso común La simple existencia de una marca registrada a nombre de un tercero que contenga el término que comparten los signos en conflicto, no es un factor que inexorablemente elimine el riesgo de confusión. Cuando hay partículas o palabras que se encuentran en varias marcas registradas, el consultante deberá determinar si son de uso común para excluirla de cotejo de marcast9, El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o particulas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Se pueden ver las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-1P-2006; interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-1P-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015, 13 Proceso 81-1P-2016 3.8.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 3.9.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o semvicio, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación de uso común. 3.10. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titutar de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.11. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.12.

De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si la expresión “MACHINERY” es de uso común, para establecer si debe ser excluida del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00533, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, 14 Proceso 81-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario, ” y GS q só ii Cecilia Luisa e uinieros E Garcja'Brito PRESIDENTA SECRETARIO nm Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 15