Nx TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 93-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00599 Referencia: Signos involucrados POTTERY BARN KIDS (denominativo) y THE POTTERY HOME (mixto) y THE POTTERY (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0580 del 18 de febrero del 2016, recibido vía correo electrónico, el 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00599; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: WILLIAMS-SONOMA, INC. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 93-IP-2016 Terceros interesados: BLUE SEVENTY S.A.S. Hechos Relevantes El 15 de junio del 2011, WILLIAMS SONOMA INC. solicitó! ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo POTTERY BARN KIDS (denominativo) para identificar productos de la Clase 20? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 21 de noviembre de 2011, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 634. El 28 de diciembre de 2011, THE POTTERY S.A.C.l., presentó oposición a la solicitud de registro como marca del signo POTTERY BARN KIDS (denominativo), sobre la base de la confundibilidad con las marcas previamente registradas THE POTTERY HOME (mixta)? para identificar productos de las Clases 20 y 21de la Clasificación Internacional de Niza* y THE POTTERY (mixta) para identificar productos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

THE POTTERY HOME THE POTTERY - POTTE HOM Y 27 El 28 de noviembre de 2012, mediante Resolución 73147, la SIC declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Expediente Administrativo 11-074295. Clase 20: Muebles, espejos, marcos; hueso, cuerno, marfil, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo” Certificado de Registro 434477.

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristaleria, porcelana y loza. Certificado de Registro 152457, g3 | 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 93-IP-2016 El 14 de enero de 2013, WILLIAMS SONOMA INC. presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 73147, el cual fue resuelto mediante Resolución 35857 de 13 de junio de 2013 confirmando la decisión inicial. El 12 de septiembre de 2013, la sociedad THE POTTERY S.A.C.l. transfiere las marcas THE POTTERY HOME (mixta) y THE POTTERY (mixta) a favor de BLUE SEVENTY SEVEN S.A.S. El 18 de noviembre del 2013, WILLIAMS SONOMA INC., presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en contra de las Resoluciones 73147 y 35857 dictadas por la SIC, El 24 de julio de 2014, la SIC dio contestación a la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por WILLIAMS SONOMA INC. El 18 de diciembre de 2014, BLUE SEVENTY SEVEN S.A.S. dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho como Tercero Interesado. 2.10.

Mediante Auto de 28 de mayo del 2015, la Sección Primera de la Sala de 3.1. 3.2. 3.3. lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por WILLIAMS SONOMA INC. *( ) la expresión POTTERY que traduce al español “cerámica”, contenida en los signos confrontados, es un término que forma parte del conocimiento generalizado del público consumidor o usuario en Colombia”. *( ) las vajillas son elementos de la cotidianidad de las personas, pues son utilizadas cuando menos una vez al día en el ámbito más común, el de la comida.

Así el término POTTERY y su significado forma parte del conocimiento común del público consumidor”. “( ) la expresión POTTERY es indicativa del material del que están elaborados diversos productos. En este sentido debe afirmarse que es una palabra que resulta descriptiva de los productos que son elaborados a base de este material”.. “( ) las denominaciones descriptivas son irregistrables como marcas en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que las mismas no cumplen la principal función de una marca; esto es, la función de identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios”. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 4.1.

Proceso 93-IP-2016 “( ) la expresión “POTTERY”, resulta descriptiva para identificar productos comprendidos en las Clases 20 y 21, toda vez que indica el material en que son elaborados muchos productos del hogar, tales como vajillas y otros elementos decorativos”. “( ) la expresión “POTTERY”, apreciada aisladamente es descriptiva, y por lo tanto no es posible reclamar —ni otorgar— derechos de exclusividad sobre la misma”.

“( ) es posible concluir que el registro de las marcas opositoras no ha debido ser otorgado, toda vez que se trata de signos incursos en la prohibición de registrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”. *( ) la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta las diferencias conceptuales entre los signos enfrentados; diferencias que resultan suficientes para encontrar que los signos son fácilmente diferenciables por el público consumidor, anulando cualquier riesgo de confusión o asociación que pueda existir entre los mismos”. *( ) la marca POTTERY BARN KIDS puede catalogarse como una marca evocativa, que incluye un término con debilidad marcaria (POTTERY), pero que reúne elementos denominativos adicionales para conformar un conjunto registrable como marca”. *( ) la marca POTTERY BARN KIDS será relacionada con camas, bancas y otro tipo de mobiliario, para uso campestre y destinado para el uso de los niños, público radicalmente diferente al que son dirigidos los productos distinguidos por las marcas THE POTTERY y THE POTTERY HOME”.

“( ) tanto POTTERY BARN KIDS como THE POTTERY HOME utilizan diferentes canales de comercialización, a través de los cuales ponen a disposición del público consumidor sus productos. Siendo así, el riesgo de confusión entre los consumidores no es cierto pues existiendo diferentes canales de comercialización, con diferencias tan marcadas, no cabe duda alguna que el consumidor podrá distinguir con claridad tanto el origen empresarial como los productos ofrecidos”.

“( ) Bajo estas consideraciones, resulta inaceptable que la autoridad haya negado el registro de la marca POTTERY BARN KIDS cuando cumple todos los requisitos imperativos exigidos desde la normativa, para ser un signo susceptible de registro”. Argumentos contenidos en la contestación a la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentados por parte de la SIC ( ) Al realizar el estudio de esta oposición se encontró por parte de esta superintendencia que el registro marcario solicitado carecía de vocación 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 93-1P-2016 para ser concedido por cuanto, incurría en una de las causales de irregistrabilidad del artículo136, en tanto existía riesgo de confusión con la marca opositora, por cuanto las marcas eran considerablemente parecidas y por demás compartian canales de comercialización en atención a los productos que se identifican con una y otra”.

“( ) Se hace importante mencionar, que aunque puede significar cerámica, esta palabra? también puede indicar alfarería que es una forma de trabajar la cerámica, o referirse a cacharros, e incluso a la cantarería, lugar este último, donde se venden cántaros ( ) de forma tal que ésta no es una forma necesaria de llamar a los productos por ella identificados”.

“( ) habrá de entenderse las marcas en idioma extranjero como provenientes de la fantasía, y el hecho que la palabra Pottery posea múltiples significados en la lengua a la cual pertenece, desvirtúan en su totalidad las alegaciones del demandante”. *( ) dicho signo ha de entenderse como una marca de fantasía al igual que como se explicó anteriormente deben ser entendidas la marcas “THE POTTERY” y “THE POTTERY HOME”, registradas en forma previa, marcas que poseen fuerza distintiva en cuanto como se explicó el conocimiento de la población colombiana del idioma ingles es muy bajo generando así que el significado de las palabras como “The Pottery” posean un reconocimiento bastante precario entre la población y deban entenderse como marcas provenientes de la imaginación sobre las cuales la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de otorgar gran fuerza distintiva”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentados por parte de BLUE SEVENTY S.A.S. “( ) debe recordarse que tales marcas fueron concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante actos administrativos actualmente en firmes, desde hace casi veinte (20) años. Resoluciones revestidas del Principio de Legalidad con todas las connotaciones jurídicas que ello implica”.

“( ) los alegatos relacionados con la descriptibilidad de las marcas base de la oposición son completamente infundados, y desconocen abierta y radicalmente la presunción de legalidad de los actos administrativos que concedieron las marcas opositoras, por tal razón no deben ser aceptados por esta Honorable Corporación”. “( ) de presentarse en el mercado estas tres marcas, el consumidor creería que se trata de tres signos con un mismo origen empresarial lo que hace evidente la imposibilidad de acceso a registro por confusión que recae sobre la marca POTTERY BARN KIDS”. o En referencia al término POTTERY. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Proceso 93-1P-2016 “( ) entre las marcas POTTERY BARN KIDS y THE POTTERY HOME, existe plena coincidencia en torno a los productos, las dos marcas distinguen los artículos para la clase 20 internacional. Y en cuanto a la marca THE POTTERY existe evidente relación con POTTERY BARN KIDS, dado que esta última tiene su registro en la clase 21 internacional, donde están también artículos para el hogar que se venden, comercializan y exhiben de idéntica forma, pues se destinan a la decoración, enseres del hogar, etc.”. *( ) el signo solicitado POTTERY BARN KIDS cumple con todas las características para ser negado por riesgo de confusión y asociación con una marca antes registrada, de acuerdo a los parámetros del artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina”. *( ) La marca THE POTTERY de mi representada, es una marca que por su trayectoria, calidad y dinamismo, ha ganado un renombre y posicionamiento que la hace un signo notorio, tal como lo evidencian las pruebas aportadas a este escrito”.

“( ) Por lo anterior, la marca POTTERY BARN KIDS se encuentra también incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentados por parte de THE POTTERY S.A.C.l. En la revisión del expediente no se ha encontrado la contestación de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de THE POTTERY S.A.C.l., a pesar de que en el proceso interno ha sido tomada en cuenta como Tercero Interesado por ser opositora al registro como marca del signo POTTERY BARN KIDS (denominativo).

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales se interpretarán únicamente el Articulo 135 restringido a su Literal e) y el Artículo 136 restringido a sus Literales a) y h) de la Decisión 486”, por ser pertinente su análisis para resolver el caso concreto.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo O indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara. indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 Non>=o0 NN 1.1. Proceso 93-1P-2016 No se interpretará el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser pertinente, pues no se discuten las características que debe poseer un signo para ser registrado como marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta.

Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas. Términos evocativos. Signos descriptivos. La marca notoria y su protección. La conexión competitiva entre productos de las Clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se discute si el signo denominativo POTTERY BARN KIDS es confundible con los signos mixtos THE POTTERY HOME y THE POTTERY, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los a) seanidénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio def signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 1.2. 1.3, Proceso 93-IP-2016 cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.2 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:9 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. ibidem. 8 NS Eo) 1.4. d) Proceso 93-1P-2016 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*0 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello Ibídem. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 93-1P-2016 representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería!!. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión entre el signo denominativo POTTERY BARN KIDS y los signos mixtos THE POTTERY HOME y THE POTTERY, hay que tomar en cuenta que los dos últimos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.12 En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión*3; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001. Proceso 470-1P-2015, Praceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. 10 O Proceso 93-1P-2016 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:?! a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?*, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 18 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.

Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 11 Proceso 93-1P-2016 base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición'*. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 2.3.4.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a 2.3.5. 2.3.6. comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. m7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de 'lexema” Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéendolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterrais. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en analisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p.ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: personas, primera y numero, plural. 12 2.4. 2.5. 3.1. Proceso 93-1P-2016 Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo del signo denominativo y los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo POTTERY BARN KIDS y los signos mixtos THE POTTERY HOME y THE POTTERY.

Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas En atención a que los signos denominativos en conflicto POTTERY BARN KIDS, THE POTTERY HOME y THE POTTERY se encuentran conformados por expresiones pertenecientes al idioma inglés, resulta 13 PN = 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. Proceso 93-1P-2016 pertinente ahondar en el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas, en este caso, conforme se ha reiterado en el proceso interno, la expresión POTTERY cuya traducción es CERÁMICA.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o de los usuarios, y si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables??, El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra, partícula o expresión en idioma extranjero, cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos o servicios de las Clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego establecer si dicha palabra, partícula o expresión resulta o no descriptiva, genérica o de uso común de los mismos productos o servicios.

Términos evocativos WILLIAMS SONOMA INC, en su demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ha manifestado que “( ) la marca POTTERY BARN KIDS puede catalogarse como una marca evocativa, que incluye un término con debilidad marcaria (POTTERY), pero que reúne elementos denominativos adicionales para conformar un conjunto registrable como marca”, por lo que resulta pertinente abordar el tema de los términos evocativos.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-1P-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 14 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 93-IP-2016 ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?0 Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en la expresión POTTERY que conforma el signo POTTERY BARN KIDS del signo denominativo cuyo registro se ha solicitado; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre “signo-producto”, para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos rasgos parecidos.

Signos descriptivos En el proceso interno, WILLIAMS SONOMA INC. en su demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ha afirmado que “( ) la expresión “POTTERY”, resulta descriptiva para identificar productos comprendidos en las Clases 20 y 21, toda vez que indica el material en que son elaborados muchos productos del hogar, tales como vajillas y otros elementos decorativos”, añadiendo que “( ) por lo tanto no es posible reclamar —ni otorgar— derechos de exclusividad sobre la misma”.

En tal virtud, nos referiremos a los signos que contengan términos descriptivos. Al respecto, es importante tener en cuenta que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, establece la causal de irregistrabilidad de los signos descriptivos, indicando que no podrán registrarse los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, entendiéndose que si tales caracteristicas son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo; y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI, 15 == 5.4. 5.5. 5.6. 6.2. Proceso 93-1P-2016 laudatorias referidas a esos productos o servicios, que son aquellas que contienen alguna alabanza o elogio de los productos o servicios.

Uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta ¿cómo es el producto o servicio que se pretende registrar?, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.?! Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Se debe tener en cuenta que los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

En el presente caso, deberá determinarse si la expresión POTTERY es descriptiva de los productos pertenecientes a la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba En el proceso interno, BLUE SEVENTY S.A.S. en su contestación a la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho afirma que “( ) La marca THE POTTERY de mi representada, es una marca que, por su trayectoria, calidad y dinamismo, ha ganado un renombre y posicionamiento que la hace un signo notorio, tal como lo evidencian las pruebas aportadas a este escrito”.

Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

Proceso 27-1P-2001, G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001, marca: "MI GALLETITA”, citando al Proceso 3-1P-95, marca: "“CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.OAC. 189, de 15 de septiembre de 1995. 16 6.3. 6.4. 6.5. Proceso 93-1P-2016 En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 6.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 6.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 6.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente??; esto es, por los A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por ta marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de ta Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el pais andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio. 17 Proceso 93-1P-2016 consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.23 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.24 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486, 23 24 Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo, No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 18 6.6.

Proceso 93-1P-2016 En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 48625. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 6.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 26 6.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido?”, 25 26 27 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995, Pág. 283. Ibidem. Pág. 247. 19 Proceso 93-1P-2016 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 6.7.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 6.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 6.9.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener ( una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 20 Proceso 93-1P-2016 DD la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el 1. extranjero”. 6.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 6.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?8, 6.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 74. determinar si la marca mixta THE POTTERY cuyo titular es BLUE SEVENTY S.A.S., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo POTTERY BARN KIDS (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La conexión competitiva entre productos de las Clases 20 y 21 de la Clasificación Internacional En el proceso interno, WILLIAMS SONOMA INC. solicitó el registro como marca del signo POTTERY BARN KIDS (denominativo) para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza; y, THE POTTERY S.A.C.l. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base de la confundibilidad con las marcas previamente registradas THE POTTERY HOME (mixta) para identificar productos de las Clases 20 y 21de la Clasificación Internacional de Niza y THE POTTERY (mixta) para identificar productos en la Clase 21 de la Clasificación internacional de Niza. 28 Sobre esto se puede ver las Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 21 7.2. 7.3. 7.4, Proceso 93-1P-2016 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.2 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes,30 Para apreciar la conexión competitiva entre productos tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos Existe conexión competitiva cuando los productos en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto es competidor de otro producto, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filirantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar tos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las cla: la Clasificación Internacional ida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 22 V7 Y d) Proceso 93-1P-2016 Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 7.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

E 23 Proceso 93-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00599, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | | ) Panes Cecilia Luisa Ayttóñ € Quinteros MAGISTRADA Luís afael Vergara Quintero ARG Hugo Ramiro Góme: (7 MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 24