d> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 68-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República dei Perú Expediente interno del Consultante: 2366-2015-0-1801-JR-CA-25.
Referencia: Signo involucrado: SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2366-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 6 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el 6 de marzo de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2366-2015-0-1801-JA-CA-25; y, El Auto de 13 de junio de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 68-1P-2017 Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI- Hechos relevantes El 19 de junio de 2013, la empresa SCHNEIDER ELECTRIC PERÚS.A. (Perú), (en adelante, SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) de ta República del Perú, el registro como marca del signo SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional! para distinguir productos comprendidos en la Clase 9? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”). - 43 » e ESE ys 2 > El extracto de la solicitud de registro fue publicado en el Diario Oficial El Peruano y no fue objeto de oposición por parte de terceros.
Mediante Resolución 4191-2014/DSD-INDECOPI de 14 de marzo de 2014, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó de oficio el registro de SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional por la existencia previa del registro de la marca SCHNEIDER ELECTRIC y 2 Expediente 537058-2013/DSD. Clase 9: Interruptores. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 68-1P-2017 logotipo, de propiedad de SCHNEIDER ELECTRIC S.A., registrada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, ? Schneider Electric El 2 de abril de 2014 SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ presentó recurso de reconsideración en contra de la Resolución 4191-2014/DSD- INDECOPI, señalando que la empresa SCHNEIDER ELECTRIC S.A. y SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. se encuentran vinculadas económicamente y pertenecen al mismo grupo empresarial.
Mediante Resolución 8645-2014/DSD-INDECOPI del 19 de mayo de 2014, la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI declaró infundado el recurso de reconsideración presentado. El 04 de junio de 2014, SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 8645-2014/DSD- INDECOPI argumentando principalmente la vinculación existente entre ambas empresas y la distintividad de la forma tridimensional del signo solicitado.
El 25 de agosto de 2014, SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ presentó un contrato de cesión de derechos expectaticios entre SCHNEIDER ELECTRIC S.A. y SCHNEIDER ELECTRIC PERU. Mediante Resolución 4378-2014/TPI-INDECOP! de 27 de noviembre de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 8645-2014/DSD-INDECOPI, y por sus efectos la Resolución 4191-2014/DSD-INDECOPI y en consecuencia otorgó el registro de la marca SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional.
El 16 de marzo de 2015, SCHNEIDER ELECTRIC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad total de la Resolución 4378-2014/TPI-INDECOPI de 27 de noviembre de 2014. Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, electrónicos para el transporte, distribución, transformación, acumulación, regulación, filtración, medición, señalización, control u operación de corriente eléctrica, incluyendo componentes eléctricos u electrónicos para tales aparatos e instrumentos; rectificadores; semi-conductores; relés eléctricos; condensadores; inductores; corta circuitos; interruptores; contactores; productos de automatización; paneles de control; convertidores estáticos; programadores; computadoras y programas de computadoras, registrados; suministros para computadoras; sistema de micro seguridad para computadoras; toma de corriente uninterruptor, inversor; baterías; acumuladores; aparatos de energía eléctrica para abastecer, filtrar, transformación, mantenimiento y almacenamiento; distribuidores automáticos, máquinas y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras; equipo para computadoras y procesamiento de datos; extintores. 3 Proceso 68-IP-2017 2.10.El 16 de abril de 2015, INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa interpuesta. 2.11.
Mediante sentencia signada como Resolución número CINCO de 20 de junio de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 2.12.El 05 de julio de 2016, SCHNEIDER ELECTRIC S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución número CINCO de 20 de junio de 2016. 2.13.
Mediante la Resolución 8 de 3 de octubre de 2016, la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada por SCHNEIDER ELECTRIC S.A. Es muy importante tener en consideración que SCHNEIDER ELECTRIC PERU adjuntó oportunamente un contrato de cesión de derechos expectativos a favor de SCHNEIDER ELECTRIC S.A. el cual fue aceptado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, por lo que mediante Providencia de 28 de agosto de 2014, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dejó constancia que el nuevo solicitante del presente procedimiento es SCHNEIDER ELECTRIC S.A. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que la forma tridimensional que forma parte del signo solicitado no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos que se pretenden distinguir y, así mismo, que la diferencien de las demás que se ofrecen en el mercado, en la medida que dicho signo no incluye elementos propios o peculiares que permitan al consumidor identificarlo como proveniente de un origen empresarial determinado.
De la búsqueda realizada por la Sala, se advirtió que existirían en el mercado diseños de interruptores constituidos por la forma que presenta el signo solicitado, por lo que concluye que los elementos que conforman la forma tridimensional solicitada no presentan singularidades ni detalles característicos, por lo que no podrá ser percibida y recordada por el público consumidor pertinente como una indicación del origen empresarial del producto. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 68-1P-2017 La Sala consideró que si bien la forma del signo solicitado resulta ser una forma carente de distintividad, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, conformado por la denominación SCHNEIDER ELECTRIC y logotipo así como la grafía característica y la combinación de colores hacen que el signo solicitado pueda ser identificado con un origen empresarial determinado, por lo que la impresión en conjunto que generan la conjunción de la forma tridimensional con los demás elementos que la conforman, es suficientemente distintiva para acceder a registro.
Para que las formas tridimensionales puedan acceder a registro es necesario que presenten alguna característica que las haga salir de lo común y habitual. Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios. Un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros, para este efecto, resulta relevante el público nacional pertinente.
El examen de registrabilidad realizado por fa Sala es totalmente erróneo y subjetivo, pues no consideró que el signo solicitado incluye elementos adicionales en su conformación que son suficientemente distintivos para acceder al registro, tales como la figura tridimensional, así como la denominación NSX. El análisis de la Autoridad Administrativa es totalmente antojadizo y carente de sustento jurídico, puesto que ha basado la supuesta falta de distintividad de la forma tridimensional que conforma el signo solicitado en las “averiguaciones efectuadas por la Sala” realizadas en internet en páginas web, que no generan certeza sobre su contenido.
La Autoridad Administrativa no tomó en cuenta que SCHNEIDER ELECTRIC S.A. comercializa con anterioridad productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza en el Perú, estos incluyen la forma tridimensional que se pretende proteger, a su vez que se asocia con el origen empresarial de la marca. 3.10. La forma tridimensional es distintiva y susceptible de ser reivindicada. 4. 4.1.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el INDECOPI Las resoluciones emitidas por la Autoridad se encuentran debidamente motivadas si se tiene en cuenta que el procedimiento administrativo se rige por varios principios, siendo uno de ellos el de Verdad Material, en virtud del cual la Autoridad se encuentra facultada a recurrir a distintos $ 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1.
Proceso 68-IP-2017 medios o elementos a fin de verificar los hechos que puedan servir de fundamento para su decisión. La forma tridimensional conformada por la representación de un interruptor no es susceptible de ser reivindicada ya que carece de distintividad. ¿Acaso la forma tridimensional de un interruptor puede resultar distintiva para distinguir, interruptores? La forma tridimensional del signo solicitado constituye una forma que no logra aportar alguna característica especial, que es precisamente lo que el público consumidor requiere a fin de poder orientar de la manera más eficaz sus preferencias de compra.
El INDECOP! sí considero en su análisis las siglas NXS, determinando que no procedía otorgar derechos de exclusividad sobre dichas siglas, ya que constituye un término descriptivo frecuentemente utilizado en el mercado, y no es susceptible de identificar un origen empresarial determinado. Si bien existen varios registros a favor de distintos titulares que están conformadas por marcas tridimensionales, la distintividad de cada uno de ellos no es materia del presente procedimiento, por lo que el solicitante no puede deducir que, por el hecho de haberse concedido tales registros, el solicitado podría acceder a registro.
Se debe recordar que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional del Tribunal de INDECOPI, quien tiene la obligación de evaluar integralmente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, independientemente en cada caso en concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arribe en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
Argumentos de la sentencia expedida por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Resulta válido que el Tribunal del INDECOPI haya recurrido al internet y acceder a varias páginas web para verificar si en el mercado existen diseño de interruptores similares a la forma tridimensional de un interruptor que pretende reivindicarse en el signo solicitado, en tanto que el internet constituye una fuente a través de la cual la Autoridad Administrativa puede ilustrarse sobre determinados hechos que no son notorios en el mercado y por ende generarle certeza para evaluar el caso sometido a su conocimiento, lo cual se encuentra acorde con el principio de verdad material. 6 e Y 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 68-1P-2017 Corresponde precisar que uno de los elementos claves para determinar si una forma tridimensional es distintiva intrínsecamente, es que se trata de una forma no usual respecto del producto al cual se va a aplicar, o respecto de productos que tengan conexión competitiva con éste; pues ello permite — junto con otras condiciones — la identificación y diferenciación de determinado producto en el mercado, siendo que las formas usuales no tienen aptitud para identificar o singularizar un producto; tampoco pueden diferenciarlo de sus similares en el mercado, La forma tridimensional de un interruptor, es una forma usual existente en el mercado, en tanto que en la misma concurren productos que presentan la misma forma y corresponden a diferentes competidores, por lo que son formas usuales que no le proporcionan al elemento reivindicado, ningún elemento individualizador ni diferenciador; y dicha situación hará que el consumidor tome la indicada forma de los productos como una que usual o habitualmente utilizan los competidores en la presentación de sus productos, sin que exista de por medio ningún interés diferenciador; es decir, el consumidor al ver dicha forma no la asociará especificamente con un producto determinado, sino con todos los productos (interruptores) que se comercializan en el mercado.
Los elementos que conforman el diseño tridimensional solicitado no tienen detalles particulares o arbitrarios que le otorguen distintividad, razón por la cual no corresponde que se otorguen derechos de exclusiva sobre dicha forma bajo la figura de reivindicación; si bien la demandante sostiene que comercializa en nuestro país productos que incluyen la forma tridimensional de un interruptor que pretende proteger, ello resulta irrelevante por cuanto la autoridad administrativa tiene que verificar si dicha forma tridimensional resulta distintiva, to cual no ha ocurrido en el presente caso, al existir en el mercado productos cuya forma resulta semejante a los productos que se comercializan en el mercado pertenecientes a diferentes competidores.
La demandante argumentó que existen registradas diversas marcas tridimensionales otorgadas que cumplen con el requisito de aptitud distintiva, no obstante, dichas formas vienen siendo utilizadas por diversos competidores en el mercado peruano, los cuales coexistirian de manera pacífica. Este argumento carece de sustento, por cuanto el proceso de registro de marcas se caracteriza porque la autoridad marcaria examina de manera integral y autónoma cada nueva solicitud de registro de marca que se presente, a fin de determinar si ella cumple con los requisitos para acceder a registro, teniendo en cuenta la normatividad vigente como la realidad del mercado y la percepción del consumidor en cada caso concreto, siendo que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la autoridad competente de cada uno de los países en los cuales una marca es solicitada a registro. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
Proceso 68-1P-2017 Argumentos del recurso de apelación presentado por SCHNEIDER ELECTRIC S.A. La forma tridimensional y las siglas NSX son registrables y cumplen con los requisitos para acceder a registro. La Sala de Propiedad Intelectual ha convenido en destacar en múltiples oportunidades que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra constantemente en movimiento.
La determinación de la capacidad distintiva de un signo se realiza con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado, así como que un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino. El signo solicitado se encuentra conformado por elementos que cuentan con el carácter distintivo necesario para ser reivindicados y acceder a registro.
La Autoridad Administrativa no ha tenido en cuenta que nuestra representada viene comercializando en nuestro país con gran éxito productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza que incluyen la forma tridimensional que se pretende proteger; por lo que en la actualidad los consumidores asocian dicha forma tridimensional con un origen empresarial determinado, a saber, SCHNEIDER ELECTRIC S.A. En el presente caso, el nivel de diligencia del consumidor medio de los productos que son identificados con el signo solicitado es alto.
En efecto, estamos frente al público consumidor de los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y por lo que es evidente que los consumidores de los mismos son diligentes al momento de elegirlos y adquirirlos. Por el contrario, sería una práctica inusual que el consumidor tome a la ligera su seguridad e integridad y no distinga un producto de otro.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 n= 1.2. 1.3.
Proceso 68-1P-2017 No procede la interpretación del Artículo solicitado, toda vez que en el presente caso el signo solicitado en un principio tue negado de oficio por parte de la Autoridad Administrativa y no por afectación al derecho de un tercero. De oficio se interpretará el Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, interpretación que se hará por ser pertinente a efectos de coadyuvar en la resolución del proceso intemo.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. La marca tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad En el presente caso, se discute si el signo solicitado reúne los requisitos para ser registrado como marca o si el mismo está compuesto únicamente por formas usuales.
El literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad de un signo cuando carezca de distintividad. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) (.) b) carezcan de distintividad; €) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.
( ) >, Proceso 68-1P-2017 que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.3.1. Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Artículo 135 Literal b); y, 1.3.2.
Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. 1.4. En el proceso interno, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, considero: “ La forma tridimensional de un interruptor es una forma usual existente en el mercado en tanto que en la misma concurren productos que presentan la misma forma, y que corresponden a diferentes competidores, por lo que son formas usuales que no le proporcionan al elemento reivindicado ningún elemento individualizador ni diferenciador ” afirmación relativa a la prohibición absoluta de registro contenida en el Artículo 135 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. 1.5.
Al interpretar la norma trascrita el Tribunal ha establecido? que ésta prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advirtiendo que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. $ PROCESO 7-IP-2012.
Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 > y 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 68-1P-2017 Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de forma fija o estable, adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que debido a su tamaño, forma o naturaleza pueden ser ofrecidos directamente al público.
El concepto de envase comprende, entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen. La forma de un producto, por su parte, comporta la propia configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra. Finalmente, por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores” Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse ai uso de los elementos comunes o necesarios. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra. 1.10.Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima 1.11. conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.
Se debe determinar si el signo SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional correspondiente a un interruptor es distintiva o si es una forma común o necesaria en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. PROCESO 195-IP-2007. Marca: “MARCA TRIDIMENSIONAL DE DISEÑO DE BOTELLA”.
Interpretación prejudicial de 5 de marzo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 68-1P-2017 La marca tridimensional En el proceso interno, SCHNEIDER ELECTRIC PERU solicitó el registro del signo SCHNEIDER ELECTAIC y forma tridimensional para distinguir interruptores en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la marca tridimensional.
La marca tridimensional es la que ocupa las tres dimensiones en el espacio, es decir, se trata de un cuerpo provisto de volumen y perceptible no sólo por el sentido de vista sino también por el tacto. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases o envolturas, de conformidad con lo previsto en el Artículo 134 literal f)9, Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, le permiten diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya el envase u otro tipo de formas penetran y permanecen en su mente. El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma extema a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.
Las marcas tridimensionales deben permitir diferenciar claramente los productos que se desea adquirir y pueden generar gran recordación? en el público consumidor dentro del mercado. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de su línea jurisprudencial'? ha expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos: 2.6.1.
Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se Un signo tridimensional puede ser registrado como marca si cumple los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134.
En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relación) con respecto al producto o servicio que se pretende distinguir. Proceso 23-1P-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-1P-1998 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 12 2.7. 3.1. 3.2.
Proceso 68-IP-2017 encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.6.2. Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 2.6.3.
No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.6.4.
Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una foma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 2.6.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
Conforme a los criterios expuestos, se debe determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca o en su defecto constituye una forma común que to torna en irregistrable, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.
Debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas En el proceso se ha hecho referencia a que el signo SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con 13 S_0 3.3. 3.4. Proceso 68-1P-2017 determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.*' Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:!?2 a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios.
V.g. el diseño de gatas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, to que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.13 Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente respecto a la registrabilidad de las formas usuales o comunes de los productos: (i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y Proceso 310-IP-2015 del 16 de marzo de 2017.
Ibidem. 14 ISS 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 68-1P-2017 pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ manifestó que el INDECOPI habría inobservado los precedentes administrativos dictados en otros expedientes, concediendo el registro de signos tridimensionales. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad..'* Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 's En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.'* Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-1P-2015 del 26 de agosto de 2016.
Ibidem. Ibidem. 15 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 68-1P-2017 En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.:? De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado.z. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la Ibidem.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 16 > Proceso 68-1P-2017 información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.? 4.10.No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga 4.11. límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.22 En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que este cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 4.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2366-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de contormidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 25 22 Ibidem. Ibidem. 17 Proceso 68-1P-2017 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. y Mm Cecilia Luisa Ayllón Quinteros == Pl c a le PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18