TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 200-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima Expediente interno del Consultante: 08398-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos en conflicto: THE CHANCE (mixto) / CHANCE 6 (denominativo), CHANCE (mixto), SUPER CHANCE (denominativo), SEGUNDA CHANCE.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 8398-2013-0/5ta SECA-CSILI-PJ de 6 de mayo de 2016, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante ei cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales a) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 08398-2013-0- 1801-JR-CA-24; y El Auto de 4 de mayo 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: NIKE INTERNACIONAL LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE SS 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 200-1P-2016 LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU. Hechos Relevantes El 3 de febrero de 2012, NIKE INTERNACIONAL LTD. (en adelante, NIKE), solicitó ante el Instituto Nacionai de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOP!), de la República del Perú, el registro como marca del signo mixto THE CHANCE, para amparar servicios de la Clase 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.? (Expediente 482135-2012).

El 18 de marzo de 2012 se publicó la solicitud y no se presentaron oposiciones. El 15 de octubre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 016270-2012/DSD-INDECOPI, concedió el registro para la Clase 42 y de oficio lo denegó para la Clase 41, debido a que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal del Artículo 136 literal a), por las siguientes razones: 2.3.1.

Se verificó que INTRALOT DE PERÚ S.A.C. (en adelante, INTRALOT) es titular de las siguientes marcas: MARCA _| NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE | REPRESENTACIÓN CHANCE 6 | denominativa 3066 41? CHANCE 6 Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software Servicios de esparcimiento y juegos de azar.

Proceso 200-1P-2016 CHANCE y, LOGOTIPO Mixta 22516 41 ACE denominativa 70590 41% | SUPER CHANCE SEGUNDA. Ñ segunda CHANCE Mixta 74392 41 (ance. 2.4. El 16 de noviembre de 2012, NIKE interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 8 de julio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2333- 2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6.

El 13 de octubre de 2013, NIKE presentó demanda contenciosa administrativa contra el INDECOPI, cuya pretensión principal radicó en que se declare la nulidad del anterior acto administrativo. 2.7. El 19 de marzo de 2014, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por NIKE. 2.8. El 2 de julio de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número OCHO, declaró fundada la demanda en todos sus extremos. 2.9.

El 21 de julio de 2015, INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. Servicios de esparcimiento, juegos de azar, loterías electrónicas, loterías electrónicas, loterías instantáneas y demás. Loterías instantáneas, esparcimiento, organización de loterías, juegos de lotería, juegos de azar, pronósticos deportivos, loteria electrónica.

Servicios de loterias instantáneas, esparcimiento, entretenimiento, organización de loterías y juegos de azar. Proceso 200-1P-2016 2.10.El 15 de octubre de 2015, NIKE absolvió el recurso de apelación. 2.11.El 2 de mayo de 2016, mediante Auto signado como Resolución Trece, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por NIKE 3.1. Sostuvo que el signo solicitado contiene elementos denominativos y figurativos que lo diferencian de las marcas registradas. 3.2. Precisó que el signo solicitado representa una estructura geométrica lineal que indica “deporte”. Además, el origen empresarial está dedicado al rubro deportivo, lo que captaría de inmediato la atención del consumidor asociándolo a NIKE. 3.3.

Sostuvo que las marcas registradas aluden a juegos de azar, mientras que el signo solicitado ampara servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. 3.4. Indicó que no habria riesgo de confusión directa o indirecta, por cuanto el signo solicitado posee entre sus elementos una marca notoriamente conocida. 4.

Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI 4.1. Expresó que los signos en conflicto son confundibles. 4.2. Sostuvo que los signos en conflicto amparan algunos de los mismos servicios. 4.3. Indicó que los signos en conflicto comparten el término CHANCE (término que solo se encuentra presente en la conformación de las marcas registradas a favor de INTRALOT), presentándose riesgo de confusión indirecto. 5.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia 5.1. Expresó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. 5.2. Determinó que si bien los signos en conflicto coinciden en la denominación CHANCE, poseen elementos gráficos que los diferencian entre sí. 5.3. Afirmó que los consumidores de los servicios que amparan los signos en 5.4. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2.

Proceso 200-1P-2016 conflicto son más atentos; basan su elección en factores como la calidad de la atención, costos, actividades que comprende, entre otros. Por lo tanto, no hay probabilidad de confusión. Señaló que el signo solicitado incluye la figura de una renombrada marca de deporte a nivel internacional (NIKE), lo que realza la distintividad del signo, permitiendo su diferenciación con respecto a las otras marcas registradas.

Argumentos del recurso de apelación interpuesto por INDECOPI Reiteró su argumento respecto de la existencia del riesgo de confusión indirecta, con fundamento en que los signos en conflicto se encuentran conformados por el término idéntico CHANCE; distinguen algunos de los mismos servicios; y no existe otra marca que contenga tal denominación para distinguir servicios de la Clase 41. indicó que el logotipo correspondiente a una renombrada marca deportiva ocupa una porción muy mínima y, además, predomina la denominación CHANCE que será asociada al origen empresarial de INTRALOT.

Argumentos de la contestación a la apelación presentada por NIKE Expresó que la apelación presentada por el INDECOPI carece de sustento. Se limita a repetir lo señalado en las resoluciones administrativas, por lo que no logra desvirtuar los argumentos de la sentencia apelada Ratificó todos los argumentos presentados en la demanda y resaltó los fundamentos esgrimidos por la sentencia de primera instancia. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentesf, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación." “Artículo 224: Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

Proceso 200-1P-2016 Adicionalmente, el Tribunal se pronunciará sobre los temas que han sido solicitados por la Corte consultante: 1. ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 136 literal a) de la Decisión 4867, en lo referido a: 1.1. 1.2, 1.3. Criterios para evaluar el riesgo de confusión marcaria en los supuestos en que las marcas en cotejo distinguen productos/servicios de la misma nomenclatura oficial y presentan coincidencias en el detalle de productos/servicios materia de protección. Asimismo, qué criterios tomar en aquellos casos en que las marcas en cotejo pertenecen a la misma clase pero distinguen diferentes productos/servicios (sin coincidencia en el detalle).

Análisis conceptual de la parte denominativa de una marca mixta. Qué criterios tomar en los casos en los que una misma palabra puede evocar diferentes conceptos. Qué criterios tomar cuando el análisis conceptual de la parte denominativa de una mixta proviene de una palabra de idioma extranjero, y qué sucede cuando el cotejo a este nivel se realiza con una palabra en idioma español (es decir, dos palabras homónimas, pero una en idioma españo! y la otra en idioma extranjero) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 224 de la Decisión 4867, en lo referido a: 2.1.

Qué criterios tomar cuando en el análisis de cotejo marcario se tiene una marca mixta cuya conformación incluye un elemento consistente en un signo distintivo notorio (es decir, el signo mixto tiene inserto en su interior un signo notorio). TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.

Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. La marca derivada de una marca notoriamente conocida. 1.1. 1.2.

Proceso 200-1P-2016 La conexión competitiva (Clase 41) Respuesta a las preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo THE CHANCE (mixto) es confundible con las marcas CHANCE 6 (denominativa), CHANCE (mixta), SUPER CHANCE (denominativa) y SEGUNDA CHANCE (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 1.2.1.

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. > 1.3. 1.4. 1.2.2. Proceso 200-1P-2016 El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?0 1.4.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 9 10 lbidem. Ibidem. Proceso 200-1P-2016 1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 1.4.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. +! b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de du Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 200-IP-2016 confundibilidad.*? Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia trata de la presunta confusión entre los signos mixtos THE CHANCE y SEGUNDA CHANCE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas'* para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la 12 Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, 10 2.3.3. Proceso 200-1P-2016 contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro**.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.'* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición**, 14 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.

RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis, RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. m Gram.

Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 11 2.4. Proceso 200-1P-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii, Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de ta denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros”: 2.4,1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor 17 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 12 2.5. 3.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.

Proceso 200-1P-2016 poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

De acuerdo con las reglas que se han explicado, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos en conflicto, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión entre el signo mixto THE CHANCE y el denominativo CHANCE 6, es necesario que se proceda a compararlos. 13 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Proceso 200-1P-2016 Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas?$ para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. Se aplica la misma regla del punto 2.3.1 del acápite precedente. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente (punto 2.3.3.). Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero Como la Corte consultante hizo una pregunta relacionada con las palabras en idioma extranjero, el Tribunal se referirá al tema propuesto. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. !* Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.20 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.? 18 19 20 21 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-1P-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-1P-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015, 14 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2.

Proceso 200-1P-2016 Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra o expresión en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor al que se encuentran dirigidos los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo, para luego determinar si dicha palabra o expresión es descriptiva, genérica o de uso común o no en la citada clase.

La marca derivada de una marca notoriamente conocida Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial. Cuando se solicita a registro una marca derivada de una notoria, se deberá determinar su grado de incidencia en el signo que se pretende registrar, es decir, si inyecta distintividad en el conjunto marcario y de qué manera.

Por lo tanto, resulta importante determinar si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad. Aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, si el elemento notorio de esta última es el elemento predominantemente del conjunto marcario, haría que el público consumidor identifique el origen empresarial del producto.

La conexión competitiva (Clase 41) Teniendo que en el proceso interno se discute que algunos de los signos en conflicto amparan servicios diferentes dentro de la clase 41, se abordará el tema planteado. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se 15 6.3. 6.4.

Proceso 200-1P-2016 indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.2 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?3 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 6.4.1.

El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 22 23 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 16 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4, Proceso 200-IP-2016 La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto o servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 17 Proceso 200-1P-2016 Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.5. Portal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre 7.41. dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

Respuesta a las preguntas del consultante ¿Cómo debe interpretarse el articulo 136 literal a) de la Decisión 4867, en lo referido a: 7.1.1. Criterios para evaluar el riesgo de confusión marcaria en los supuestos en que las marcas en cotejo distinguen productos/servicios de la misma nomenclatura oficial y presentan coincidencias en el detalle de productos/servicios materia de protección. Asimismo, qué criterios tomar en aquellos casos en que las marcas en cotejo pertenecen a la misma clase pero distinguen diferentes productos/servicios (sin coincidencia en el detalle) Para contestar la pregunta se diferenciarán tres supuestos a saber: Supuesto 1.

Las marcas en cotejo pertenecen a la misma clase y amparan los mismos productos o servicios: no es necesario realizar el análisis de conexión competitiva. Supuesto 2. Las marcas en cotejo pertenecen a la misma clase pero amparan diferentes productos o servicios: se deberá hacer el análisis de conexión competitiva y aplicar los criterios esbozados en el punto 6 de la presente providencia. Supuesto 3.

Las marcas en cotejo pertenecen a la misma clase pero coinciden en algunos productos o servicios: en estos casos es necesario analizar la conexión competitiva en relación con los productos que no coinciden, de conformidad con el punto 6 de la presente providencia y, si es del caso, poder declarar la nulidad parcial o total del registro de conformidad con el último párrafo del artículo 172 de la Decisión 486,24 CAES Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

( ) Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 13 Proceso 200-IP-2016 7.1.2. Análisis conceptual de la parte denominativa de una marca mixta.

Qué criterios tomar en los casos en los que una misma palabra puede evocar diferentes conceptos Si una palabra evoca diferentes conceptos, para el análisis de la similitud ideológica se debe tomar en cuenta el significado que ordinariamente se relacione con los productos o servicios que amparan los signos en conflicto. 7.1.3. Qué criterios tomar cuando el análisis conceptual de la parte denominativa de una mixta proviene de una palabra de idioma extranjero, y qué sucede cuando el cotejo a este nivel se realiza con una palabra en idioma español (es decir, dos palabras homónimas, pero una en idioma español y la otra en idioma extranjero) Al analizar dos signos compuestos por palabras homónimas en diferentes idiomas, se debe determinar si la palabra en español es la que de ordinario se relaciona con los productos o servicios amparados por los signos en conflicto, ya que de ser así el estudio conceptual deberá realizarse con el significado o traducción al castellano. De no ser así se debe aplicar lo indicado en el punto 4, página 15, de la presente providencia. 7.2.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 224 de la Decisión 4867, en lo referido a: 7.2.1. Qué criterios tomar cuando en el análisis de cotejo marcario se tiene una marca mixta cuya conformación incluye un elemento consistente en un signo distintivo notorio (es decir, el signo mixto tiene inserto en su interior un signo notorio) Esta pregunta se encuentra contestada en el punto 5, página 15, de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 08398-2013-0-1801-JR- CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 19 Proceso 200-1P-2016 del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Lo N Cecilia tuisa Ayllón Quinteros is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ” Hugo Ram MAGISTRADO Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. it.

E [AM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 200-IP-2016 | 20