TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 216-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014 00728 00 Referencia: Signos involucrados: “HOJALDRINA” (mixto) vs. HOJALDRINA (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1957 de 16 de mayo de 2016, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Articulos 134, 135 literales b) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014 00728 00; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: TEAM FOODS COLOMBIA S.A. EN 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 216-1P-2016 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Hechos relevantes El 11 de mayo de 2012 la sociedad TEAM FOODS COLOMBIA S.A. solicitó, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) de la República de Colombia, el registro como marca del signo HOJALDRINA (denominativo), en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 645, sin que se hayan presentado oposiciones. El 24 de septiembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución 55030 por medio de la cual denegó de oficio el registro como marca del signo HOJALDRINA (denominativo), para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en el registro previo de la marca HOJALDRINA (mixta)? en la Clase 29, de titularidad de la sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A.(en adelante, ACEGRASAS).
El 25 de octubre de 2012, TEAM FOODS COLOMBIA S.A. solicitó la inscripción del cambio de titular del registro de la marca HOJALDRINA, de ACEGRASAS a TEAM FOODS COLOMBIA S.A. El 13 de noviembre de 2012, TEAM FOODS COLOMBIA S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 55030. Clase 29.- Came, pescado, came de ave y came de caza; extractos de came, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Registro No. 349257 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 216-1P-2016 El 20 de junio de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 38665, resolvió el recurso de apelación, ratificando la Resolución 55030. El 28 de noviembre de 2014, TEAM FOODS COLOMBIA S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.
Mediante Auto de 29 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el procedimiento y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. Argumentos de la demanda presentada por TEAM FOODS COLOMBIA S.A. No existen fundamentos válidos para negar el registro como marca del signo HOJALDRINA (denominativo) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Si bien la SIC denegó el registro como marca del signo HOJALDRINA (denominativo), con fundamento en el registro anterior de la marca HOJALDRINA (mixta) a favor de ACEGRASAS, no existía fundamento para rechazar la apelación e impedir el registro de dicha marca en favor de TEAM FOODS COLOMBIA S.A., sobre todo si se tiene en cuenta que ACEGRASAS S.A. cambió su nombre a TEAM FOODS COLOMBIA S.A., de manera que se trata de la misma compañía. La SIC incurre en error al determinar que los consumidores podrían relacionar el signo HOJALDRINA (denominativo) con un pastelillo, más aún, cuando dicha palabra no se encuentra en el Diccionario de la Lengua Española y no es posible asociarla con la descripción de ese tipo de productos.
De una búsqueda en internet de la palabra “Hojaldrina”, se pueden obtener, entre otros, los siguientes resultados: 1) Empresas ecuatorianas comercializadoras de margarina identificada con la marca “Hojaldrina”; e, 2) Información de la sociedad española Productos Mata S.A. que desarrolló un dulce denominado “Hojaldrina”. La SIC no puede asegurar que los consumidores colombianos van a reconocer al producto como un pastelillo y que el signo resultaria descriptivo si pretendiese amparar productos de pastelería de la Clase 30; sin embargo, tomando en cuenta que se solicitó el registro del signo HOJALDRINA (denominativo) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, el mismo podría ser tratado como un signo evocativo. 3.6. 4.2. 4.3.
Proceso 216-1P-2016 Los signos HOJALDRINA (mixto) y HOJALDRINA (denominativo), ambos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, son propiedad de la misma compañía, razón por la cual, su coexistencia no genera riesgo de confusión para los consumidores. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC La expedición de las resoluciones demandadas fue sometida a control de legalidad y se evidenció que no se incurrió en ninguna violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se concedió el registro como marca del signo mixto HOJALDRINA en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto dicho signo está compuesto por un elemento gráfico que es en el que recae la distintividad y es en conjunto como debe usarse en el mercado, lo que no sucede respecto del signo denominativo HOJALDRINA, razón por la cual, no correspondía que se conceda el registro solicitado.
El signo solicitado describe la finalidad del producto y, por lo tanto, no cumple con la función distintiva de una marca, siendo incapaz de identificar los productos ofrecidos en el mercado, ya que no permite individualizarlos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación Prejudicial del Artículo 134 y 135 literales b) y e) y Artículo 172 de la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina.?, Se interpretará el Artículo 135 Literal e) por ser procedente.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los olores; 0) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad;
(..-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, ta procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )” 4 0 PON Proceso 216-IP-2016 No se interpretarán los Artículos 134, 135 literal b) y el Artículo 172, toda vez que la controversia en el proceso interno no versa sobre el concepto de marca, la falta de distintividad de un signo ni los aspectos relacionados con la acción de nulidad. De oficio se interpretará el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina para revisar la causal de irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Los signos descriptivos. Los signos evocativos. La marca derivada.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( )” 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 216-1P-2016 conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado HOJALDRINA (denominativo) y la marca previamente registrada HOJALDRINA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) Elriesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 3 1.4.
Proceso 216-IP-2016 teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem.
Ibidem. Proceso 216-1P-2016 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. 1.7. 2.1 2.2 2.3 2.4 Proceso 216-1P-2016 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Los signos descriptivos Como en el proceso interno se argumenta que los signos en conflicto HOJALDRINA — (denominativo) y HOJALDRINA (mixto) están presuntamente integrados por palabras descriptivas, corresponde analizar el presente tema.
Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de «ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 Proceso 216-IP-2016 fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. De esta manera, se debe determinar si el signo HOJALDRINA (denominativo) resulta o no exclusivamente descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. Los signos evocativos En el proceso interno se señaló que el signo HOJALDRINA (denominativo) puede ser catalogado como un signo evocativo, por lo que se analizará este tipo de signos. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 10 3.4 Ho) 3.6 3.7 3.8 Proceso 216-1P-2016 elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.10 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones materia de conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. De otro lado, el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
( J”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. !! No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción Ibidem. ibidem.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015, de fecha 23 de junio de 2016. 11 Er 3.9 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 216-IP-2016 del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conílicto.12 En tal sentido, se deberá determinar si las expresiones o signos utilizados son o no de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que, el conjunto del signo, se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
La marca derivada En el presente proceso, el solicitante del registro como marca del signo HOJALDRINA (denominativo) TEAM FOODS COLOMBIA S.A, manifestó que existió un cambio de titular de la marca HOJALDRINA (mixta), siendo éste el nuevo titular y en tal virtud existiría una relación entre las marcas en conflicto, por lo que se revisará esta figura.
La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.* En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, en los Procesos 59- IP-2012, 90-IP-2012, 12-1P-2014, 198-1P-2013, 156-4P-2015, 431-1P-2015 y 439-1P-2015, este Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.” Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12.
De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.22, y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007, p.15. 12 Proceso 216-1P-2016 y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.* 4.5. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 4.6.
Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014 00728 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Ny De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p.24. 5 De modo referencial, ver Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, pp.24-25. 13 Proceso 216-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. y] / PUN: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA | SECRETARÍO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 216-1P-2016 | 14