TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 144-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil (Ecuador) Expediente interno del Consultante: 09801-2010-0649 Referencia: Signos involucrados: TERPEL + GRÁFICA (marca) y TERPEL (nombre comercial) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.
VISTOS El Oficio 1102-TDCAG-2016, recibido el 7 de abril de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 09801-2010-0649); y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES. 1. Partes en el Proceso Interno: Demandantes: BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO y TERPEL S.A. a 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 144-1P-2016 Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR COMITÉ DE PROPIEDAD — INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES DEL JEPI Hechos Relevantes.
El 18 de agosto de 2005, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. solicitó el registro del signo TERPEL + GRÁFICA (mixto)! para proteger servicios de la Clase 35? de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). A > “q | El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectualó, sin que terceros hayan presentado oposición en su contra.
El 27 de abril de 2006, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 48869-06, concedió el registro del signo TERPEL + GRÁFICA (mixto) a favor de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., emitiendo posteriormente el Registro 911-06. El 2 de febrero de 2010, BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO por sus propios derechos y por lo que representa en su calidad de Representante Legal de TERPEL S.A., formularon recurso de revisión para obtener la nulidad de la Resolución 48869-06 de 27 de abril de 2006, fundamentado Expediente interno 160834.
Servicios de comercialización de productos y/o servicios. Del expediente no consta el número de la gaceta ni la fecha de publicación. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 144-1P-2016 su posición en la titularidad del Nombre Comercial? TERPEL desde el año 2003. El recurso fue radicado ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEP!).
El 9 de febrero de 2010, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. contestó negando el recurso. Mediante Resolución de 11 de mayo de 2010, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, resolvió: “No ha lugar al recurso extraordinario de revisión interpuesto”, confirmando en todas sus partes la Resolución 48869-06 de 27 de abril de 2006, pronunciada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
El 16 de septiembre de 2010, BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO por sus propios derechos y por los que representa en calidad de Gerente General de TERPEL S.A. interpusieron recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, impugnando la Resolución de 11 de mayo de 2010. El 3 de marzo de 2015, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil dispuso la suspensión de la tramitación del proceso y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudiciat de los Artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos del Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO y TERPEL S.A. interpusieron demanda en la que manifestaron que: El nombre comercial TERPEL ha sido usado en el mercado ecuatoriano desde el año 2003. La Resolución que se impugna señala que la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. posee el derecho exclusivo sobre el signo TERPEL, pues es titular desde hace 8 años de la misma, siendo el año de su primer registro el 2002, por consiguiente, la solicitud de registro, constituye una ampliación de sus derechos legítimamente adquiridos, lo cual no es verdad, ya que el registro es del 2005.
Que la propia autoridad admite que el nombre comercial TERPEL está en uso desde el año 2003 de acuerdo con las pruebas aportadas en el proceso. Para amparar actividades de tercerización de personal e intermediación laboral. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 144-IP-2016 impugna la Resolución de 11 de mayo de 2010 pronunciada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y, en consecuencia, solicita se declare la nulidad de la Resolución 48869-06 de 27 de abril de 2006 emitida por la Directora Nacional de Propiedad Industrial.
Asimismo, anule el Título 911-06 otorgado a favor de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., amparando el registro de la denominación TERPEL + GRÁFICA (mixta) emitido el 28 de julio de 2006; todo, por incurrir en las causales de nulidad de registro determinadas en la normativa nacional, así como en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Afirma que el EPI que incurre en error al manifestar que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. tiene el derecho exclusivo sobre la marca TERPEL desde hace ocho años atrás, pues su primer registro data del año 2002. Recién el 27 de septiembre de 2005, se presentó la solicitud de transferencia del signo TERPEL + GRÁFICA (mixto) para la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la compañía ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., la cual se soporta en un documento privado denominado “Documento de Cesión”, documento que es incompleto por cuanto no consta la fecha en que fue suscrito por las partes.
No es pertinente afirmar que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. haya usado la marca TERPEL en el Ecuador desde el año 2002, ya que recién en el año 2005 adquirió el registro por transferencia a su favor. Nulidad de la Resolución impugnada, toda vez que contraviene el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 por no haber considerado la existencia previa del nombre comercial TERPEL.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. La Resolución de 11 de mayo de 2010 con relación al trámite de registro de la marca TERPEL (denominativa), es legítima por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas por ley; asimismo se dictó en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la ley nacional.
Impugnó toda prueba y solicitó se rechace la:demanda. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 144-1P-2016 Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado La acción planteada es ajena a la verdad de los hechos y no tiene fundamento legal, porque la Resolución de 11 de mayo de 2010 dictada por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales fue dictada conforme a Ley, ratificando la Resolución 48864-06 dictada por el Director Nacional de propiedad Industrial.
La Resolución 48864-06 de 27 de abril de 2006 fue pronunciada cumpliéndose con el debido proceso y habiéndose recurrido la misma se dictó la Resolución de 11 de mayo de 2010 constatándose que no hubo vicio alguno ni ilegalidad que pudiera dar lugar a que sea anulada. Argumentos de la contestación por parte de ORGANIZACIÓN TERPEL La resolución ahora impugnada tomó en cuenta toda la prueba aportada al trámite por el recurrente y la autoridad motivó adecuadamente su resolución. El actor a lo largo del proceso administrativo expuso criterios que no guardan apego ni a la ley ni a la lógica del derecho, menos a la normativa de la propiedad intelectual.
En el contexto de su demanda no especifica si el nombre comercial TERPEL pertenece a BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO o a TERPEL S.A. incurriendo en actos de mala fe al intentar confundir a la autoridad, cuando el título de registro que acompaña consta a nombre únicamente de la persona natural y no de la compañía. Además, deberá tenerse en consideración que la marca TERPEL, de propiedad de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., es notoria desde hace muchos años, y cuenta con la protección especial que la legislación nacional y supranacional otorga a este tipo de signos. 4.10.El actor confunde conceptos jurídicos al afirmar que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., únicamente puede reclamar derechos de prioridad desde la fecha en que su inscrita la transferencia de la marca a su favor. 4.11.Al transferir una marca, lo que se transfiere son precisamente los derechos que se retrotraen a la fecha de concesión de la marca.
Proceso 144-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1, 136 literal b), 138, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 1, 138 y 192 de la Decisión 486, por cuanto no son objeto de controversia ni el trato nacional, los requisitos para el registro de una marca, ni el procedimiento por infracción de derechos.
Procede la interpretación solicitada en todo lo demás*. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad industrial.
Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: fl ) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) “Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denomínativa con grafía, forma o color, o de una marca figuraliva, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el pals de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo Gquinquies del Convenio de París".
(..) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Proceso 144-1P-2016 De oficio se interpretarán los artículos 161 y 163 de la Decisión 486$ para analizar el tema de la transferencia de una marca y sus requisitos y los artículos 224 y 228? para analizar el tema de la marca notoria.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuarido se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico O comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por aclo entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, sí la transferencia acarreara riesgo de confusión”.
“Artículo _163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia O transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — ET Na DAR Proceso 144-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección del nombre comercial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Transferencia de marcas. Requisitos y efectos, Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y actividades relacionadas con la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTEPRETACIÓN Protección del nombre comercial En el presente caso BORIS MIGUEL YÉPEZ IZQUIERDO por sus propios derechos y por lo que representa en su calidad de Representante Legal de TERPEL S.A., formularon recurso de revisión para obtener la nulidad de la Resolución 48869-06 de 27 de abril de 2006, fundamentado su posición en “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. a 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso L444P-20 10 la titularidad del nombre comercial TERPEL desde el año 2003, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial? El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1.3.1.
El objetivo del mombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado 1.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.3.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 1.3.4.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social, Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial?.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo Proceso 40-1P-2013. Revisar Proceso 99-1P-2014, 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 144-1P-2016 de derechos sobre el mismo.
El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante?, Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor!!.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados??, Proceso 99-1P-2014.
Ibidem. Ibidem. 10 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. Proceso 144-1P-2016 El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; O, c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Por lo antes expuesto, se deberá verificar que el nombre comercial TERPEL ha sido usado en el mercado de manera real y efectiva para que pueda fundamentar su acción de nulidad. Protección en relación con signos idénticos y similares El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación!3, Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, tal y como se plasmó en el acápite anterior!*, Por otro lado, el Artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo 13 Proceso 99-1P-2014.
Proceso 104-IP-2007, 11 r 1.15, 2,1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 144-1P-2016 de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial*5, Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos En el caso en análisis los actores solicitan la nulidad de la Resolución que concedió el registro de la marca TERPEL (mixta) para la Clase 35, en consideración a la existencia previa de su nombre comercial TERPEL para actividades de tercerización de personal e intermediación laboral, por lo que se analizará este tema.
El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que sean "idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. Respecto a este tema este Tribunal ha manifestado que: En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 15 Ibidem. 12 2.6. 2.7.
Proceso 144-1P-2016 Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos!': 2.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 16 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 13 2.8. 2.9. 2.10.
Proceso 144-1P-2016 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.7.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios y actividades que identifican los signos en conflicto.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre la marca registrada y un nombre comercial prioritario será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (1) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) 14 2.11. 2.12. 2.13. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 144-1P-2016 o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos!”. Para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada el nombre comercial debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de la marca, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
Por lo antes expuesto, el tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre los signos TERPEL nombre comercial y marca, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486.
Comparación entre signos denominativos y mixtos En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos TERPEL (mixto), por un lado, y TERPEL (denominativo), por otro. Por tal motivo, es necesario abordar el tema. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo? entre los mismos: 17 18 Revisar Proceso 62-1P-2014. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida 15 3.4.
Proceso 144-1P-2016 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.2.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014, 16 * 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Proceso 144-1P-2016 La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado TERPEL (mixto) es notorio, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título Xtl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 17 4.5. Proceso 144-1P-2016 En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente? esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?0 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 19 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro paises miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. 18 4.6. Proceso 144-1P-2016 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.?1 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transtiteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 21 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 19 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 144-1P-2016 4.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos O servicios a los que se aplique; 20 Proceso 144-1P-2016 e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
Pel grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; O, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 4.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular??, 2 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 21 Proceso 144-1P-2016 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. determinar si la marca TERPEL cuyo titutar es ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., es notoriamente conocida en la Comunidad Andina.
Transferencia de marcas. Requisitos y efectos Afirman los actores que es equivocada la apreciación del lEPI al afirmar que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. es titular de la marca TERPEL hace más de ocho años ya que recién en el año 2005 se le transfirió a su favor, y el documento de cesión se soporta en un documento privado denominado “Documento de Cesión”, documento que es incompleto por cuanto no consta la fecha en que fue suscrito por las partes.
Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma”.
El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece”. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito?. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión?, pal 2 Proceso 71-1P-2009.
Ibidem. Ibidem. 22 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. Proceso 144P-2016 De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas. A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente?, La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Sin embargo, de lo cual lo que sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente, acarreando la falta de este requisito que no surta efecto frente a terceros.
Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente. Por su parte, el Artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “La Autoridad Nacional Competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia”.
Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina “Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina”?””, que sustituyó a la Decisión 285. En el artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: “Las disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión”2, Cabe advertir que la transferencia puede ser respecto de todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico.
En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o 26 27 28 Ibidem. La Decisión 608 fue dada en la ciudad de Lima, Perú, el 29 de marzo de 2005. Proceso 219-1P-2013. 23 5.12. 5.13. 5.14. 6.1. 6.2. Proceso 144-1P-2016 servicios que identifiquen con el mismo registro de marcas, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en lo que respecta a su naturaleza, caracteristicas, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor??, Por to anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marcas, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia de las mismas pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados%, Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial.
De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características??, En el caso en concreto, se deberá verificar que la transferencia de la marca TERPEL se la haya realizado de acuerdo con lo expuesto en este acápite. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 35 y actividades relacionadas con la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado TERPEL + GRÁFICA (mixto), para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con el Nombre Comercial TERPEL, que ampara actividades de tercerización de personal e intermediación laboral incorporados en la Clase 45, por lo que es preciso analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 El] 32 Ibidem. ibidem. Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - 24 6.3. 6.4.
Proceso 144-1P-2016 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.33 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 3 “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán fa similitud ni la disimilitud de tos productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 25 b) d) Proceso 144-1P-2016 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución «o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel 26 Proceso 144-1P-2016 publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09801-2010-0649, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 0d. e Cecilia Luisa ón gtrsñ Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO O, Hernán IA as Fano” 7 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 27 Proceso 144-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
DI “me Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA ¡ SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 28