TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 304-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 08211-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca denominativa YUMBO DAKAR Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 8211-2013-0/5*SECA-CSILI-PJ de 9 de junio de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 08211-2013-0- 1801-JR-CA-26, y, El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: PARIS-DAKAR Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 304-1P-2016 REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero Interesado: CROSLAND TECNICA S.A. Hechos relevantes El 26 de julio de 2011, PARIS-DAKAR, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República dei Perú (en adelante, INDECOPI) la cancelación por falta de uso de la marca denominativa YUMBO DAKAR, ! registrada bajo Certificado 78357 a nombre de CROSLAND TÉCNICA S.A. (en adelante, CROSLAND), para distinguir productos de la Clase 12 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, “la Clasificación Internacional de Niza”).? El 13 de abril de 2012, mediante Resolución 1263-2012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de la marca, restringiendo el uso únicamente a motocicletas.
El 8 de mayo de 2012, PARIS-DAKAR interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. El 10 de julio de 2013, mediante Resolución 2346-2013/CSD-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOP! resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.
El 10 de octubre de 2013, PARIS-DAKAR planteó demanda contencioso administrativa ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, solicitando la nulidad de las Resoluciones 1263-2012/CDS- INDECOPI de 13 de abril de 2011, y 2346-2013/TPI-INDECOPI de 10 de julio de 2013. El 26 de noviembre de 2013, CROSLAND contestó la demanda interpuesta por PARIS-DAKAR.
El 27 de noviembre de 2013, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por PARIS DAKAR. El 9 de noviembre de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signada como Resolución Doce, declaró infundada la demanda interpuesta por PARIS-DAKAR. El 2 de diciembre de 2015, PARIS-DAKAR interpuso recurso de Expediente 462452-2011.
Clase 12: Motocicletas y sus repuestos. Proceso 304-1P-2016 apelación contra la anterior sentencia. 2.10.El 31 de mayo de 2016, mediante Auto signado como Resolución 3.1. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Diecisiete, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada por PARIS DAKAR CROSLAND registró la marca YUMBO DAKAR para detentar el monopolio de importación de motos chinas de marca YUMBO, impidiendo que terceros lo hagan, pero en realidad nunca ha importado ni comercializado motos fabricadas en China con la marca denominativa YUMBO DAKAR, en consecuencia, la marca debe ser cancelada por no Uso.
Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI Los argumentos y pruebas presentadas en sede administrativa fueron debidamente valorados en su oportunidad, demostrándose el uso real y efectivo de la marca denominativa YUMBO DAKAR durante el periodo relevante. La parte demandante está incorporando argumentos que no habían sido expuestos en vía administrativa, por lo cual, no fueron objeto de análisis ni pronunciamiento.
Los actos administrativos impugnados se encuentran conforme a la ley que rige la materia. Argumentos de la contestación presentada por CROSLAND CROSLAND cuenta con un bloque patrimonial integrado por CROSLAND MOTOS S.A.C., y EL SITIO S.A.C., con quienes ha realizado contratos de cesión de uso de la marca denominativa YUMBO DAKAR. CROSLAND solicita la fabricación de las motos a un proveedor extranjero para luego nacionalizarlas con la marca denominativa YUMBO DAKAR, y posteriormente introducirlas en el mercado peruano. Es irrelevante para efectos de este proceso, la discusión sobre la solicitud de fabricación a un tercero autorizado, de las motos que comercializa CROSLAND, siendo esta una práctica común entre los importadores.
De las pruebas aportadas en vía administrativa, ha quedado suficientemente demostrado el uso de la marca denominativa YUMBO DAKAR, 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Proceso 304-IP-2016 Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia Para demostrar el uso de una marca basta con probar que los productos que distingue sean puestos en el mercado o se encuentren disponibles bajo la marca de que se trate, no necesariamente el titular de una marca debe fabricarlos.
Quedó demostrada de forma real y efectiva la comercialización de motos marca YUMBO modelo DAKAR. Argumentos del recurso de apelación presentado por PARIS-DAKAR CROSLAND está impedida para fabricar motos y menos marca YUMBO modelo DAKAR. CROSLAND no importó moto alguna marca YUMBO modelo DAKAR durante el periodo relevante. Quien importó las motos marca YUMBO fue CROSLAND MOTOS S.A.C. CROSLAND nunca fabricó, ni mandó a fabricar motos con la marca YUMBO DAKAR, por lo que nunca usó dicha marca.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio se interpretarán los Artículos 166 y 167 de la misma normativa, ya que trata sobre la carga de la prueba en el trámite de la solicitud de cancelación por no uso.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicilud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falla de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agole el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de tos productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” 1.2. 1.3. Proceso 304-IP-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. La cancelación parcial por no uso de la marca. Respuesta a la pregunta de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca denominativa YUMBO DAKAR registrada, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.
La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.* Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.* “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de fas mercancias identificadas con la marca, entre otros.” De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
S 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 304-1P-2016 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.$ El primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:” a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 6 7 Ibidem.
Ibidem. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 304-1P-2016 El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.
Al respecto, el Articulo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado?.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si el tilular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.
Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 304-1P-2016 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los paises miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referisse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14 Proceso 304-1P-2016 comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca.
Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión..¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor"?, pueden alterar las condiciones de oferta y 10 Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca, Proceso 304-IP-2016 demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 2.15.
Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener 3.1. 3.2. presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.
Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso Debido a que en el presente caso se está discutiendo si CROSLAND no ha logrado acreditar el uso de la marca YUMBO DAKAR, resulta necesario desarrollar los alcances del Articulo 167 de la Decisión 486. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.
Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. 10 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 304-IP-2016 El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.
En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. La cancelación parcial por no uso de la marca En el presente caso, se canceló parcialmente el registro de la marca YUMBO DAKAR (denominativa), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
(.J (Resaltado agregado) Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.
Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 11 4.5. 4.6. 5.1.
Proceso 304-1P-2016 A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.
Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y caracteristicas, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.
Respuesta a la pregunta de la consultante ¿Es necesario que el titular de la marca sea el fabricante de los productos que distingue con dicha marca para efectos de determinar el uso válido de la marca?” Sobre esta consulta es importante considerar los argumentos expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto del uso real y efectivo de una marca.
El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular señala quienes son los llamados a ejercer ese uso real y efectivo y se refiere al titular, al licenciatario de éste u otra persona autorizada para ello, más no hace ninguna especificación sobre formas de fabricación o producción de productos o formas de prestación de servicios.
En el desarrollo de la presente providencia se ha hecho una explicación sistemática de los parámetros para determinar el uso de la marca y sobre esta base la consultante podrá valorar lo pertinente en el presente caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 08211-2013-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 12 Proceso 304-IP-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Ja M Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA | MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ñ A ds Av Pz, ¿A Cecilia Luisa Ayllórraíteros; stavd GarciáBrito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 304-1P-2016 | 13