Gé TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 34-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2016-017703 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1003-035, del 3 de febrero de 2017, recibido el 3 de febrero de 2017 vía correo electrónico mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016- 017703; y, El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 34-1P-2017. Demandado: GRUPO ESPACIOS S.A.S. Hechos relevantes GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA (en adelante, GRUPO ESPACIOS) es titular de las siguientes marcas en la República de Colombia: MARCA C.l. | CERTIFICADO SERVICIOS 35 446362 Servicios de comercialización a terceros de alfombras, cortinas, GRUPO pisos de madera, pisos de vinilo, ESPACIOS pisos en cerámica, enchapes, mobiliario, cielos rasos. 36 498846 Seguros y finanzas.

GRUPO ESPACIOS 37 446363 Construcción y remodelación de espacios como oficinas, GRUPO instituciones y viviendas. ESPACIOS 42 470273 Servicios y actividades de decoración para interiores y GRUPO exteriores, diseño de espacios y ESPACIOS mobiliarios. GRUPO ESPACIOS S.A.S. estaría promocionando sus servicios relacionados a la construcción con el siguiente logo, desde aproximadamente el 2013: Loy Grupo.

Grupo Espacios 9, Espacios S.A.S. El 17 de diciembre de 2013 GRUPO ESPACIOS envió una carta de apercibimiento a GRUPO ESPACIOS S.A.S para que cesara el uso del signo por ser similar al de GRUPO ESPACIOS. El 7 de enero de 2014 GRUPO ESPACIOS S.A.S. contestó la carta de apercibimiento, indicando que había registrado el nombre de la empresa en la Cámara de Comercio sin problemas de homonimia. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 34-1P-2017. El 24 de febrero de 2014 GRUPO ESPACIOS presentó solicitud de conciliación extrajudicial con el fin de que GRUPO ESPACIOS S.A.S. pagara al GRUPO ESPACIOS los perjuicios ocasionados. El 31 de marzo de 2014 se realizó la audiencia de conciliación sin llegar a un acuerdo entre las partes. El 29 de enero de 2016 GRUPO ESPACIOS presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial.

Mediante providencia de 23 de enero de 2017, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda de nulidad presentada por parte de GRUPO ESPACIOS Titularidad de las marcas GRUPO ESPACIOS (mixtas) en las Clases 35, 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El consumidor que encuentre servicios de construcción ofrecidos con un logo que contiene la expresión GRUPO ESPACIOS fácilmente podría caer en confusión y pensar que se trata de servicios ofrecidos por nuestra representada.

GRUPO ESPACIOS ha adquirido derechos de exclusividad sobre dicha expresión, es solo a partir de su registro que el titular de la marca adquiere el derecho de exclusiva sobre la misma, y este derecho lo legitima para impedir que terceros usen signos idénticos o similares al suyo. De acuerdo con el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la actuación de GRUPO ESPACIOS S.A.S. constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de GRUPO ESPACIOS ya que causa daños derivados del riesgo de confusión y asociación. Considerando que los dos signos son mixtos, es necesario que se analice, según la jurisprudencia y normativa andina, los signos de forma conjunta y en observancia del elemento denominativo idéntico, ya que este posee mayor fuerza que los elementos gráficos que componen los signos. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.6.

Proceso 34-1P-2017. Si bien en la página web de la demandada se incluyó las siglas S.A.S. para acompañar al logotipo infractor, estas siglas no deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar la comparación entre los signos. GRUPO ESPACIOS S.A.S. a través de su página web promociona servicios relacionados con la construcción y proyectos de construcción, los cuales estan estrechamente vinculados con los servicios que brinda mi empresa.

GRUPO ESPACIOS S.A.S. debe cancelar los perjuicios que le causa a GRUPO ESPACIOS por el uso ilegal del signo registrado a mi favor. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por GRUPO ESPACIOS S.A.S. El nombre de mi representada es GRUPO ESPACIOS SAS, la demandante de manera arbitraria cambió el nombre de la misma simplificando a GE S.A.S., el cual se constituyó por documento privado el 17 de abril de 2009 y se inscribió en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá en el mismo año. Titularidad del nombre comercial GRUPO ESPACIOS el cual utiliza desde el año 2009.

Esta inscripción le otorga a GRUPO ESPACIOS S.A.S. el derecho al uso del nombre GRUPO ESPACIOS por lo que la sociedad no está obligada a efectuar ningún registro adicional según lo establece tanto la norma interna como andina. GRUPO ESPACIOS nació como Cl OROPEL TRADING LTDA cambiando su nombre el 26 de noviembre de 2012 sin observancia del Artículo 191 de la Decisión 486 que establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por el primer uso y termina cuando cesa el mismo o las actividades de la empresa titular.

El perjuicio que alega el accionante es falso ya que es GRUPO ESPACIOS quien violentó los derechos de propiedad industrial de GRUPO ESPACIOS $S.A.S. cuando a pesar de la existencia de esta empresa cambió su nombre por el que utiliza ahora, estando en pleno conocimiento de la existencia de GRUPO ESPACIOS S.A.S. en el mercado lo que constituye una acción de temeridad y mala fe efectuada por GRUPO ESPACIOS.

GRUPO ESPACIOS S.A.S. desconoce la carta de apercibimiento supuestamente enviada, pues no puede aceptar ni negar nada referente a GE S.A.S. 4.7. 4.8. Proceso 34-IP-2017. De la misma manera, GRUPO ESPACIOS S.A.S. desconoce cualquier actividad que realiza GE S.A.S. En el presente caso no existe un perjuicio causado a la demandante, no existe una relación causal de los hechos y las declaraciones que se invocan en las pretensiones, la demandante ha actuado con temeridad y mala fe.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación solicitada, limitándola ai literal d) del Artículo 155, por tratarse de un proceso de infracción de propiedad industrial. De oficio se interpretarán los artículos, 190, 191, 192,193, y 136 literal b)? de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se refieren a la figura del nombre comercial.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 155- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Proceso 34-1P-2017. Finalmente, de oficio se interpretará el Artículo 243* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina referente a los criterios para calcular daños y perjuicios argumentados por la demandante. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca.

La acción de infracción de derechos. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Preguntas de la Autoridad consultante. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 243.- “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 34-1P-2017. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en análisis, se interpone una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, por el uso indebido de la marca GRUPO ESPACIOS por lo que se analizará esta figura legal.

El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan las contenidas en el literal d): 1.2.1. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera de los productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (literal d). En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:* Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 7 1.5. 1.6.

Proceso 34-1P-2017. a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos, El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.5 Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidorf, A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: 1.6.1.1.

El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

De modo referencial, ver Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015. 1.7. 1.8. Proceso 34-1P-2017, La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.6.1.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. 1.6.1.3.

Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.* Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. pa 1.9. Proceso 34-1P-2017. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 10 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 1.10.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 1.11. 2.1. 2.2. en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso GRUPO ESPACIOS S.A.S., afirma ser titular del Nombre Comercial GRUPO ESPACIOS desde el año 2009, por lo que se abordará este tema.

El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: e El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. + Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

Ver de modo referencial Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 10 2.3. 2.4. Proceso 34-1P-2017. e El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. e El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social!!- Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: 12 El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000. 11 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 34-1P-2017. no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Cc. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso constante teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados.

El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 13- La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. 1! 13 1 Proceso 24-1P-2011. Revisar Proceso 99-1P-2014, 12 2.9. Proceso 34-1P-2017. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 15, 2.10.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes 2.11. actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 16 Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial GRUPO ESPACIOS fue utilizado de manera real y efectiva, de acuerdo a lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial.

Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia. 2.12. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 2.13.Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.!? Revisar Proceso 6-1P-2015.

Ibidem. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI menciona lo siguiente: “A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio.

En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.” (Subrayado agregado) 13 Proceso 34-1P-2017.

En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional. 2.14.

Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios?8: a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto. d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor. 19 Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997.

Documento preparado por ta Oficina Internacional de la OMPI: OMPYMAO/CCS/97H, p. 20. En: — http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI MAO _CCS 97 1 E.pdf (Consulta: 30 de mayo de 2017). Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor.

Así, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios: - Nivel de añuencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto. 14 Proceso 34-IP-2017. 2.15.Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos O virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios. 2.16.

Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores. 2.17. No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al Utilización de canales fisicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en confiicto.

Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto. Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto. La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente: Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo. Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 15 Proceso 34-1P-2017. mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio. 2.18.Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un Acuerdo de Coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios a la parte demandada por la infracción de sus derechos de propiedad industrial. Para lo cual se hará referencia a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El mencionado articulo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido 16 3.5. 3.6. 4.1. Proceso 34-1P-2017. obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal (literal b) del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (literal c) del Artículo 243).

“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas"20, En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el literal b) del Artículo 243 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable?!, Preguntas de la Autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La autoridad consultante solicita el pronunciamiento del Tribunal sobre los siguientes aspectos: ¿A qué sujetos se refiere el Artículo 155 mencionado con la expresión “cualquier tercero”? ¿Admite la expresión “cualquier tercero”, usada en el Artículo 155 mencionado, algún tipo de 20 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005.

De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, “cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.” Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del año 2015 y en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013. 17 Y 4.2. 4.3.

Proceso 34-1P-2017. excepción diferente a las explícitamente referidas en el Capitulo !Il de la Decisión 486? La expresión “a cualquier tercero” se refiere a cualquier persona natural o jurídica que realice actos que puedan infringir derechos de propiedad industrial de un titular de un derecho legalmente adquirido, principalmente el derecho de exclusividad.

¿A qué tipo de signos se refiere el literal d) del Artículo 155 mencionado con la expresión “un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios”? ¿Admite la expresión “un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios”, usada en el Artículo 155 literal d) mencionado, algún tipo de excepción? Como se indica en el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, el Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, claramente establece que el titular de una marca se encuentra facultado a impedir que cualquier persona use en el comercio un signo idéntico o similar, respecto de cualesquiera productos o servicios, siempre que este uso pueda causar confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca registrada.

Cuando el signo usado es idéntico al previamente registrado, para productos o servicios idénticos, se presumirá la existencia de riesgo de confusión, sin lugar a excepciones. Adicionalmente, la Autoridad Consultante solicitó a este Tribunal, se pronuncie sobre la posibilidad de coexistencia de una marca registrada y un nombre comercial esencialmente idénticos.

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el numeral 2 de la presente Interpretación Prejudicial. Sin perjuicio de ello, con respecto a los conflictos entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada, este Tribunal considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios: a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto. 18 Proceso 34-1P-2017, d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2016-017703, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | PA: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafaél Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Al Aa a E Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 1 | (á Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo García Brito PRESIDENTA SECRETARIO 19 Proceso 34-1P-2017, Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.