7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 55-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante: 2014-00496 Referencia: Signo: MONGOL (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0212, de 27 de enero del 2016, recibido vía correo electrónico el 28 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 literales a), 0), f) y k) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00496.

El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: SANFORD COLOMBIA S. A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 55-IP-2016 Tercero Interesado: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. Hechos Relevantes El 27 de octubre de 2004, la sociedad BEROL CORPORATION, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) de la República de Colombia, el registro como marca del signo MONGOL (denominativo)! para identificar productos de Clase 16? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

El 25 de abril de 2005, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 551, ante lo cual la sociedad INDUSTRIAL COLOMBIANA DE LÁPICES S.A., en liquidación, presentó oposición? a la solicitud de registro con base en su marca registada MONGOL (denominativa)' para identificar productos en la Clase 16% de la Clasificación Internacional de Niza.

El 9 de junio de 2008, INDUSTRIAL COLOMBIANA DE LÁPICES S.A., en liquidación presentó solicitud de transferencia de su marca MONGOL (Certificado 249339) a favor de la empresa EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 43470, la SIC declaró fundada la oposición presentada por EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. (antes INDUSTRIAL COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. en liquidación) y denegó el registro del signo MONGOL (denominativo) presentado por BEROL CORPORATION.

BEROL CORPORATION, interpuso Recurso de Reposición? y en Subsidio el de Apelación en contra de la Resolución 49470. Expediente 04 108046. Clase 16: Papel, cartón y articulos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, articulos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; cliches.

Revisando el expediente no se ha podido constatar la fecha de presentación de la oposición. Certificado 249339. Marca cancelada mediante resolución 50252 de 30 de septiembre de 2009 a pedido de SANFORD COLOMBIA S.A. (la decisión aún no se encuentra en finme). Clase 16: papel y artículos de papel, cartón y articulos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuademación; fotografias, papelería, materias adhesivas (para papeleria); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles): material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clises.

Revisando el expediente no se ha podido constatar la fecha de presentación del Recurso de Reposición 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 55-1P-2016 El 31 de mayo de 2012, la SIC, mediante Resolución 34434, resolvió el Recurso de Reposición, revocó la decisión contenida en la Resolución No. 49470 de 27 de noviembre de 2008, declarando infundada la oposición y negando de oficio la solicitud de registro del signo MONGOL (denominativo).

La sociedad BEROL CORPORATION, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 34434 de 31 de mayo de 2012.? El 18 de septiembre de 2012 la sociedad BEROL CORPORATION traspasó la solicitud de registro del signo MONGOL (denominativo) a la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. El 3 de marzo de 2014, la SIC, mediante la Resolución 15084, resolvió el Recurso de Apelación confirmando la Resolución 34434, por la cual se declaró infundada la oposición y negó de oficio la solicitud de registro del signo MONGOL (denominativo). 2.10.El 11 de agosto de 2014, la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A., presentó Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en contra de las Resoluciones 49470, 34434 y 15084. 2.11.El 19 de enero de 2015, la SIC dio contestación a la demanda interpuesta por SANFORD COLOMBIA S.A. 2.12.La sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S, dio contestación a la Demanda en calidad de tercero interesado. 2.13.

Mediante Auto de 7 de abril del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo 3.1. Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentados por SANFORD COLOMBIA S.A. “Que no se cumple con dos de los presupuestos establecidos por el Artículo 235 de la Decisión 486, en tanto que en el presente caso la acción no está siendo solicitada por el titular legítimo de la marca notoria y, por no existir tal característica de notoriedad en favor de Eberhard Faber de Colombia S.A.S., puesto que no cualquier utilización de la marca, y especialmente en este caso donde la titularidad de la misma a nivel internacional está dividida, puede reputarse sino a favor de quien demuestre que el uso es originado en sus actos positivos, bien sea por uso, publicidad, promoción, etc.” Revisando el expediente no se ha podido constatar la fecha de presentación del Recurso de Apelación 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Proceso 55-1P-2016 “( ) Se hace notar que la notoriedad no es ni puede ser un elemento estático, permanente en el tiempo, sino que está atado a la actividad desarrollada por su titular efectivamente en el mercado. No es posible que una marca se entienda como notoria en favor de un titular a perpetuidad, pese a la inactividad absoluta del mismo en el mercado (que en este caso se configuró al menos desde 1998 y hasta 2008).” “( ) El escrito de solicitud de cancelación por notoriedad presentado por Eberhard Faber de Colombia S.A.S. no contiene ninguna prueba conducente, pertinente e idónea respecto del uso efectivo, difusión, imagen o cualquiera de los factores establecidos en el Artículo 228 para la determinación de la notoriedad de la marca MONGOL al 2004, fecha en que fue solicitado el registro de la marca MONGOL N* 451.709 de propiedad de Sanford Colombia S.A.” Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expuestos por la SIC “( ) Al respecto cabe expresar que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente ( ) esta Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las Resoluciones por las cuales se negó el registro de la marca MONGOL a la sociedad BEROL CORPORATION.” “( ) en lo relativo a la solicitud de registro de la marca nominativa solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente, se evidencia de forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio ajustó su decisión al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del demandante.” El artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero ( ) “Así las cosas, es claro que los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas registradas, las cuales gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.” “( ) El Tribunal señala también que la determinación de la notoriedad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar si 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 55-1P-2016 constituyen una reproducción, imitación, traducción, transliteración O transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido”. Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentados por parte del Tercero Interesado, EBERHARD FABER DE COLOMBIA “( ) resulta extraño, por no decir menos, que hoy en día Sanford Colombia S.A., desconozca los derechos de mi representada sobre la marca MONGOL, pues la subordinada de su sociedad matriz -Eberhard Faber INC., fue quien cedió a Icolápiz SA en Colombia la titularidad de la marca MONGOL, entre otras, a través de un documento de cesión mediante el cual transfirió la marca en su integridad, esto es, junto con lo que ella representaba en su momento - reconocimiento y posicionamiento en el mercado- y en contraprestación recibido el pago de una suma importante de dinero.” *( ) en ningún momento mi representada ha buscado aprovecharse del prestigio y reconocimiento mundial que alega la Actora de sus marcas a nivel mundial, sino que en cambio, mediante la adquisición de los derechos ligados a esta marca ha aprovechado el trabajo honesto y legítimo que han realizado empresarios colombianos sobre la marca MONGOL a partir del 18 de julio de 1988.” “( ) no se puede tener como argumento válido que la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A., al dejar vencer el registro inicial de la marca MONGOL, la titularidad de la marca por parte de mi representada correría la misma suerte.” “( ) Por lo tanto, ese Honorable Despacho no debe tener en cuenta los hechos y consideraciones fundadas en los registros de la marca MONGOL y el supuesto aprovechamiento injusto del prestigio y reconocimiento a nivel mundial de estas marcas, pues bajo el principio de territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión de la marca".

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 literales a), b), c), f) y k), y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 166, 167, 235 de la norma mencionada, toda vez que en el proceso interno no se discute la acción de cancelación. De la misma manera no es procedente la interpretación de los Artículos 154, 155 y 156 pues en el proceso interno no se discute sobre la acción por infracción por la utilización indebida de una marca.

Proceso 55-1P-2016 Procede la interpretación de los Artículos 228 Literales a), b), c), f) y k) de la Decisión 4868, por ser aplicables al caso concreto. De oficio se interpreta el Artículo 136 literal hy? de la norma citada por tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por el presunto riesgo de confusión. De la misma forma, se interpretarán los Artículos 224, 229 y 230", por cuanto en la controversia se discute la supuesta notoriedad de un signo. 10 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; €) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos O servicios a los que se aplique; 8) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

O, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de regístro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese fercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, €) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. o uu N> 1.2. 1.3, 1.4. Proceso 55-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Como en el proceso interno se argumentó por parte del tercero interesado que la marca MONGOL es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1.5.

Proceso 55-1P-2016 1.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de ta Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente*!; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4“ A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el pais andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

Artículo 230 de la Decisión 486. 1.6. Proceso 55-IP-2016 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.1* En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 1.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. A 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 55-1P-2016 1.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el 10 Proceso 55-1P-2016 plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; ) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 1.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben 1.11. 1.12. tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!*, En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MONGOL (denominativa) previamente registrada bajo Certificado 249339 de 8 de marzo de 2002, cuyo titular actual es EBERHARD FABER DE COLOMBIA (antes INDUSTRIAL COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. en liquidación) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de ser presentada la solicitud del signo MONGOL (denominativo) cuyo solicitante es la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. (antes BEROL CORPORATION), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.

Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1IP-2015 de 7 de julio de 2016. 11 2.1 2.2. Proceso 55-1P-2016 Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros Por su parte, el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial, Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca ( )”*, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2014-00496, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Aylórí Quinteros j CAL is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán ero Zambr. - Hugo Ramiro ómez Apac G MAGISTRADO Proceso 17-1P-96, publicado en fa G.O.A.C. N* 253, de 7 de marzo de 1997.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Proceso 55-1P-20165 r / ” j 1 At > Cecilia A PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13