TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 80-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 170884 Referencia: Marcas involucradas: PIL PASTA (mixta) vs ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO (figurativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI/ADO N 0001/2017 de 8 de marzo del 2017, recibido el 20 de marzo de 2017, via courrier, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 170884.
El Auto del 24 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: EMPRESAS CAROZZI S.A. Demandado: GLORIA S.A. 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 80-1P-2017 Hechos Relevantes El 25 de junio de 2014, GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, SENAPI) el registro del signo como marca PIL PASTA! (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia 681. El 7 de noviembre de 2014, EMPRESAS CAROZZI S.A. (en adelante, CAROZZ2I) presentó oposición andina en contra de la solicitud de registro del signo PIL PASTA (mixto) en base de su marca notoria previamente registrada en la República del Ecuador ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO? (figurativa) para identificar productos de la Clase 30* de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual y a fin de acreditar su legítimo interés, solicitó en Bolivia el registro del signo Expediente SM 3596-2009.
Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos y pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; fideos, pasta par sopa de fideos, pastas alimenticias, macarrones, tallarines, espaguetis; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Título 1034-1971, Fideos y pastas análogas, salsas de tomate y cualquier especie de condimento. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 80-1P-2017 ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCOS para la Clase 308 de la Clasificación Internacional de Niza. TDI ARE DRM a. OOO RL OOOO PEGA A A E 5 2 pa pp CN 0000 E PE a El 19 de febrero de 2015, GLORIA contestó la oposición presentada por CAROZZI.
El 8 de junio de 2015, mediante Resolución Administrativa 220/2015, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, declaró improbada la demanda de oposición andina y concedió el registro como marca del signo PIL PASTA (mixto) a favor de GLORIA. El 11 de agosto de 2015, CAROZZI presentó Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 220/2015.
El 11 de agosto de 2015, CAROZZI presentó un escrito limitando los productos amparados por la solicitud de la marca ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO para únicamente “fideos y pastas alimenticias, salsas de tomate, condimentos”. El 1 de septiembre de 2015, GLORIA contestó el Recurso de Revocatoria. El 3 de septiembre de 2015, mediante Informe 1/DPI/SD/00143-2015 emitido por la asistente de signos distintivos del SENAPI, se concluye y recomienda que se admita la modificación solicitada por CAROZZI respecto de la limitación de productos. 1.10.El 8 de septiembre de 2015, mediante Resolución DPVOPO/REV-N 192/2015, el SENAPI rechazó el Recurso de Revocatoria y confirmó la Resolución Administrativa 220/2015.
Solicitud SM- 6003-2014. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; fideos, pastas para sopa de fideos, pastas alimenticias, macarrones, tallarines, espaguetis; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, 3 Proceso 80-1P-2017 1.11.
El 27 de octubre de 2015, CAROZZI presentó Recurso Jerárquico. 1.12.El 17 de noviembre de 2015, GLORIA contestó el Recurso Jerárquico. 1.13.El 24 de noviembre de 2015, CAROZZI presentó un informe de comparación de signos. 1.14.El 29 de febrero de 2016, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-45/2016, el SENAPI resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado, ya que, al resolver el Recurso de Revocatoria, no se consideró la limitación de productos que CAROZZI había solicitado. 1.15.
Mediante Informe INF/SNP/DGE/DPI/ADO N 0024/2017 de 8 de febrero de 2017, la proyectista de oposición 2 del SENAP! recomendó al Director de Propiedad Industrial que se solicite Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Argumentos de la demanda de oposición andina presentada por parte de CAROZZI 2.1. Es titular en la República del Ecuador de la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.
Al contar con derechos adquiridos en la región está facultado a demandar, a través de la figura de la oposición andina. 2.3. Existe total identidad gráfica-visual e ideológica-conceptual entre los signos en conflicto. 2.4. GLORIA intenta apropiarse de la notoriedad que la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO ya ha ganado en otros países de la región andina. 2.5.
Además de la marca en Ecuador, es titular de las siguientes representaciones gráficas? en otros países que incorporan la etiqueta base de la oposición: Registro País 198971 Colombia y En el escrito de oposición no se menciona la denominación de los signos ni la clase a la que están destinados. 4 Proceso 801P-2017 1016521 Chile 1016519 Chile 775986 Chile 1042543 Chile 957449 Chile 795829 Chile SN 1016513 Chile Le 1085920 Chile XA A 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1.
Proceso 80-1P-2017 759459 Chile 795829 Costa Rica El elemento distintivo del signo solicitado es el fondo del diseño de la marca PIL PASTAS, el cual es una imitación de las marcas que son propiedad de CAROZZI. Cualquier consumidor se confundiría entre PIL PASTAS y ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO, considerando que ambas marcas pertenecen a CAROZZI.
Existe conexión competitiva entre los signos en conflicto. Argumentos de la contestación de la demanda de oposición andina presentada por GLORIA La solicitud de registro como marca del signo PIL PASTA (mixto) es una derivación de la marca previamente registrada PIL PASTAS, bajo el registro 155416-C, para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en Bolivia.
Son titulares de varias marcas que incluyen el término PIL en la Comunidad Andina. El signo solicitado es lo suficientemente distintivo como para acceder a registro y no confundir al consumidor. La categoría de notoriedad no solo debe ser alegada sino probada. Argumentos de la Resolución del SENAPI sobre la demanda de oposición andina El opositor no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, ya que el registro de la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO en la República del Ecuador protege productos especificos de la Clase 30 (fideos y pasta análogas, salsas de tomate y cualquier clase de condimentos) y la solicitud que se presentó para legitimar el interés real en el mercado boliviano, protege todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de 6 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3.
Proceso 80-1P-2017 Niza (Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiteria; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; fideos, pastas para sopa de fideos, pastas alimenticias, macarrones, tallarines, espaguetis; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).
El signo solicitado reúne el requisito de representación gráfica, ya que está representado por dos denominaciones y un diseño que pueden ser captados por el público. El signo solicitado no constituye un signo genérico o descriptivo y no está incurso en las causales establecidas en el Artículo 135 de la Decisión 486. No se encontró una marca igual, idéntica o semejante a PIL PASTAS, para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pudiera inducir a riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.
Argumentos del Recurso de Revocatoria presentado por CAROZZI Solicitó la limitación, restricción y eliminación de productos amparados por la solicitud de registro como marca figurativa del signo ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 143 de la Decisión 486. La oposición andina se presentó motivada en la similitud con el diseño del signo PIL PASTAS, ya que el elemento predominante no es el elemento denominativo, sino el diseño cuadriculado rojo y blanco que se destaca en la parte superior e inferior..
No se realizó un análisis de registrabilidad de forma correcta. Argumentos de la contestación al Recurso de Revocatoria por parte de GLORIA No es suficiente realizar una limitación a los productos, sino que el SENAPI acepte la petición, siempre y cuando no implique una modificación sustancial de la solicitud de registro. En su afán de evitar el registro del signo PIL PASTA, la actora enuncia una serie de supuestas causales de irregistrabilidad, las cuales han sido desvirtuadas.
Afirma la actora que la parte principal del signo PIL PASTA es el diseño cuadriculado ROJO y BLANCO, afirmación que no cuenta con asidero legal alguno, ya que el consumidor lo identificará por su nombre que es PIL PASTAS. 7 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Proceso B0-1P-2017 La actora imagina que el consumidor solicitará el producto PIL PASTA conforme el diseño cuadriculado, sin embargo, este aspecto es carente de fundamento, ya que la parte relevante y predominante del signo es la denominativa.
La marca de la actora no es un signo notoriamente conocido. No existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. El término PIL identifica el origen empresarial al que pertenece, eliminando de esta manera el riesgo de asociación que pretende establecer la actora. Argumentos de la Resolución del SENAPI sobre el Recurso de Revocatoria El recurrente afirma que solicitó la limitación, restricción o eliminación de productos de acuerdo con el Artículo 143 de la Decisión 486, a fin de acreditar su interés real, sin embargo, hasta la presente fecha, la misma no ha sido aceptada, por lo que no corresponde considerarla dentro del Recurso de Revocatoria.
La marca registrada en Ecuador y la solicitud en Bolivia difieren en sus productos, por lo tanto, al no cumplir a cabalidad con lo que dispone la norma, no corresponde proseguir con el análisis de confundibilidad de marcas, siendo improcedente la oposición andina. El signo solicitado reúne el requisito de susceptibilidad de representación gráfica.
La incorporación del término genérico PASTA, no lo constituye en un signo genérico o descriptivo en su conjunto, ni está dentro de las prohibiciones absolutas del Artículo 135 de la Decisión 486,. Al comparar los signos en conflicto, se verifica que no existen semejanzas que puedan generar riesgo de confusión y asociación.. Ambos signos identifican productos de la misma Clase Internacional.
Argumentos del Recurso Jerárquico planteado por CAROZZI. Existe el informe interno de 3 de septiembre de 2015 en el cual el SENAPI concluye y recomienda que sí corresponde aceptar la modificación de forma respecto a la limitación de productos solicitada, al no ser un cambio sustancial. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 9.1. 10. 10.1.
Proceso 80-1P-2017 Existe total identidad gráfica-visual e ideológica-conceptual de las dos marcas, por lo que, de concederse el signo solicitado, no solo que llevaría a confusión sino a engaño entre el público consumidor. La solicitante, intenta aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO.
Basta para el consumidor observar la etiqueta o envase para que el consumidor lo relacione con la marca de CAROZZI. Es titular de varias marcas que incorporan la etiqueta y que fueron enunciadas en la demanda de oposición. El signo PIL PASTAS es una imitación de la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO, e intenta confundir al consumidor y aprovecharse de la reputación y fama de CAROZZI.
Cualquier consumidor se confundirá entre PIL PASTAS y el producto de CAROZZI en relación con la ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO. Argumentos de la contestación al Recurso Jerárquico presentada por GLORIA Enuncia los mismos argumentos contenidos en la contestación al Recurso de Revocatoria. Argumentos de la Resolución del SENAPI sobre el Recurso Jerárquico El 3 de septiembre de 2015 se emitió el informe DP1/SD/00143-2015 por el cual la asistente de signos distintivos, concluye que corresponde aceptar la modificación de forma respecto de la limitación de productos, al no ser una modificación de fondo o sustancial.
G 10.2. Se colige que la autoridad inferior, debió advertir tal situación al momento de emitir su Resolución de Revocatoria, siendo su obligación, velar por el cumplimiento de todos los procedimientos esenciales. 10.3. Anular obrados hasta fs. 136 inclusive, debiendo el Director Nacional de Propiedad Industrial, emitir el acto administrativo que en derecho corresponda.
Proceso 80-IP-2017 CUESTION PREVIA Consulta Facultativa realizada por el SENAPI Mediante Interpretación Prejudicial 104-IP-2014 del 20 de noviembre de 2014, este Tribunal se pronunció respecto de la facultad que le asiste al SENAP! para solicitar Interpretación Prejudicial facultativa, reuniendo los requisitos detallados en dicho documento, por lo que no hace falta analizar nuevamente este tema.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Procede la interpretación solicitada. De oficio? se interpretará el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente sus literales a) para analizar la irregistrabilidad de un Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el tilular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla, La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente".
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 10 nan m 1.1.
Proceso 80-1P-2017 signo por confusión y h) respecto a la confusión con una marca notoria. Asimismo, se interpretarán los artículos 224 y 228 de la misma Decisión, para revisar el tema de la notoriedad de una marca y su prueba. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica o gramatical, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y figurativos. La oposición andina. El interés real en el mercado. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Pregunta del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica o gramatical, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado PIL “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. l.) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa litular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 11 1.2. 1.3. 1.4, Proceso 80-1P-2017 PASTA (mixto), y la marca registada ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO (figurativa)?o, En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?!, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de Si bien en la oposición enuncia que es titular de además otros signos, se basa la oposición en la marca que contiene la etiqueta cuadriculado rojo, por lo que no se incluyen el resto de signos en el análisis de esta Interpretación Prejudicial.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015. 12 1.5. Proceso 80-1P-2017 asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados!?.
Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?3.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!4, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante!5, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:18 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-1P- 2013; y del Proceso 519-1P-2015. Ibidem. Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 5191P-2015, Ibidem.
Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015. 13 1.6. d) Proceso 80-1P-2017 dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) b) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.1” Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, 17 Ver interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 14 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 80-1P-2017 lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*8 En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!?, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles?%.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento?!. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?2, En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo solicitado incurre o no en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 10 19 a pr] Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014; el Proceso 14-IP-2009; y el Proceso 92-1P-2004; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyárió és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157110, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone cl EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C- 220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alernán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curalivas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 316-1P-2015. 15 Proceso 80-1P-2017 1.10. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento 1.11. 2.1. 2.2. de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir?3, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?1, De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos y figurativos En el presente caso se argumenta por parte de la demandante que el signo solicitado a registro PIL PASTAS (mixto) es idéntico a la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO en su aspecto gráfico, por lo que es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y figurativos.
Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: 2.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.3.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?5, 23 24 25 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015.
Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 16 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.2. Proceso 80-1P-2017 Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 2.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.2.
Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos en conflicto y, posteriormente, proceder al cotejo de acuerdo con los criterios señalados en los puntos precedentes.
La oposición andina. El interés real en el mercado. CAROZZ) presentó oposición andina en contra del registro como marca del signo PIL PASTAS (mixto) fundamentada en el registro previo en Ecuador de la marca figurativa ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO. Por tal motivo, este Tribunal estima necesario desarrollar el tema de la oposición andina y del interés real para presentarla.
Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 17 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 80-1P-2017 En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.
A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de ta Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (1) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor, En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?S, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:?? a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional 26 27 De modo referencial ver Proceso 140-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. De modo referencial ver Proceso 2-1IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 18 3.9. Proceso 80-1P-2017 competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.
Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro pais miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 3.10.
De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: 3.11. a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:?8 a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el pais miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. 28 De modo referencial ver Proceso 152-1P-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 19 Proceso 80-1P-2017 3.12.
Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 3.13.En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del pais miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo?*, 3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 3.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. al De modo referencial ver Procesos 107-1P-2015 de 20 de julio de 2015 y 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10. 20 Proceso 80-1P-2017 3.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro. 3.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a ta descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3.19.
En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 3.20.
Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para 4.1. 4.2. 4.3. registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro pais miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector 21 qa 4.4. 4.5. Proceso 80-1P-2017 pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4,4,2, Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más altá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio, 22 Proceso 80-IP-2017 que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.31 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.32 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado u Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 23 4 4.6. 4.7.
Proceso 80-1P-2017 Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24 Proceso 80-1P-2017 Prueba de la notoriedad 4.8.
La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos oO servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) laexistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 25 Proceso 80-1P-2017 4.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 4.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular33, 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca ETIQUETA CUADRICULADO ROJO Y BLANCO cuyo titular es CAROZZI, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo PIL PASTA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Pregunta del consultante ¿Si corresponde que la marca con la que se acreditó interés legítimo en una demanda de oposición andina esté vigente al momento de la emisión de la resolución correspondiente, o si basta con que la misma haya estado vigente al momento de la interposición de la acción? Como se ha enunciado en la presente Interpretación Prejudicial, el Artículo 147 de la Decisión 486, el opositor debe acreditar al momento en que presenta la oposición andina que es titular de una marca en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su parte, la oficina nacional competente, dentro del trámite de oposición, deberá verificar si en efecto existe una solicitud o registro previo respecto de la solicitud que se opone.
Por lo tanto, los requisitos para admitir una oposición andina sobre la base de una marca anterior son: Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 26 Proceso 80-1P-2017 a) Que el opositor sea titular o solicitante de una marca registrada en cualquier de los Países Miembros de la Comunidad Andina. b) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a la marca registrada o solicitada con anterioridad.
Cc) Que el signo solicitado pueda inducir a error o confusión respecto de los productos o servicios. d) Que el opositor acredite su interés real en el mercado dei País Miembro donde se interponga la oposición. La norma comunitaria es clara al enunciar que el signo previo debe existir al momento en que se presente la oposición, sin embargo, nada enuncia respecto a si en el transcurso del trámite la marca opositora vence, caduca, se anula y qué decisión debe tomar el juzgador, por lo que, en caso de no regularse este tema, deberá aplicarse el principio de complemento indispensable.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la entidad consultante al resolver el proceso interno 170884, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ner Cecilia Luísa Aylló Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hernán R Jr Hugo Ramiro Apac MAGISTRADO MAGISTRADO 27 Proceso 80-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Liísa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 28