TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 199-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-15147 Referencia: Marcas involucradas, figurativa “DISEÑO INDIAN HEAD” y “PIELROJA” (mixta).

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1538-TCA-DQ-PSTV, del 1 de marzo de 2016, recibido fisicamente el 6 de mayo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 17811-2013-15147.

El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI — REPUBLICA DEL ECUADOR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO -— REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 199-1P-2016 Tercero interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Hechos Relevantes El 30 de marzo de 2001, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. solicitól ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante IEPI) de la República del Ecuador, el registro como marca del signo figurativo “DISEÑO INDIAN HEAD”, para proteger cigarrillos y productos del tabaco de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.? Una vez publicado el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual, dentro del término legal, el 22 de mayo de 2001, COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A. presentó oposición contra la indicada solicitud con base en su marca “PIEL ROJA” (mixta) que ampara tabaco y cigarrillos, también de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

SIGARRILLOS PIELROJA El 10 de diciembre de 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del lEPI emitió la Resolución 979657, mediante la cual resolvió rechazar la oposición presentada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A. y conceder el registro de la marca figurativa "DISEÑO INDIAN HEAD” a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS).

El 14 de enero de 2002, COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 979657. El 1 de noviembre de 2006, mediante resolución s/n, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, aceptó el recurso de apelación y revocó la Resolución 979657, rechazando el registro de la marca figurativa “DISEÑO INDIAN HEAD".

El 15 de noviembre de 2006, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. presentó recurso de reposición contra la referida resolución. Mediante Resolución 1039 del 27 de marzo de 2009, la Primera Sala del Comité de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPl, aceptó el recurso de reposición interpuesto por BRITISH AMERICAN Expediente Administrativo N* 02-346-RA (RR).

Clase 34: "Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”. 2.8. 2.9. Proceso 199-1P-2016 TOBACCO (BRANDS) INC. y otorgó el registro de la marca figurativa “DISEÑO INDIAN HEAD” a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS). El 29 de julio de 2009, COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A. presentó demanda contencioso administrativa (recurso subjetivo o de plena jurisdicción) contra la referida Resolución 1039 del 27 de marzo de 2009.

No consta en el oficio por el cual el Tribunal consultante solicita la presente Interpretación Prejudicial, ni se desprende del expediente remitido, la fecha en que el Director Ejecutivo del IEPI contestó la demanda. Se indica que la Procuraduría General del Estado no contestó la demanda. 2.10.Se desprende del expediente remitido por el Consultante que el 8 de 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. octubre de 2009, el Tercero interesado, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. dio contestación a la demanda.

Mediante providencia del 28 de septiembre de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, decidió suspender el procedimiento y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A. Señaló ser titular de la notoriamente conocida marca “PIEL ROJA” (mixta), registrada en varios países del mundo y que ha sido utilizada desde 1922.

Indicó que la figura de indio de perfil izquierdo que presenta la marca figurativa impugnada, es muy similar a la figura de perfil izquierdo de un indio de Norteamérica que se halla registrado y ha sido constantemente usado como parte de la marca notoria "PIELROJA” (mixta). Sostuvo que en el presente caso existe confusión en el campo gráfico, que se desprende a primera vista del mero examen de los logotipos que utilizan la misma figura del perfil izquierdo de la cabeza de un indio de Norteamérica; lo que conduce indudablemente al público consumidor a confusión en la medida que el público identifica la cabeza del indio piel roja con los cigarrillos que llevan la marca PIELROJA, y si el mismo dibujo aparece en las etiquetas de cigarrillos de BRITISH AMERICAN TOBACCO 3 3.4. 3.5. 4.1. 5.1. 5.2.

Proceso 199-1P-2016 (BRANDS) INC., el consumidor fácilmente concluirá que lo que ha hecho la titular de la marca PIELROJA es introducir un nuevo tipo de cigarrillos con el nuevo producto que contiene la marca figurativa “DISENO INDIAN HEAD”, y que tiene la misma fuente, por lo que tendría la garantía de calidad similar a la que ha dado prestigio a la marca PIELROJA.

Manifestó que BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. pretende beneficiarse del gran prestigio de los productos que se comercializan bajo la marca “PIELROJA” (mixta), y aprovecharse de la fuerza distintiva y del valor comercial que esta marca representa en el mercado. Señaló que la marca “PIELROJA” (mixta) es famosa y notoria debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria; además que los productos de las marcas en conflicto son los mismos y se encuentran en la misma clase internacional.

Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Director Ejecutivo del lEPI Señaló que la propia resolución impugnada indica que las marcas confrontadas tienen la figura de un indio, elemento común que no puede ser monopolizado por una sola persona, impidiendo que otras personas puedan incluirlos en sus marcas, más aun cuando en la marca “PIELROJA” (mixta) se puede leer muy claramente la denominación “CIGARRILLOS PIELROJA”, mientras que en el marca “DISENO INDIAN HEAD” no hay ningún elemento denominativo, sólo la figura del indio, lo que le permite distinguir al público consumidor qué producto es el que desea adquirir.

Además, que la figura del indio que consta en la marca “PIELROJA” (mixta) es estilizada y muy caracteristica, mientras que en la marca solicitante se aprecia la figura de un indio americano en un círculo, diferencias que le dan distintividad al signo solicitado. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Tercero interesado, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Manifestó que la marca “DISEÑO INDIAN HEAD” posee suficiente fuerza distintiva, pues goza de características materiales e intrinsecas que le permiten diferenciarse inequívocamente de la marca “PIELROJA” (mixta); por lo que aquel signo cumple con su función singularizadora evitando cualquier riesgo de confusión con el público consumidor.

Señaló que las características comunes que comparten las marcas en conflicto no son otras que las propias de muchas marcas que protegen productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza y que buscan a través de la inclusión de las figuras de un indio, hacer remembranza, tributo o referencia a aquellos que fueron los primeros en utilizar el tabaco como parte de sus rituales espirituales.

Por tanto, no se puede reivindicar derechos de exclusividad sobre elementos que en el comercio son usados de forma común para identificar determinados Proceso 199-1P-2016 productos, como en este caso es la figura de un indio norteamericano para productos relacionados con el tabaco. 5.3. Sostuvo que se debe prestar atención a los detalles que hacen que los diseños de las marcas en conflicto sean diferentes y fácilmente diferenciables por el público consumidor, citando varios ejemplos de tales diferencias, como que en la marca de la demandante el rostro del indio ha sido decorado con pintura y dibujos que son conocidos como “de combate”, mientras que el rostro de indio de su marca no tiene ningún diseño o pintura de guerra; que en el gráfico de la marca de la actora se cuentan diez plumas con un diseño idéntico, mientras que en su marca no se puede determinar el número de plumas que son diferentes entre sí en diseño, forma y tamaño. Por lo que la posibilidad de confusión gráfica en el consumidor es inexistente.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y h) por ser materia controvertida en el caso concreto. Por no ser asunto debatido en el proceso interno, no procede la interpretación del Artículo 135 literal b).

De oficio, por corresponder a los temas a ser analizados, se interpretarán los Artículos 224, 226, 228 y 230,3 E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( )”. “Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". “Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, e actividades, productos o servicios;, b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. 1.1.

Proceso 199-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre un signo figurativo y un signo mixto. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se ha discutido si la marca figurativa “DISEÑO INDIAN HEAD” es confundible con la marca “PIELROJA” (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a reiterada jurisprudencia. Dicha disposición establece que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 6 Ú 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 199-1P-2016 productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,” El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico* o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la impugnación en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos, cuando el uno es figurativo y el otro es mixto como en el presente caso, puede ser: Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente Iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.7. 1.8. Proceso 199-1P-2016 1.6.1. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.2.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, cuando el uno es figurativo y el otro es mixto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad figurativa y conceptual. 1.8.2.

Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Alefectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudiciai del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP- 2009. 8 2.1. 2.2.

Proceso 199-1P-2016 al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir caramelos que al comprar un teléfono celular.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos como tabaco y cigarrillos.? b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.* Comparación entre un signo figurativo y un signo mixto Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca figurativa “DISEÑO INDIAN HEAD” y la marca “PIELROJA” (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos figurativos se componen de un elemento gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.; y los signos mixtos se componen de un elemento denominativo que puede estar conformado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, y de otro elemento gráfico.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener Ver interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 199-1P-2016 significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar, Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Dentro de las marcas gráficas se encuentran las figurativas que son aquellas que se encuentran formadas por una imagen visual que evoca un concepto concreto. El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa. En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. — Los colores: si el signo reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación entre los signos en conflicto.1% El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación de los elementos antes mencionados, ya que la posibilidad de confusión puede generarse en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe, o en los colores que contienen; teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas y figurativas, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 2.6.1. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo frente al figurativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los procesos 529-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 532-1P-2015, 10 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 199-1P-2016 pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 2.6.2. Si resultare que el elemento característico en el signo mixto es el figurativo, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los tres elementos de la marca figurativa —el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso— la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podría suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca figurativa “DISEÑO INDIAN HEAD” y la marca “PIELROJA” (mixta), para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce visual, fonética y conceptualmente la marca notoria “PIELROJA” (mixta), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 11 3.4. 3.5.

Proceso 199-1P-2016 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente!!; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.1?2 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

Artículo 230 de la Decisión 486. 12 3.6. Proceso 199-1P-2016 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 13 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 13 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 199-IP-2016 las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 14 Proceso 199-1P-2016 exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; ) los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 3.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!*. 3.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca PIELROJA” (mixta) cuyo titular es COMPAÑÍA COLOMBIANA DEL TABACO S.A., era notoriamente conocida en la 14 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 15 Proceso 199-1P-2016 Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo figurativo “DISEÑO INDIAN HEAD”, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-15147, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros afael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO AAA Hernán Rómero Zambrano: Hugo Ramiro Zz Apac M AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, UU Cecilia Luisa Ayitón Quinteros PRESIDENTA 16 Proceso 199-1P-2016 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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