(EN Usa) A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 275-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00139-00 Referencia: Signos involucrados ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo) y ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1865 del 26 de julio de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010- 00139-00; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno 05 Demandante: King Salomón Abogados S.A. Proceso 275-1P-2017 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - sic Tercero interesado: Estrategia Jurídica Nacional e Internacional Limitada SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES King Salomón Abogados S.A. (demandante) solicitó la nulidad de la resolución de la SIC que declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Estrategia Jurídica Nacional e Internacional Limitada (tercero interesado) y denegó el registro como lema comercial del signo ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo), para asociarse a la marca registrada KING SALOMÓN (denominativa) que distingue servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza!, toda vez que la SIC consideró que era confundible con la marca registrada ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta)? que distingue servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza? de titularidad del tercero interesado.

Asimismo, solicitó la nulidad de la resolución de la SIC que otorgó a favor del tercero interesado el registro como marca del signo ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza”. El demandante sostiene que el lema comercial solicitado ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo) es un signo plenamente distintivo al estar asociado a su marca registrada KING SALOMON (denominativa) y que no es susceptible de generar riesgo de confusión con la marca registrada a favor del tercero interesado en la Clase 42.

Por otro lado, señaló que el signo cuyo registro se otorgó a favor del tercero interesado en la Clase 35, no es distintivo ni registrable. La demandada alegó que en relación al registro como marca del signo ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo) que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es plenamente distintivo, por lo que no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro, al no tratarse de un signo descriptivo ni engañoso.

Afirmó que el registro del lema comercial a favor de la demandante fue denegado por Clase 42: Servicios jurídicos. Clase 42: Servicios jurídicos, Clase_35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Proceso 275-1P-2017 ser confundible con la marca registrada ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta) de propiedad del tercero interesado, en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486*, el cual se interpretará por ser pertinente. Adicionalmente, de oficio se procederá a realizar la interpretación de los Literales e) e i) del Artículo 135, del Literal a) del Artículo 136, y de los Artículos 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486*, debido a que en el Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(-J7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) Í) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (3 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(JP “Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial ta palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” “Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.” “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” Pp DR3 1.1. 1.2.

Proceso 275-1P-2017 presente caso resulta pertinente señalar las características de los signos descriptivos y engañosos, así como referirse a la naturaleza jurídica del lema comercial, las normas aplicables a este tipo de signos y finalmente tratar lo relativo a la confusión de un signo con una marca registrada por constituir parte de la controversia suscitada.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Irregistrabilidad de signos engañosos. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por denominaciones descriptivas. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad El demandante señaló que no corresponde conceder el registro como marca del signo ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo) a favor del tercero interesado en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(.J” La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.” “Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.” Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.2. 2.3.

Proceso 275-1P-2017 La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Litera! b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Irregistrabilidad de signos engañosos. Dado que uno de los argumentos de la SIC (demandada) fue que el registro del signo solicitado ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo), no vulnera lo estipulado en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.

El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Proceso 275-1P-2017 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( J” Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado, *? El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serio según los productos o servicios que vayan a distinguir. *' En el presente caso se deberá determinar si el signo ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto a las características y propiedades de los productos que identifica.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo) y la marca registrada ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta) en la Clase 42 de la Clasificación internacional, son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015.

Ibidem. ss Proceso 275-1P-2017 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” 3.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. *? 3.3. a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de contusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:?* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 12 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de techa 10 de junio de 2016.

Ibidem. 3.4, b) d) Proceso 275-1P-2017 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:** a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios'5: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe 14 15 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. Sas A Proceso 275-1P-2017 ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales oO prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 3.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al 3.6. analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 275-1P-2017 Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el lema comercial solicitado ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo) y la marca registrada ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto, y por elementos gráficos. '$ Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.” Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.'* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013, Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 10 Sr b) Proceso 275-1P-2017 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,'? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? () (ii) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir, de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?! Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. e Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015. Ver interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sof; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "mortema”: Unidad mínima aistable en análisis mortológico. La palabra mujeres contiene dos mortemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 4.6. 5.2. 5.3.

Proceso 275-1P-2017 e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el lema comercial solicitado ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo) y la marca registrada ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta).

Signos conformados por denominaciones descriptivas. En el presente caso, entre otros argumentos, se discute si la denominación que constituye al signo solicitado ESTRATEGIA JURÍDICA (denominativo), es o no descriptiva respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.

Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.4 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) 23 De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2.

Proceso 275-1P-2017 e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil?”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, % Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.

El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute acerca de la existencia de riesgo de confusión entre el lema comercial solicitado ESTRATEGIAS JURÍDICAS (denominativo) y la marca registrada ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta), en tal sentido, resulta necesario analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a 24 25 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 13 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Proceso 275-1P-2017 una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos* ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente”: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad?”, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00139-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-IP-2013 del 6 de marzo de 2013, 186-1P-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-1P-2014 del 30 de abril de 2014.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de 2012. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-1P-2004 del 1 de diciembre de 2004, 14 Proceso 275-1P-2017 el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. UL ( LA Cecilia Lbísa Ayitóñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán/Aomero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGÍSTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / Y pm Cecilia bása ás ouinteras PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15