TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de diciembre de 2017 Proceso: 267-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 2365-2015-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo involucrado SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 2365-2015-S-5'*SECA-CSJLI-PJ de 18 de julio de 2017, recibido vía correo electrónico el 21 de julio de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal f), 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 2365-2015-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto de 27 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
Proceso 267-IP-2017.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES SCHNEIDER ELECTRIC S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia signada con Resolución Número Seis de 19 de agosto de 2016, en virtud de la cual se declaró infundada la demanda contencioso administrativa propuesta en contra de la Resolución 4380- 2014/TPI-INDECOPI de 27 de noviembre de 2014, que revocó la Resolución 8647/2014/DSD-INDECOPI, y en consecuencia concedió el registro como marca del signo SCHNEINDER ELECTRIC y forma tridimensional! sin reivindicar la figura tridimensional para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de SCHNEIDER ELECTRIC S.A., (antes SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.) La demandante sostiene que la figura tridimensional del signo solicitado goza de distintividad y que el análisis de registrabilidad que realizó la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI es totalmente erróneo y subjetivo, puesto que no consideró que el signo solicitado incluye elementos adicionales que son suficientemente distintivos para acceder a registro.
El INDECOPI considera que la forma tridimensional! del signo solicitado carece de distintividad, debido a que carece de atributos que le permitan identificar y diferenciar los productos que pretende distinguir, en la medida que no incluye elementos propios que permitan al consumidor identificarlos como proveniente de un origen empresarial determinado. sE 3 A. 7H Clase 9.- Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, Proceso 267-1P-2017, NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal f), 135 Literal b) y 136 Literal a)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de las normas solicitadas. De oficio se interpretará el Literal c) del Artículo 135* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referente a las formas usuales de los productos y envases. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún case será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (..-) 0 La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) Carezcan de distintividad;
(59) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” ( ) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-.) e) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(5 AS SUIS mm > 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 267-1P-2017. La marca tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. Preguntas formuladas por el Organo Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad En el presente caso, se discute sobre la registrabilidad de un signo tridimensional que no sería distintivo debido a que constituye una forma usual de los productos que pretende proteger.
En razón de lo antes expuesto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; (y La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 5 La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de Ver Interpretación Prejudiciai 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Proceso 267-1P-2017. distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca tridimensional En el presente proceso, SCHNEIDER ELECTRIC S.A., manifestó que el signo solicitado SCHNEIDER ELECTRIC y forma tridimensional reúne los requisitos para ser registrado como marca; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras O combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.? En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.? Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial recatda en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 267-IP-2017. tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.*? Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales En el proceso se ha hecho referencia a que la marca tridimensional de titularidad de SCHNEIDER ELECTRIC S.A., consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.!? Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:*? a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) Lafunción del producto o servicio de que se trate.
De modo reterencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2016 del 13 de octubre de 2016, Ver interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2.
Proceso 267-1P-2017. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares hno podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.'* El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común oO necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
Preguntas formuladas por el Órgano Consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
La consultante solicitó a este Tribunal se pronuncie sobre: ¿Cómo se debe evaluar el carácter distintivo de una forma tridimensional solicitada a registro? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. Criterios para determinar la distintividad de una forma tridimensional solicitada a registro, teniendo en cuenta que esta podría presentar la forma usual de un producto que se comercializa en el mercado.
De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-IP-2015 de 24 de abril de 2016. Ibidem. Proceso 267-1P-2017. Si abstraemos el concepto de marca tridimensional desarrollado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, resulta difícil concebir la presencia de elementos tridimensionales genéricos, dado que no existe una única forma de graficar un determinado bien, partes de él, su envase o envoltura.
Es así que en el caso de la marca tridimensional se puede estar ante la presencia de formas usuales o formas necesarias, desarrolladas en el Tema 3 del Apartado E de la presente providencia. No obstante, para acceder al registro deberá contener algún elemento adicional que le otorgue distintividad al conjunto del signo. Cabe precisar que el titular de una marca tridimensional no podría oponerse al uso o registro de los elementos que son comunes o necesarios.** Dentro de la línea jurisprudencial de este Tribunal, se han expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos:*? a) Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, excepto cuando se encuentre dentro de las prohibiciones establecidas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) La presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar su registro o para decretar su nulidad.
Cc) Al no existir una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder a registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. d) Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. e) En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado. 18 De manera referencial, ver Proceso 25-IP-2017 de 15 de junio de 2016.
Ver Proceso 330-1P-2015 de 27 de junio de 2016. 4.3. Proceso 267-1P-2017. Aplicando los criterios expuestos, se deberá analizar si el signo solicitado cumple con los parámetros para ser registrado. ¿Qué papel juega el grado de atención del consumidor medio en esta evaluación? Como se desprende del literal e) de la respuesta anterior, para que un signo tridimensional pueda ser reconocido como registrable, debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
En este sentido, es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas. Generalmente las marcas se dirigen al “consumidor medio' o sea al consumidor común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, ya que en ellos el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas; es decir, el grado de atención será más bajo.
El consumidor medio no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente del producto que piensa adquirir. '? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2365-2015-0-1801-JR-CA- 26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A, » Cecilia Luisa Ayifón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 305-IP-2014 del 24 de marzo de 2015.
Proceso 267-IP-2017, Hugo Ramiro ez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. lll Cecilia Luisa Ayllón Quinteros —— Gústapo Garc(x Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10