Proceso: 125-IP-2017 — Andean Community

AS Y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 125-IP-2017 Interpretación Prejudicial: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia: 2015-00200-00: Signos Involucrados DESAFÍO DE GUERREROS — (mixto), DESAFÍO 20.04 (mixtas), DESAFÍO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE (mixtas), DESAFÍO 20.04 LA AVENTURA (mixtas) y DESAFÍO ÁFRICA EL ORIGEN (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1011 del 21 de abril de 2017, recibido vía correo electrónico el 25 de abril de 2017, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00200-00; y, El Auto del 26 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante Caracol Televisión S.A. Proceso 125-1P-2017 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Tercero Interesado: Desafío de Guerreros S.A.S. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES Caracol Televisión S.A. (demandante) solicitó la nulidad de la resolución de la SIC (demandada) que otorgó a favor de Desafío de Guerreros S.A.S. (tercero interesado) el registro como marca del signo DESAFÍO DE GUERREROS (mixto)!, para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación internacional de Niza?.

La demandante alegó que el signo referido es susceptible de generar riesgo de confusión con sus marcas DESAFÍO 20.04 (mixtas)”, DESAFÍO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE (mixtas), DESAFÍO 20.04 LA Mero 3 y no GUERREROS Clase_41: Servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas. ¿AFÍO Clase 38: Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial; difusión, emisión, transmisión, de programas relacionados con las telecomunicaciones; especialmente de radio y televisión; envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios relacionados con redes de internet; contacto entre anunciadores y usuarios de redes, transmisión de televisión y radio servicios par cable y demás servicios relacionados con las telecomunicaciones.

Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; programas de televisión y radio; distribución de televisión para otros; entretenimiento en el campo de programas de televisión en vivo; programas de variedades; producción y programación de programas de televisión y radio; transmisión de programas de televisión, satélites, audio y video; producción de programas de televisión por cable, Clase 38: Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial; difusión, emisión, transmisión, de programas relacionados con las telecomunicaciones; especialmente de radio y televisión; envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios relacionados con redes de internet; contacto entre anunciadores y usuarios de redes, transmisión de televisión y radio servicios por cable y demás servicios relacionados con las telecomunicaciones.

Proceso 125-1P-2017 AVENTURA (mixtas? y DESAFÍO ÁFRICA EL ORIGEN (mixta) registradas en las clases 38 y 41 de la Clasificación internacional de Niza, las cuales identifican servicios con conexión competitiva respecto del referido signo, y además cuentan con la calidad de notoriamente conocidas. Por su parte, la demandada señaló que los signos en conflicto no guardan semejanzas que determinen la existencia de riesgo de confusión entre ellos; en tal sentido, el examen realizado en la resolución cuestionada fue conforme a lo establecido en la norma comunitaria así como en las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante se interpretarán los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486. Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; programas de televisión y radio; distribución de televisión para otros; entretenimiento en el campo de programas de televisión en vivo; programas de variedades; producción y programación de programas de televisión y radio; transmisión de programas de televisión, satélites, audio y video; producción de programas de televisión por cable.

Clase 38: Telecomunicaciones, en especial los servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medio sensorial; difusión, emisión, transmisión, de programas relacionados con las telecomunicaciones; especialmente de radio y televisión; envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios relacionados con redes de internet; contacto entre anunciadores y usuarios de redes, transmisión de televisión y radio servicios por cable y demás servicios relacionados con tas telecomunicaciones.

Clase 38: Difusión y transmisión de programas de televisión. Clase_41: Servicios de entretenimiento por medio de programas de televisión; producción y montaje de programas de televisión. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1.1. 1.2.

Proceso 125-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregisfrábilidad dexsignos por identidad o similitud. Riesgo de confusión dele dread)) de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceplúal o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos, con elemento denominativo compuesto.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directó) indireci de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo DESAFÍO DE GUERREROS (mixto) y las marcas DESAFÍO 20.04 (mixtas), DESAFÍO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE (mixtas), DESAFÍO 20.04 LA AVENTURA (mixtas) y DESAFÍO ÁFRICA EL ORIGEN (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(a Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo tilular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 1.3.

Proceso 125-A1P-2017 riesgo de confusión (directá) o indirec(á) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. Proceso 125-1P-2017 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: * a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de fos signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!*: (i)_ Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se 10 Ibidem.: 2 N $ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, pp. 13 y 14.

A XT) “. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 125-1P-2017 ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio_ del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos, con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo DESAFÍO DE GUERREROS (mixto) y las marcas DESAFIO 20.04 (mixta), DESAFÍO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE (mixta), DESAFÍO 20.04 LA AVENTURA (mixta) y DESAFÍO ÁFRICA EL ORIGEN (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 125-1P-2017 De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.* Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.* En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.** Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?* a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:* 16 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por 15 18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-1P-2008 del 14 de mayo de 2008.

Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-1P-2012 del 10 de mayo de 2012. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. Proceso 125-1P-2017 lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'”.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. v REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej, de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 2.7. b) Proceso 125-1P-2017 Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Como en el caso del signo solicitado se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos que generalmente están integrados por dos o más palabras??, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: (1 (ii) (ii) (iv) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que 19 20 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 —_ 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Proceso 125-1P-2017 ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba De los argumentos expresados por las partes se verifica que alegaron que las marcas registradas DESAFÍO 20.04 (mixta), DESAFÍO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE (mixta) DESAFÍO 20.04 LA AVENTURA (mixta) y DESAFÍO ÁFRICA EL ORIGEN (mixta) serían notoriamente conocidas, por lo que resulta pertinente que dicho tema sea abordado.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1 3.5. Proceso 125-1P-2017 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector periinente?!; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?? 21 22 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso sí no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

Artículo 230 de la Decisión 486. 12 3.6. FIGCRIO 1 Lai a Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.23 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 23 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 13 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 125-1P-2017 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 14 Proceso 125-1P-2017 b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 7 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ] la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

JD los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 3.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la 15 Proceso 125-1P-2017 autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”, 3.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas DESAFÍO 20.04 (mixtas), DESAFÍO 20.04 UNA AVENTURA DIFERENTE (mixtas) DESAFÍO 20.04 LA AVENTURA (mixtas) y DESAFÍO ÁFRICA EL ORIGEN (mixta) cuyo titular es Caracol Televisión S.A., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo DESAFIO DE GUERREROS (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2015-00200-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j so sen > qe Cecilia Luisa A Gunteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Se Hernán Mómero Zambrano —— Hugo Ramird Sé Apac MAG MAGISTRADO a Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudictal 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 16 Proceso 125-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / | | | bl Lo Ll 7 UN Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo il B PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17