TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de febrero de 2018 Proceso: 569-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201553665 01 Referencia: Acción por infracción de derecho de propiedad industrial - Competencia desleal.

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio C-1807 del 12 de octubre de 2016, recibido físicamente el 9 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 110013199001201553665 01; y, El Auto de 27 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: CLÉRIGOS SAN VIATOR Demandado: CONFECCIONES RIVERA SPORT $.A.S. B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 5 de julio de 2016, CONFECCIONES RIVERA SPORT S.A.S. (en adelante, CONFECCIONES RIVERA) presentó recurso de apelación Proceso 569-1P-2016 contra la sentencia dictada por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual estableció que CONFECCIONES RIVERA (demandada), incurrió en actos de competencia desleal e infringió los derechos de propiedad industrial de la institución CLERIGOS DE SAN VIATOR, quien es titular de las marcas COLEGIO SAN VIATOR! (mixtas y denominativa) las cuales identifican productos y servicios comprendidos en las Clases 16, 25 y 41? de la Clasificación Internacional de Niza.

CLÉRIGOS DE SAN VIATOR, en su demanda alegó que CONFECCIONES RIVERA, utilizó sin autorización el signo COLEGIO SAN VIATOR (denominativo y mixto) para comercializar uniformes y demás prendas de vestir, Afirmó que existió un aprovechamiento del buen nombre, reputación y prestigio de la institución educativa, generando confusión en los padres de familia, quienes han adquirido, por la imitación de la marca COLEGIO SAN VIATOR, los uniformes del colegio en el establecimiento de la demandada.

Señaló que la conducta descrita configuraría actos de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena consagrados en el Artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. Por su parte, la demandada CONFECCIONES RIVERA, argumentó que la normatividad aplicable a los actos de competencia desleal se refiere a agentes del mercado, por lo tanto, los supuestos de hecho de la demanda En el expediente objeto de análisis, la Superintendencia de Industria y Comercio certificó que las siguientes marcas, son de titularidad de la Institución CLERIGOS SAN VIATOR: - COLEGIO SAN VIATOR (mixta) con Certificado No. 292689.

Clase 41 - COLEGIO SAN VIATOR (nominativa) con Certificado No. 508147. Clase

41. COLEGIO SAN VIATOR (mixta) con Certificado No. 508148. Clase 16 a COLEGIO SAN VIATOR (mixta) con Certificado No. 508149. Clase 25 Clase 16: revistas, libros y cuentos con fines educativos y de enseñanza, fabulas, publicaciones periódicas folletos, cuadernos, material impreso, papel impreso, papelería, lapiceros, boligrafos y plumas, calendarios, catálogos, material impreso que contiene información educativa, artículos de encuademación o de enseñanza, calcomanías.

Clase 25: uniformes, sudaderas, blusas, camisetas, suéteres, pantalones, chaquetas, short; calzado colegial, calzado de deporte, tenis y calzado en general para hombre, mujer, niño y niña. Clase 41 servicios de enseñanza formal de naturaleza privada para el desarrollo y administración de instituciones pedagógicas, bajo la metodología educativa de la enseñanza precoz, la cual se utilizará en los centros educativos, instituciones o colegio que se adquieran o constituyan para impartir educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, de carácter mixto y conforme a lo establecido y permitido por la ley. así mismo podrá desarrollar actividades de divulgación, promoción o capacitación tales como conferencias, seminarios, talleres de preparación para pruebas académicas que realice el estado o entidades de carácter privado tanto nacional como extranjero. realizar asesorías educativas y actividades relacionadas con el manejo y bienestar de los alumnos que utilicen los servicios que presta la sociedad. crear, modificar, asesorar los proyectos educativos institucionales de instituciones pedagógicas. representaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras en el desarrollo o ejecución de proyectos educativos.

Clase 41 educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. Proceso 569-1P-2016 no son aplicables al caso en concreto, debido a que no son comerciantes de uniformes. Además enunció que CONFECCIONES RIVERA no puede aprovecharse de la reputación del actor, debido a que según lo consagrado en la Circular 3 del 21 de enero de 2014, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, los establecimientos educativos no están legitimados para exigir útiles o uniformes de una marca especifica o de un proveedor definido por lo que si bien se está hablando de signos y marcas, los padres de familia no están obligados a obtener prendas de vestir con ciertos proveedores o marcas específicas.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas. Se interpretarán únicamente los Literales a) y d) debido a que hacen referencia a los supuestos de hechos planteados en el caso en concreto. De oficio se interpretarán los Artículos 154, 156, 157, 258 y 259 de la misma Decisión:, para tratar el tema de uso no autorizado de marca.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envoliuras, embalajes O acondicionamientos de tales productos; a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (.J" “Artículo 154 El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los Literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”.

(.)" “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ellos se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. > + 1.1. 1.2.

Proceso 569-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar La institución CLÉRIGOS DE SANVIATOR interpuso demanda de competencia desleal contra la sociedad CONFECCIONES RIVERA SPORT S.A.S., debido a que con el uso no autorizado de la marca COLEGIO SAN VIATOR (mixta y denominativa) afirmaba que se perpetuaba una infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:S El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-1P-2015 del 18 de agosto de 2016. 1.3. 1.4.

Proceso 569-IP-2016 a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: — Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: Proceso 569-1P-2016 (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto a, Resumen del activo ulstolpasivo supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida una marca directamente sobre | para productos SprEial que distingue | productos. aplicada sobre productos. productos. Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida una marca productos para servicios que distingue | vinculados a los aplicada sobre Supuslolh servicios. servicios que productos. distingue la marca protegida.

Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida una marca envases, para productos o que distingue | envolturas, servicios aplicada productos o | embalajes o sobre envases, Supuesto Ill servicios. acondicionamientos | envolturas, de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. 1.6. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en 1.7. 1.8. Proceso 569-1P-2016 relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.f Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “( ) riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008). 1.9. Proceso 569-IP-2016 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? 1.10.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.*0 1.11.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.*! 1.12.A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015*?, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente, aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. 1.13.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quier: se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

(Jr * Ml + Proceso 569-1P-2016 Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.14.Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:13 a) b) d) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo. Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 1.15.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja!??. 1.16.En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).

Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo 13 Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho € Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho € Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N? 37, pp. 268 y 269.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-1P-2016 del 9 de marzo de 2017. Proceso 569-1P-2016 plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.17.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.18.Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena CLÉRIGOS DE SAN VIATOR señaló en su demanda que la sociedad CONFECCIONES RIVERA S.A.S. incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, imitación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. !5 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.*8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

Ibidem, 10 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 569-IP-2016 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.!? La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).

""* Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:?? a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.20 Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 17 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo, La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ibidem. 11 Proceso 569-IP-2016 2.10.Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo 2.11. sostenido por este Tribunal:?! a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.?2 Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 2.12.Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.23 2.13.A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 21 22 Ibidem.

De modo referencial, ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Ibidem. 12 Proceso 569-1P-2016 2.14. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.2* 2.15.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.2 2.16.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.26 2.17.Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 110013199001201553665 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Ltisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO En Ibidem. 25 Ibidem. 25 Ibidem, 13 Proceso 569-IP-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero - PRESIDENTE Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 569-1P-2016 | 14