TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 139-1P-2017 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2004-00317-00 Signos involucrados FOMI (mixto) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1123 de 3 de mayo de 2017, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f), i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 2004-00317-00; y, El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: EDITORA CINCO CULTURAL S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - Eje Proceso 139-1P-2017, Tercer Interesado: ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES EDITORA CINCO CULTURAL S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sala de lo Contencioso Administrativa Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en contra de las resoluciones que concedieron el registro de las marcas FOMI (mixta).
Mediante Resoluciones 2660, 11475, 11476, 15138 el jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro como marca del signo FOMI (mixta)!, para distinguir productos y servicios de SIGNO C.l. PRODUCTOS 1] RESOLUCIÓN SERVICIOS 28 Artículo de gimnasia y 2660 deporte (excepto vestidos): ornamentos y decoración para los árboles de navidad. 16 Revistas, stickers; 11475 autoadhesivos; bolsas para regalos; cajas decorativas; artículos para fiestas: como invitaciones; portavasos, bolsas para sorpresa; gorritos de fiesta; calcomanías; móviles, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de instrucción o de enseñanza; portalápices; marcadores; lápices, 41 Servicios prestados por 11476 instrucciones para desarrollar las facultades mentales de personas como cursos de manualidades, seminarios: academias de enseñanza; así como los servicios destinados a divertir o entretener. » 17 Productos en materias 15138 plásticas semielaboradas: — las materias de relleno no comprendidos en otras clases; productos en goma para | Ls manualidades.
Proceso 139A1P-2017. las Clases 28, 16, 41 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN. Con el registro de las marcas FOMI (mixta), se violan los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, ya que estas no cumplen con los requisitos exigidos para ser registradas como marca. El signo FOMI no es susceptible de registro, ya que FOMI es una palabra genérica y descriptiva, así como engañosa respecto de los productos y servicios de las Clases 16, 17, 28 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
La SIC sostiene que los signos FOMI (mixto) cumplen con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, necesarios para ser susceptibles de registro como marca, evitando la confusión o engaño del consumidor acerca de las calidades, naturaleza y otras propiedades de los productos y servicios de las Clases 16, 17, 28 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza que están destinados a proteger e identificar.
El demandado considera que los signos FOMI (mixtos y denominativo) reúnen todos los requisitos para ser distintivos, otorgándoles la atribución de individualizar los productos y servicios que distingue. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f), i? de la Decisión 486 de la Comisión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún case será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1D Laforma de los productos, sus envases o envolluras; y, g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) Carezcan de distintividad; c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(.) o, 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 139-1P-2017. de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de las normas solicitadas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Irregistrabilidad de signos engañosos.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. Teniendo en consideración que se solicitó la nulidad de las resoluciones que concedieron como marca el registro del signo FOMI (mixto), las cuales violarían lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
N Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( ) í) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aplitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” (-.) Proceso 139-1P-2017. 1.5.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6.
Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. « 5 de Proceso 139-1P-2017. 1.11.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.
Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de 6 Proceso 139-1P-2017. representación gráfica.
De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con 2.1. 2.2. 2.3. los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
Irregistabilidad de signos por falta de distintividad Partiendo de que en el presente caso, se discute sobre la registrabilidad de un signo mixto que no sería distintivo debido a que su parte gráfica constituye una forma usual de los productos que pretende proteger, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016. 2.4. 2.5. 2.56. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 139-1P-2017. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.5 El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común El signo mixto solicitado FOMI estaría compuesto por un término descriptivo y/o genérico. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas y genéricas, en la conformación de signos marcarios. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 139-1P-2017. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada debil.* Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2018 del 25 septiembre de 2015.
Ibidem. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 139-1P-2017, La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identifi carlo. 5 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza? De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(e 3.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados 3.11 exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, signifi ica que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*.No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, Ibidem.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 10 Proceso 139-1P-2017. la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.1! 3.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado 4.2. 4.3. 4.4. por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en ta correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Irregistrabilidad de signos engañosos Como la controversia radica en la discusión de si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del Artículo 135 literal i) resulta pertinente analizar este tema. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado. 1? ”n 1n De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015. 11 Proceso 139-1P-2017, 4.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ** 4.6. En el caso concreto se deberá analizar si en efecto el signo solicitado FOMI (mixto) incurre en la causal del Artículo 135 literal i) de acuerdo con los parámetros antes citados.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2004-00317-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / Cecilia Luisa "A ñ Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hemnál méro Zambrano. Hugo Ramiro Gú Apac GISTRADO MAGISTRADO e Ibidem. 12 Proceso 139-IP-2017.
De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ] p / ( | po | (UH Cecilia Lád ón Quinteros i PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.