TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 145-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04976-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signo involucrado Figurativa (tridimensional) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4976-2015-0/5'*SECA-CSJLI-PJ del 09 de mayo de 2017, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)! de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 4976-2015-0-1801-JR-CA-23.
El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: SWIZZZPROZZZ AG U Si bien en el Oficio 4976-2015-0/5%SECA-CSJLI-PJ del 09 de mayo de 2017 se solicita la interpretación del Artículo 136 literal a), lo correcto es el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, de acuerdo con el informe de consulta de interpretación Prejudicial. 1 Proceso 145-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP1) DE LA REPÚBLICA DEL PERU B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 7 de abril de 2016, SWIZZZPROZZZ AG interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Siete del 28 de enero de 2016 dictada por el Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo com Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Dicha sentencia declaró infundada la demanda contencioso administrativa planteada por SWIZZZPROZZZ AG por la cual se solicitó que se declare nula la Resolución 0528-2015/TPIINDECOPI de 5 de febrero de 2015, en la que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) denegó de oficio el registro del signo tridimensional figurativo? solicitado por la actora para identificar productos de la Clase 8* de la Clasificación Internacional de Niza, por falta de distintividad al considerar que el signo tridimensional es una forma frecuente usada en el mercado para el tipo de productos que intenta proteger.
La sentencia impugnada se fundamentó en que, del examen realizado, el signo solicitado conformado por una tapa común carece de fuerza distintiva y diferenciadora en relación con los productos similares que se ofrecen en el mercado, por lo que no procede su registro al estar incurso en la prohibición del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. icadoras de cebollas, hierbas, frutas y verduras, rebañadores de verduras y hortalizas, cuchillos 3 Clase 8: Cortadores y aparatos para reducir cebollas, verduras, hierbas y frutas a puré, le cocina, cuchillos de picar, cuchillos de queso (no etéctricos); abrelatas no eléctricos. 2 n= 1.1. 1.2.
Proceso 145-1P-2017 La actora afirmó que el signo solicitado evoca la silueta de una sonrisa y presenta semejanza con la parte inferior de un rostro lo cual contribuye para que sea reconocible por el consumidor. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada!. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. La marca tridimensional. Irregistrabilidad de signos compuestos por formas usuales o de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN irregistrabilidad de signos por falta de distintividad Partiendo de que el presente caso, se discute sobre la registrabilidad de un signo tridimensional, que no sería distintivo debido a que constituye una forma usual de los productos que pretende proteger es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;”. 1.3. 1.4, 1.5. 1.6. 1.1.
Proceso 145-1P-2017 empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.5 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab inifio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca tridimensional En el proceso interno, SWIZZZPROZZZ AG., solicitó el registro del signo figurativo y su forma tridimensional para distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la marca tridimensional. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 3.1. 3.2.
Proceso 145-1P-2017 Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.? En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.? Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.* Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Irregistrabilidad de signos compuestos por formas usuales o de uso común Afirmó el INDECOPI que el signo solicitado en su forma tridimensional es la forma frecuente del tipo de productos que intenta proteger, por lo que se analizará este tema.
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente 10 1 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 145-1P-2017 se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.*? Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes: !? a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.** El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común oO necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 de abril de 2016. Ibidem. Proceso 145-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 4976-2015-0-1801-JR-CA- 23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ) | (| MM Ñ Cecilia LliS4-AMIérrÚuinteros Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 9) * Hernán o pambrano - Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGISPRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. j Í | "AA A Cecilia Luisa Ayilón Quinteros PRESIDENTA jSta SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.