TRIBUNAL DE JUSTICIA |] r A COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de diciembre de 2017 Proceso: 177-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00357-00 Referencia: Signo involucrado LAREBAJAVIRTUAL.COM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1288 de 17 de mayo de 2017, recibido el 18 de mayo de 2017 vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicia! de los Artículos 134, 135 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00357-00; y, El Auto del 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A. Ns e Proceso 177-1P-2017. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA- SIC Tercero Interesado: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., interpuso demanda de nulidad ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia contrala Resolución 71845 de 29 de noviembre de 2013, emitida por el Superintendente Delegado para ta Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio — SIC, mediante la cual se revocó la Resolución 33468 de 30 de mayo de 2012 y, en consecuencia, se aceptó la oposición presentada por COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR (en adelante, COPSERVIR) y negó el registro como marca del signo LAREBAJAVIRTUAL.COM (denominativo)' para proteger servicios de la Clase 35? de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante afirma ser titular de varios registros marcarios de las marcas denominativas, mixtas y figurativas LA REBAJA y DROGAS LA REBAJA, que caracterizan a su familia marcaria”, y que la solicitud de registro como marca del signo LAREBAJAVIRTUAL.COM (denominativo) es una ampliación a la protección de sus signos distintivos. Adicionalmente, afirma que celebró un contrato de licencia de uso de sus marcas a favor de COPSERVIR, por lo que al haber presentado oposición a la solicitud de registro del signo LAREBAJAVIRTUAL.COM (denominativo) se configuraría un acto de competencia desleal de su parte.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante, la SIC) negó el registro del signo solicitado tomando como base el argumento de COPSERVIR referente a ser el creador del gráfico Expediente 11-119399. Clase 35.- “Publicidad, mercadotecnia, promoción, investigaciones para negocios, auditorias, gestión de negocios comerciales; actividades de venta, importación, exportación y distribución de productos en especial de uso médico, productos sanitarios e higiénicos, perfumería, alimentos, bebidas y artículos para uso personal; concesión de franquicias; venta de internet; servicios de comercio electrónico, a saber, aceptación de servicio y servicio de entrega; mediación y formalización de operaciones comerciales a través de comercios en línea, presentación de productos y servicios y aceptación de pedidos; asesoría para el montaje de negocios, dirección y administración de negocios, asesoría empresarial especialmente del sector farmacéutico”.
Ver anexo 1, ( Proceso 177-1P-2017. LAREBAJAVIRTUAL.COM*. Consideró que con la solicitud presentada se podría perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal contra la sociedad que tungió como opositora. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial delos artículos134, 135 y 137% de la Decisión 486 de la Comisión de la a DS | Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún case será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad; €) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnicas al producto o al servicio al cual se aplican; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir ta calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluldas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trale; 9) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sín que se encuentre delimitado por una forma específica; i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) Reproduzcan, ímiten o contengan una denominación de origen prolegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicarse un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
Kk) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; Il) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; 3 > Proceso 177-1P-2017. Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134 toda vez que en el presente caso no se discute lo referente al concepto de marca, así como tampoco procede la interpretación del Artículo 135 de la misma norma, ya que no se discuten en el presente caso las causales de irregistrabilidad contenidas en este Artículo.
Procede la interpretación del Artículo 137 referente a competencia desleal. De oficio se interpretarán los Artículos, 258, 259, 267, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que trata lo referente a los actos de competencia desleal. m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o, Pp) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aplitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” “Artículo 267.-Sín perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”.
“Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”, p m »-= 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 177-1P-2017. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Familia de marcas. ANÁLISIS DELOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial De conformidad con el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal abordará el tema en virtud del argumento de la SIC, en el sentido de que con la solicitud de registro del signo LAREBAJAVIRTUAL.COM (denominativo) se estaría perpetrando un acto de competencia desleal.
No obstante, se desprende de la revisión del expediente que el demandante también alega actos de competencia desleal por parte de COPSERVIR, Reviste_ trascendental importancia indicar_que la alegación de competencia desleal debe ser probada y tiene cabida siempre y cuandoexista como base a un derecho legalmente adquirido y reconocido. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.” En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño 2 de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica “Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación”.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ibidem. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 177-1P-2017. que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.? La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad Ea por ejemplo).”* Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: '* a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. *? Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los actos de competencia JAECKEL KOVAKS, Jorge.
Apuntes sobre Competencia Desfeal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. Ibidem. Proceso 177-1P-2017, desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 1.10.Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo 1.11. 2.1. sostenido por este Tribunal: ? a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan contusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.** Familia de marcas De acuerdo a lo alegado por DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA PRINCIPAL S.A., esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término REBAJA, por lo que se desarrollará dicho tema.
Ibidem. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 177-1P-2017. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. ** En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. ** El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.*” A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han 1 Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. lbidem, Proceso 177-1P-2017, configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00357-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de contormidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Nr Cecilia Luisa A MeGantros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Herná er brano Hugo Ramiri lac ¡STRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Proceso 177-1P-2017. | im la Cecilia Luisa Aylión Quinteros iarcía Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10