EN, Uso! EZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 232-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00616-00 Referencia: Signo involucrado Marca tridimensional Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1582 de 22 de junio de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00616-00; y, El Auto del 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. Y C.l. SUPER DE ALIMENTOS S.A. Proceso 232-1P-2017 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - sic B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. y C.l. SUPER DE ALIMENTOS S.A., interpusieron demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitando la nulidad de la Resolución 64931 de 21 de noviembre de 2011, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) de la República de Colombia, que concedió el registró como marca del signo marca tridimensional! para proteger productos de la Clase 302? de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de COLOMBINA S.A., argumentando que la misma es una forma usual respecto de los productos que protege, es decir para gomas.
La SIC sostiene que el signo marca tridimensional cuenta con particularidades que le proporcionan la distintividad que requiere para ser protegido como marca. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de las normas solicitadas. Clase 30.- Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo au Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina-.
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún case será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; 1.1. 1.2. Proceso 232-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Iregistabilidad de signos por falta de distintividad.
La marca tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo marca tridimensional, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
(a La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y!o asociación en el público consumidor.* e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) Laforma de los productos, sus envases o envolluras; y, g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Carezcan de distintividad; c) Consistan exclusivamente en formes usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (..) Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2.
Proceso 232-1P-2017 La distintividad tiene un doble aspecto:5 a) Distintividad intrinseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberta adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.S El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
La marca tridimensional En el presente proceso, BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. y C.l. SUPER DE ALIMENTOS S.A., manifestaron que el signo solicitado no reúne los requisitos para ser registrado como marca tridimensional, por lo tanto, es pertinente desarrollar este concepto. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.” Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 4 2.3. 2.4, 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 232-1P-2017 En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.3 Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con caracteristicas tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.? Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.*0 Formas usuales o necesarias de los productos, envases oO envolturas en la conformación de marcas tridimensionales En el proceso se ha hecho referencia a que la marca tridimensional de titularidad de COLOMBINA S.A., consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor especifico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 1! Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque ta función del producto no permite que tenga otra Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2016 del 13 de octubre de 2016. 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 232-1P-2017 forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes: 12 a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.
Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.13 El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.14 Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00616-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 17] 13 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017.
De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 de abril de 2016. Ibidem. Proceso 232-1P-2017 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / ( / Cecilia Luisa Ajllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.