Quito | 17 de noviembre de 2017 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Procgso: 390-IP-2016 Asunjo: Interpretación Prejudicial Consjhilltante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República d Expefliente interno del Chnsultante: 17811-2013-10420 el Ecuador Referencia: Signos involucrados CAMPIÑA (denominativo) / LA CAMPIÑA (denominativo) Magi$trado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero io 5832-16-TCA-DQ-COO del 30 de junjo de 2016, recibido fisicamente el 11 dd julio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Admibistrativo No. 1 de la República del Prejupiicial de los Artículos 134, 135 y 147 de Ecuador, solicita Interpretación a Decisión 486 de la Comisión de la Colnunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 17811-2013-10420. la prabente Interpretación Prejudicial.

A. [ANTECEDENTES Partes en el proceso interno El Ayo de 13 de junio de 2017, mediante el cal este Tribunal admitió a trámite Demandante: BERNARDO MARCELO ERAZO SÁNCHEZ IPemandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Proceso 390-1P-2016 DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO rcero interesado: LA CAMPIÑA S.A. ÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES | 17 de marzo de 2004, BERNARDO MARCELO ERAZO SÁNCHEZ (en elante, BERNARDO ERAZO) presentó recurso subjetivo de plena jhrisdicción ante el Tribunal Distrital de lo| Contencioso Administrativo N* 1 la República del Ecuador, solicitando la nulidad de la Resolución 983054 24 de noviembre de 2003, emitida por la Dirección Nacional de ropiedad Industrial del Instituto Ecuatoñiano de la Propiedad intelectual ntro del trámite 127809-2002. | icha resolución aceptó la oposición presentada por LA CAMPIÑA S.A. y gó la solicitud de registro del signo CAMPINA (denominativo) para oteger productos de la Clase 331 de la Clasificación Internacional de Niza, licitado por BERNARDO ERAZO. la oposición se fundamentó en el registro previo en Colombia de la marca CAMPIÑA” (denominativa) registro 48893 A, para proteger productos la Clase 33? de la Clasificación Internacional de Niza. l actor señala que su marca ha sido utilizada por varios años en el ercado ecuatoriano y que ha adquirido distintividad y notoriedad.

Además, ihdicó que la oposición andina presentada no cumplió con los requisitos del rtículo 147 de la Decisión Andina 486 ya que la solicitud de oposición y la olicitud de registro de marca por parte de LA CAMPIÑA S.A no fueron al ismo tiempo y que este hecho vicia el procedimiento y lo vuelve nulo. ORMAS A SER INTERPRETADAS | Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 34, 135 y 147 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Ándina. lase 33: Cerveza, cerveza inglesa y cerveza oscura; e la revisión del expediente no se ha podido A los productos de la solicitud de registro. p nos, espumosos y licores. cisión 486 de la Comisión de la Comunidad anclas - lArtículo 134.- A efectos de este régimen constituirg marca cualquier signo que sea aplo para listinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos sceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar ina marca en ningún caso será obstáculo para su regigtro. 'odrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: ) las palabras o combinación de palabras; 0 Proceso 390-1P-2016 = bo las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logolipos, monogramas, retratos, eliquelas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” rtículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; consistan exclusivamente en un signo o indicapión que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indigación, incluidas fas expresiones laudalorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se lrale; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trata en el mm corriente o en la usanza del país; consistan en un color aisladamente considera forma específica;, Sin que se encuentre delimitado por una puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trale; reproduzcan, ímiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando sl uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegitfa para vinos y bebidas espirituosas; consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; reproduzcan o imiten, sín permiso de las autoridades compelentes, bien sea como marcas, bien como elernentos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escutlos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; ' Proceso 390-1P-2016 Nb se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 ya que no sé analizará el concepto de marcar ni los temas relacionados con las pfiohibiciones absolutas de registro de marca.

Pi O ocede la interpretación del Artículo 147 de dicha norma sobre la osición andina. oficio se interpretará el Artículo 136 literal a) sobre la irregistrabilidad dé signos distintivos por confusión y los Artículos 224 y 228 de la Decisión 4B6* para analizar los signos notorios. reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, sí el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad o sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; obstante lo previsto en los literales b), e), N, g) y h). un signo podrá ser registrado como marca sk quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País y, por efecto de lal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o Ícios a los cuales se aplica. ulo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen timo interés para presentar oposiciones en los demps Países Miembros, tanto el titular de una a idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca la inducir al público a error, como quien primero sole el registro de esa marca en cualquiera los Países Miembros.

En ambos casos, el oposilor deberá acreditar su interés real en el ado del Pais Miembro donde inferponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro la marca al momento de interponerla. Qu Lh interposición de una oposición con base en una mal ¡ca previamente registrada en cualquiera de Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina jonal competente a denegar el registro de la segunda marca. interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente sentada en cualquiera de los Paises Miembros to conformidad con lo dispuesto en este tículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la imera sea conferido.

En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente” cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — rtículo 136- No podrán registrarse como marcas| aquellos signos cuyo uso en el comercio tara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( )” *“lirtículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el lo por el cual se hubiese hecho conocido.” rtículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración tre otros, los siguientes factores: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 1) la duración, amplitud y extensión geográfica dé su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; 0] la duración, amplitud y extensión geográfica da su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros D. 1.1.

Proceso 390-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Ifegistrabilidad de signos por identidad a similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, cónceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el chtejo de signos distintivos. mparación entre signos denominativos. oposición andina.

El interés real en el mercado. marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE [INTERPRETACIÓN Iregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de nfusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fónética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para rbalizar el cotejo de signos distintivos vista de que en el proceso interno sg discute si los signos CAMPIÑA (denominativo) y LA CAMPIÑA (denominativo) son confundibles o no, es rtinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la misión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la chusal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o Serviciós, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; lr] el valor de toda inversión efectuada para prombverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; E] las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida dal signo; ] el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo e n determinado territorio; o, 1 la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se blisca protección;

J los aspectos del comercio internacional; o, 10] la existencia y antigúedad de cualquier registro lo solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, Proceso 390-IP-2016 1.2. Chmo se desprende de esta disposición, |no es registrable un signo que 1.3. Ss Pp L fi p a idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad r un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. s signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar sgo de confusión (directo o indirecto) [y/o riesgo de asociación en el blico consumidor. 5 El riesgo de confusión puede ser| directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está cafacterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el| consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente poses.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tiehen una relación o vinculación económica. [0] me deberá examinar si entre los signos [confrontados existe identidad o mejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de nfusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, niendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos ede ser:ó Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista|de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. t) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal| similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. ) Gráfica o figurativa: Se refiere a|la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. r Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Prdcesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 16, 466-IP-2015 y 473-A1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. idem. 1.4.

Proceso 390-1P-2016 ualmente, al realizar el cotejo de los [signos en conflicto, se deberá servar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se Ml bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo másivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume | normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servidios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas -r fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de O a ideológica. bj en momentos diferentes. q le competente. 7 fbidem. ler Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-'P-2017, de 7 de julio de 2017. 1.5. 1.6. 2.2.

Proceso 390-1P-2016 calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las |características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es| consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

Criterio _del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción [ftécnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

(iii) a vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al alizar el caso concreto se determinen llas similitudes de los signos en nflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, ra de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo confusión y/o de asociación. n embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad icamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, es el análisis debe comprender todos los aspectos que sean cesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en nflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión specto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes puestas. 'omparación entre signos denominativos omo la controversia radica en la presunta confusión entre el signo licitado CAMPIÑA (denominativo), con la marca registrada LA AMPIÑA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación niendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos nominativos, los cuales están representados por una o más palabras ronunciables dotadas o no de un significado o concepto. os signos denominativos, llamados fambién nominales o verbales, tilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias ibtras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que ihtegran un conjunto o un todo pronuhciable, que puede o no tener ignificado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, ue son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas ler Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de ¡nio de 2016, 2.3. Proceso 390-1P-2016 chialidades o funciones del producto | identificado por el signo; y, afbitrarios, que no manifiestan conexión (alguna entre su significado y la nhturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos mentos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor a idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el ercado.* consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:!! Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas q las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido|en el mercado. H) Se debe establecer si los signos eh conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se| hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario"? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos míhimos capaces de ex presar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. — Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto ¡comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado “Mn idem. Ibidem. EAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad inima con significado léxico que no presenta morfémas gramaticales, por ejemplo, sol; o que seyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.

EAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario dé la RAE. Definición de “morfema”: Unidad ínima aislable en análisis morfológico. La palabra mújeres contiene dos morfemas: mujer y — es. 'or oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad minima de nificado. La terminación verbal mos contiene dos mórfemas: persona, primera y número, plural.

( 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 390-1P-2016 con otros criterios para determihar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los sighos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de [esta interpretación, se deberá rificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya puestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación e pudiera existir entre los signos CAMPIÑA (denominativo) y LA 'AMPIÑA (denominativo). oposición andina. El interés real en el mercado eniendo en cuenta que en el presente proceso LA CAMPIÑA S.A. lanteó oposición andina en contra del signo CAMPIÑA (denominativo), necesario desarrollar el alcance de este tema. onforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta ías siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de arca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez posición fundamentada contra dicha solicitud. n adición a ello, el Artículo 147 de lal misma norma amplía el interés gítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de rritorialidad en el derecho de marcas.

A partir de ello, se habilita la osibilidad de presentar oposición a la [Inscripción de una marca en un ais Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o gistros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta gura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para Bl ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor.

(i) haya bolicitado con anterioridad el registra del signo fundamento de su pposición en alguno de los Países Mi mbros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros. En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los Hemás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante tomo el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos broductos y/o servicios, cuyo uso plieda inducir a error al público tonsumidor. 10 A 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.

Proceso 390-1P-2016 Eh cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su inferés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca!*, respecto de la cual sea titular o solicitante previo eh otro País Miembro. ra determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del gistro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países llembros, se debe tener en cuenta dos siluaciones:** == ab La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. bh La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tál solicitud. consecuencia, si se concede el registro del signo previamente sblicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional mpetente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho gistro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el régistro del signo solicitado. r el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado r el opositor en otro País Miembro, lla oficina nacional competente nde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la ncesión o denegación del signo solicitado.

Dicho examen ya no se régirá por lo dispuesto en el Artículo 147|de la Decisión 486, sino que se fándamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. lo anterior, se puede deducir lo siguiente: El hecho de que se conceda el [registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, [no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, na significa que se deba conceder 14 r Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 140-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. "1 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 11 Proceso 390-1P-2016 el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 3.11.

Rbr otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de 3.12.( 3.13.8 Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición dina son los siguientes: $ El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la |Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempfe que este último pueda inducir a error al público consumidor y sé acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). y) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad| Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde|se formule la oposición. licitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido mo aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los ros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la e se pretende registrar en el país en dande formula la oposición. uando el Artículo 147 de la Decisión lo se refiere a “quien primero n consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para fbrmular una oposición andina: ad) Contar com un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al puplico consumidor. HB) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar sú interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la (Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo””. 18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013. ler Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-IP-2015 del 20 de julio de 2015 y 202-1P-2014 del 20 de febrero de 2015. 12 Proceso 390-IP-2016 3.14, Gabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la ecisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el hercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello de acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la arca opositora al momento de formujar la oposición andina. De no dumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida dposición andina por no haberse AN el interés real en el mercado. 3.15. la acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el buso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del Egistro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la efensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado levante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina lebe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de qu interés. 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe dolicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada dolicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o undarias, respecto de la marca que [sirve de base para la oposición ándina. 3.17. agistro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace Bferencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que Hasta con que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del digno solicitado o registrado en otro País Miembro. 3.18.llos aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus dlementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de bs productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3.19.

En ese sentido, el hecho de que el signo|con el cual se pretende acreditar l interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a quellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la óposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para legistro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, fon la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se terpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro resentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 13 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 390-1P-2016 pa ja marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba omo en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado AMPINA (denominativo) ha adquirido notoriedad, se abordará el tema opuesto de conformidad con la línea jbrisprudencial que el Tribunal ha zado sobre la materia. WN efinición Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al ma de los signos notoriamente conocidos un acápite especial istinguido en el Título XIl, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen Ib regulación de los signos notoriamente conocidos. n efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al igno distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de [a manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Pe la anterior definición se pueden desprender las siguientes daracterísticas: 4 4.1. 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad Para que un signo se cons dere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una pertinentes de referencia, a saber: lista no taxativa de sectores a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Miembros. en cualquiera de los Países 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 14 Proceso 390-1P-2016 relación con los principios de especialidad, territorialidad, istral y uso real y efectivo conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, marca notoria es conocida por el sector pertinente**: esto es, por los e se aplique; las personas que participan en los canales de distribución di comercialización del tipo de productos p servicios a los que se aplique; los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*? ado que las marcas notorias son corjocidas en el sector pertinente, ludieran no tener una gran presencia en ótros sectores. be distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina marca notoria extracomunitaria). marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio gistral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad e notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su Hrotección si es que es notorio en cualqute otro país andino, incluso si país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente Especto de aquellos bienes o servida relacionados o conexos que eneren la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por OS principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y gfectivo. w 20 diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por ellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la arca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, yota, Facebook, Google, etc.). protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, tórritorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

Por tanto, tratándose de una marca rbnombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con rblación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dina marca no se encuentra registrada en el Ís andino donde se solicita su protección, e incluso $i no se ha usado o no se esté usando en el is andino donde se solicita su protección. marca renombrada no necesita ser probada, pues sé trata de un hecho notorio. [culo 230 de la Decisión 486. marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la munidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio istral y de uso real y efectivo. lo por el hecho de considerarse notoria una marca er] su país de origen puede impedir el registro una marca similar o idénticaen un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el ¿aminador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de 15 Proceso 390-IP-2016 n ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el licitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir lá libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia sleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. ara determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en uenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. n relación con los diferentes riesgos p el mercado 4.6.

Rara que una marca notoria sea protegida, es necesario que se muestre la ocurrencia de alguno de lds cuatro riegos mencionados de nformidad con lo siguiente:.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos quando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que ¡el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos y servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción le aprovechar, es decir, de utilizar en su|beneficio el prestigio ajeno, es lo ue genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la osición empresarial. opiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo bre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 16 4.7. 4.8. 4.9. esulta pertinente mencionar que es ne le los riesgos antes mencionados, para e encuentra incurso en la causal de eral h) del Artículo 136 de la Decis omunidad Andina. rueba de la notoriedad dd de prueba hábil ante el Juez o egún sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 es rámetros para probar la notoriedad, a s Proceso 390-1P-2016 cesario que se configure alguno establecer que el signo solicitado irregistrabilidad contenida en el ión 486 de la Comisión de la La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a a Oficina Nacional Competente, ablece una lista no taxativa de aber: b) a) 9) h) D el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación len ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a fos que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento dor el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, 17 Proceso 390-1P-2016 k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo| en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, eben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo ispone la norma en comento, lo cual ep demostrable mediante cualquier edio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de onformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11./El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que oy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su itular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, olumen de ventas, publicidad, entro otfos.

En este orden de ideas, para robar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial onde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar odos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de otorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la utoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”. 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá eterminar si el signo CAMPIÑA (denominativo), era notoriamente onocido en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de registro, e conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para osteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura Iguno de los riesgos determinados en la presente providencia. términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja Tribuhal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-10420, la que debefá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de unidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de esente Interpretación Prejudicial se [firma por los Magistrados que partidiparon de su adopción de acuerdo con|lo dispuesto en el último párrafo del Altículo 90 del Estatuto del Tribunal, L ml Cecilfa Luisa Ayllór-Cuinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO a Bobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 18 Herr oMiero Zambrano - Proceso 390-IP-2016 Hugo Rami ó Apac, AGISTRADO MAGISTRADO De a Y con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la pres! Cecilia mA Ayllón Quinteros Notifí Inte: sup PR te Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Y 4 el PRESIDENTA SECRETARIO fuese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente retación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para licación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. DCESO 390-1P-2016 | 19