TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 1 de diciembre de 2017 Prpceso: 308-1P-2016 Agunto: Interpretación Prejudicial Cónsultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno dd Consultante: 361/2015-CA Réferencia: Coen por falta de uso de la marca MAERSK SEALAND (denominativa) Mhgistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero bros Elf Oficio 57/2016 del 2 de junio de 2016, recibido vía courier el 10 de junio dd 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Sdácial y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Pilirinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 165, 166, 167, 170, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión dd la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 361/2015-CA; y, El Auto de 27 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Aj ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: AP MOELLER MAERKS A/S Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL- SENAPI Proceso 308-1P-2016 Tercero interesado: SEA LAND |LLOGISTICS BOLIVIA S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 25 de noviembre de 2015, AP MOELLER MARKS A/S (en adelante, AP MOELLER) presentó demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-No 177/2015 de 17 de agosto de 2015, la cual confirmó la Resolución Administrativa 533/2014 de 29 de diciembre de 2014, por la cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) aceptó la acción de cancelación planteada por el señor [Javier Alberto Rebuffi Bates en representación de SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., y canceló la marca MAERSK SEALAND (denominativa)!, registrada para identificar servicios de la Clase 39* de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de AP.

MOELLER. MOELLER fundamenta su demanda contenciosa administrativa en que su marca es notoriamente conocida y que por tanto no pudo haberse cancelado, además, argumenta que la autoridad no valoró las pruebas presentadas dentro del proceso. El SENAPI por su parte, afirmó que AP MOELLER no aportó elementos de convicción sobre el uso de la marca dentro del periodo de los tres años anteriores a la interposición de la acción de cancelación y que el único documento con fecha cierta es el título de registro de la marca que no constituye prueba de uso.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 165, 166,167, 170, 224, 225 y 228 de la Decisión 436? de la Comisión de la Comunidad Andina. Certificado 98552-C. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias; organización de viajes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como margas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su Uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitada o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Proceso 308-1P-2016 a) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente aulorizada por el titular del Isigno protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas nalurales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, relrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propledad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 9) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres O signos ulilizados pera distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, l h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un fercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo He confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” (..) “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin molivo justificado fa merca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecltivos precedentes a la fecha en que se inicie fa acción de cancelación. La cancelación de un tegistro por falla de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de nolificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprerididos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hdbiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el tilular ((emuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio a se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Mlembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro, Proceso 308-1P-2016 Procede la interpretación de los Articulos 165, 166, 167, 170, 224, 225 y 228 por ser materia del caso. No se interpretará el Artículo 136, ya que el proceso interno no trata respecto de la negativa de un registro por ser contario al derecho de un tercero, sino que se trata de una 1 de cancelación por falta de uso.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de 0 marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. ( ) "Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiera este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual nolificará a las partes, mediante resolución.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo natoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

“Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin [perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” €.) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de yn signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo ld publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquin da del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el tilular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

JP los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” A N> m 1.4. Proceso 308-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Respuestas a las preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca MAERSK SEALAND (denominativa) registrada, es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486..

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.*. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. S El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan|en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, na se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.é De modo referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Procego 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. 1.4 Proceso 308-1P-2016 El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo antefior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el lrámito, El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesafio que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción [" cancelación. De conformidad con lo expuesto, sé deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca MAERSK SEALAND (denominativa) es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia. Ibidem.

Proceso 308-1P-2016 Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso Debido a que en el presente caso se está discutiendo que MOELLER no ha logrado acreditar el uso de la marca MAERSK SEALAND (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho USO.

Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad ¡Andina.- “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en Bl comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” Proceso 308-1P-2016 a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto ¡[a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad enel comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En el Proceso 191-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Blenes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se tomercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles |o no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En gste evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con ta puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición el consumidor los productos identificados con las marcas, us 3.5 3.8. Proceso 308-1P-2016 En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo [de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores..En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un 3.1 Proceso 308-IP-2016 establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban El uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca..En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.18.Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o 3.1 estacional.

Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, camavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión..¿Puede haber pausas en la comeraialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor", pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso |si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio! En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el usa de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso.

Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. SÍ Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o certificado de marca.

Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. 10 s20 3.1 cad Proceso 308-IP-2016 5. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de Uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

A 16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar|si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso|de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MAERSK SEALAND (denominativa) es notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XI, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo potoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 11 SES Proceso 308-1P-2016 4.4 De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 4.4.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las| personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los tírculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, ples se trata de un hecho notorio. 12 Proceso 308-1P-2016 servicios a los que se aplique.'? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notona andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da fespecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto| de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, temitorialidad, principio registral y uso real y efectivo.* En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. 12 Artículo 230 de ta Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conecido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 13 4.6 Proceso 308-1P-2016 En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados | de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de [confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de btros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de plguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que les necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso eh la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 14 44. 4.9.

Proceso 308-1P-20 16 Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez a la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de AS de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo Ñ determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $ los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, lo dispone la norma en comento, jo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado|por la normativa procesal interna, deben tomarse en cuenta, entre Al: los anteriores factores, como así de conformidad con el principio de camplemento indispensable. 15 0 E 4.1 4.1 5.1 54.

Proceso 309-1P-2016.El estatus de notorio puede variar con |el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro| otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular**. 2.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MAERSK SEALAND (denominativa) cuyo titular es MOELLER, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la cancelación del registro de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. | Respuestas a las preguntas del consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las mormas (que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuál es la base fundamental o motivo para la cancelación de una marca por falta de uso? Se cancelará a petición de una persona interesada el registro de una marca, siempre y cuando ésta no haya sido usada en el mercado dentro del periodo comprendido de los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para mayor amplitud la consultante puede remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación Prejudicial. ¿Qué se entiende por falta de uso de una marca? Para dar respuesta a esta pregunta la consultante deberá remitirse a lo explicado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. sa | Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 16 5.3 54, Froceso 308-1P-010 ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para que prospere una cancelación por falta de uso? Al respecto, la consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿A quién incumbe la carga de la prueba? De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486 la carga de la prueba recae en el titular de la marca, para mayor amplitud la consultante deberá remitirse a lo establecido en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial ¿Qué se entiende por identidad de marca? Si bien el caso que se analiza es de una acción de cancelación por falta de uso, se responderá esta pregunta.

Una marca es idéntica a otra cuando posee los mismos elementos denominativos y/o gráficos, de tal manera que no exista la más mínima diferenciación entre ellas y además identifiquen los mismos productos o servicios. ¿Qué se entiende por distintividad y su incidencia en la falta de uso de la marca? La distintividad es uno de los requisitos primordiales que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, es lo que permite diferencia una marca de otra en el mercado.

La distintividad debe ser intrínseca y extrínseca. Intrinseca cuando el signo es arbitrario respecto de los productos que protege, por ejemplo PERA para ropa es totalmente registrable, sin embargo, “PERA” para peras no, ya que enuncia el propio nombre del producto, perdiendo su distintividad intrínseca. Por su parte, la distintividad extrínseca es aquella que permite diferenciar una marca de otra igual o similar en el mercado, por ejemplo, si en el mercado ya existe una marca “TOT” para servicios de telecomunicaciones, mañana otra persona no podrá solicitar el mismo signo para servicios de telecomunicaciones al no poseer distintividad extrínseca.

Al ser la distintividad una característica primordial del signo no se puede asociar con una marca y su falta de uso, ya que no puede concederse una marca que carece de distintividad al incurrir en la causal contemplada en el Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 y no reunir el requisito del Artículo 134 de la misma norma. 17 Proceso JU2-1P-2016 En'los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el fribunal consultante al resolver el proceso interno 361/2015-CA, la que delierá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo disbuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia della Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero desu Estatuto.

Lal presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que palticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispugsto en el último párrafo dell Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 4 | Ll Cepilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | rmán Romero-Zambrano L, Apac 'AGÍSTRADO MAGISTRADO acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la sente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

N | 1 ] ) Ml S ¡Cecilia Luisa Ayllón Quinteros _—_ PRESIDENTA ¡SECRETARIO Nftifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente 9. Inferpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina Pg ra su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ROCESO 308-1P-2016 | 18