A >, ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 394-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11386-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signo involucrado WORLD SERIES OF POKER (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 11386-2014-0/5'8SECA-CSJLI-PJ de 11 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11386-2014-0-1801-JR-CA-24.

El Auto de 11 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. Proceso 394-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 5 de enero de 2016, CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC (en lo sucesivo, CAESARS INTERACTIVE) interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia contenida en la Resolución 7 de 10 de diciembre de 2015 emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La sentencia apelada declaró infundada en todos sus extremos la demanda de nulidad presentada en contra de la Resolución 3260- 2014/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución 19508-2013/DSD- INDECOP| que denegó el registro como marca del signo WORLD SERIES OF POKER (denominativo)! para amparar servicios de la Clase 412 de la Clasificación Internacional de Niza.

Entre los considerandos de la sentencia se señala que: el signo solicitado al ser entendido por el público usuario como “Serie Mundial de POKER” carece de distintividad y que, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que se deberá conceder dicho registro en los otros países. Expediente 527177-2013.

Clase 41: Servicios de juegos, juegos de azar y casino; servicios interactivos de juegos, juegos de azar y casino; suministro de juegos electrónicos; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de juegos electrónicos en línea basados en el póker, a través de computadoras, establecimiento de contactos (social networking) o plataformas móviles; suministro de juegos de póker en línea en la forma de juegos de azar interactivos en tiempo real, a saber, bingo, póker, juegos de slot, juegos de video y juegos tipo casino, todos los servicios antes mencionados transmitidos a través de redes globales de computadoras, a través de establecimiento de contactos (social networking) y a través de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales, y sistemas de juegos electrónicos portátiles y plataformas de juegos; servicios de casino en línea; suministro de información relacionada con servicios de juegos de azar interactivos en tiempo real, todos a través de redes globales de computadoras, a través del establecimiento de contactos (social networking) y a través de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juegos electrónicos portátiles; organización y dirección de competencias interactivas (entretenimiento) entre pares a través de redes globales de computadoras, a través del establecimiento de contactos (social networking) y a través de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales, y sistemas de juegos electrónicos portátiles; organización y dirección de torneos y otros juegos de azar a través de redes globales de computadoras, a través del establecimiento de contactos (social networking) y a través de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales, y sistemas de juegos electrónicos portátiles; suministro de juegos de computadoras y aplicaciones de juegos en línea, suministro de mejoras de juegos, a saber, actualizaciones, arreglos e información sobre juegos, dentro de juegos de computadora en línea, suministro de aplicaciones de juegos dentro de juegos de computadora en línea, a saber, suministro de nuevos niveles de juegos, dentro de juegos de computadoras en línea; suministro de reseñas en línea de juegos de computadoras y suministro de información relacionada con juegos de computadoras; suministro de portales de sitios web de redes mundiales informáticas de comunicación en el campo de juegos de computadoras y juegos; suministro de entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar a través de juegos sociales con fines de recreación, pasatiempo o entretenimiento; servicios de entretenimiento por televisión; organización y suministro de juegos y competencias con fines de entretenimiento; servicios de información, consultoría y asesoría relacionados con los servicios antes mencionados. o mM Pon>= 1.1. 1.2.

Proceso 394-1P-2016 El actor alega que el signo solicitado es suficientemente distintivo, al tratarse de una frase en inglés arbitraria y que posee mayor capacidad distintiva que otras marcas concedidas por la oficina nacional competente. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Pregunta del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso interno se discute en lo principal que el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI (en adelante, INDECOP!) denegó el registro del signo WORLD SERIES OF POKER (demominativo) por que no cumplía con el requisito de distintividad, por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad;

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;

(..)” »] Te 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 394-1P-2016 la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.$ El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado WORLD SERIES OF POKER (denominativo) se encuentra conformado por palabras en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudictal 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Hal» INS 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. Proceso 394-1P-2016 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Tomando en cuenta que CAESARS INTERACTIVE tanto en la apelación como en la demanda ha alegado que el signo solicitado WORLD SERIES OF POKER (denominativo) ha sido concedido en otros países como Estados Unidos y que por tanto el INDECOPI debería adoptar un criterio similar, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capitulo ll de la Decisión 486 regula el 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 394-1P-2016 procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.

En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros$, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?*, Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 3.9.

Proceso 394-1P-2016 registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado11, Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares??, 3.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites 3.11. a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos*3, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

Pregunta del consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ”n 12 Ibidem. Ibidem. Ibidem. 4.1. Proceso 394-1P-2016 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cómo se debe evaluar la distintividad de un signo constituido por una denominación en idioma extranjero?” Para evaluar la distintividad de un signo constituido por una denominación en idioma extranjero se deberá considerar que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y que al tratarse de signos en idioma extranjero la autoridad nacional competente además debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.

Para verificar si el significado de una palabra en idioma extranjero es conocido o no por el público consumidor destinatario del producto o servicio identificado con dicha palabra, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros criterios, los siguientes: - La proximidad (fonética y semántica) del idioma extranjero con el castellano. Hay idiomas que contienen palabras que pueden ser entendidas por cualquier consumidor de habla castellana.

Así, por ejemplo, los términos portugueses “rádio”, “água” o “familia” pueden ser comprendidos por un consumidor medio de habla castellana, pues significan lo mismo que en el castellano y su redacción es prácticamente la misma (diferencia mínima en la tilde). Otro caso son las palabras con una redacción un poco diferente, pero respecto de las cuales es sencillo comprender su significado dependiendo del contexto en el que se aprecien, como las palabras italianas “amore” o “ristorante”.

Distinto es el caso de idiomas con menos proximidad, como el alemán o sueco, o idiomas aun más distantes, como el chino**, ruso, árabe o japonés. - El grado o intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en el país miembro. Así, resulta pertinente averiguar si la enseñanza de un determinado idioma extranjero forma parte o no de la currícula de la enseñanza escolar, tanto pública como privada.

De ser afirmativo, habrá que determinar, como criterio específico, si la palabra en idioma extranjero puede ser comprendida por la generalidad del público consumidor que cuenta con un conocimiento a nivel básico de dicho idioma, o si para su comprensión es necesario contar con estudios a nivel avanzado. | se Y U3 Cabe señalar que en la República Popular China existen diversos idiomas; sin embargo, para el ejemplo en concreto nos estamos refiriendo al putonghua (chino común) o china mandarin, que es el idioma más utilizado en la República Popular China, y del cual se tiene mayor conocimiento en los demás países del mundo.

Información obtenida de: http://china.alobalasia com/cultura- chinafidioma-chino/putonghua!, el 27 de setiembre de 2016. Proceso 394-1P-2016 La clase de público consumidor que es destinatario del producto o servicio identificado con el signo denominativo escrito en ese idioma. Así, por ejemplo, si se determinase que la enseñanza del idioma inglés forma parte de la currícula de los colegios públicos y privados, y que la palabra en inglés que identifica al signo distintivo es comprensible con estudios de nivel básico de ese idioma, lo tercero que debe determinarse es si el público consumidor es de aquél que tendría esos conocimientos a nivel básico.

El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en el comercio; es decir, si la palabra es utilizada por la generalidad de empresas para describir una característica del producto o servicio, o es utilizada en la distribución y comercialización de dicho producto o servicio, como es el caso de la publicidad. El uso que tenga la palabra en idioma extranjero en la conformación de otros signos distintivos.

El uso de la palabra en idioma extranjero en los distintos medios de comunicación masiva —ya sea a través de noticias, reportajes periodísticos, columnas de opinión, programas de radio o televisión (series, novelas, etc.), entre otros—, así como su uso en las distintas redes sociales, lo cual puede provocar que el público usuario incorpore a su vocabulario términos en idioma extranjero.

Los extranjerismos que son de uso común (coloquial) por parte de la población en general. Sin perjuicio de los criterios (no taxativos) antes mencionados, la autoridad competente, si lo estima pertinente, podrá realizar encuestas con la finalidad de determinar si una o determinadas palabras en idioma extranjero es o son conocidas por el público consumidor del producto o servicio de que se trate.15 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la consultante al resolver el proceso interno 11386-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 15 De modo referencial, ver Proceso 252-1P-2016 de 13 de octubre de 2016.

Proceso 394-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. UL Cecilia Luisa yllórrGúinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán no Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto de! Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

A A; 7 AE Cecilia Lulsa AyllórGuinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 394-1P-2016 | 10