e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 02 de febrero de 2017 Proceso: 207-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3605 Referencia: Signos involucrados: TOFF CHOC (denominativo) y TOFFO (denominativo).

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0316-TCA-DO-MSL de 16 de abril del 2015, recibido fisicamente el 28 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin resolver el Proceso Interno 17811-2013-3605; y, El Auto del 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; DIRECTOR ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO); y, GOCH LIMITED. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 207-IP-2015 Hechos Relevantes El 25 de septiembre de 1993, la sociedad GOCH LIMITED, presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador solicitud de registro como marca del signo TOFF CHOC (denominativo)*, para proteger productos de la clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 29 de marzo de 1994, se publicó el extracto de dicha solicitud, en la Gaceta de Propiedad Industrial Número 345. El 9 de mayo de 1994, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (en adelante, NESTLE), presentó oposición a la solicitud de registro al considerar que el signo TOFF CHOC (denominativo) es confundible con su marca TOFFO (denominativa)? previamente registrada para la Clase 30* de la Clasificación Internacional de Niza.

El 3 de marzo de 1999, mediante Resolución 0968059 el Director Nacional de la Propiedad Industrial (encargado), resolvió rechazar la oposición presentada por NESTLE y conceder el registro de la marca TOFF CHOC (denominativa) a favor de GOCH LIMITED. El 20 de julio de 1999, NESTLE presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución 0968059 de 3 de marzo de 1999.

El 24 de agosto de 1999, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - ¡EPI, contestó a la Demanda presentada por NESTLE. El Director Nacional de Propiedad Intelectual Encargado, dio contestación a la Demanda presentada por NESTLES. El Director Nacional de Patrocinio, Encargado delegado del Procurador General del Estado se apersona y presenta escrito dentro del proceso internoS. Expediente: 42495-93.

Clase 30: Café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiterla; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de homear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Registro: 1446-93. Revisado el expediente remitido no se ha podido constatar la lista de productos que protege la marca TOFFO (denominatliva).

Revisado el expediente remitido no se ha podido constatar la fecha de contestación a la Demanda Contencioso Administrativa. Revisado el expediente remitido no se ha podido constatar la fecha de presentación del escrio. 2.9. Proceso 207-1P-2015 El 18 de enero de 2000, la sociedad GOCH LIMITED, dio contestación a la Demanda presentada por NESTLE. 2.10.

Mediante Auto del 26 de febrero del 2015, el Tribunal Distrital de lo 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Contencioso Administrativo N*1 de Quito, de la República del Ecuador, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa NESTLE en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “La denominación “TOFF CHOC”, aplicada para registro por la compañía GOCH LIMITED, no cumple a cabalidad con los requisitos de distintividad establecidos en nuestra legislación, por no ser un signo perceptible, suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir productos o servicios en el mercado”.

“La distintividad de un signo nace o significa que éste cuenta con suficientes elementos identificatorios, los cuales no posee la denominación “TOFF CHOC? al ser un término similar a la marca registrada “TOFFO” propiedad de SOCIETE DES PODUITS NESTLE S.A, por lo tanto, carece de aptitud diferenciadora”. “La falta de distintividad trae como consecuencia el RIESGO DE CONFUSIÓN, el cual va en contra del derecho exclusivo de uso que confiere una marca registrada, que implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo.

No hay nada más confundible, que un signo similar que pretenda proteger productos de la misma clase internacional, como ocurre en el presente caso". “La marca solicitada reproduce en forma idéntica cuatro de las cinco letras de la marca de propiedad de mi representada: (TOFF/TOFFO). En cuanto a su pronunciamiento, cabe señalar que ambas marcas tienen una pronunciación semejante, se podría decir idéntica”.

“La palabra CHOC que acompaña a la palabra TOFF, no podemos tomarla en cuenta para este cotejo, ya que la palabra CHOC, nítidamente evoca a “chocolate”; y de esta forma haría directa la relación a los productos a los que está destinada, esto es: “chocolate.” “La marca TOFFO goza de un reconocido prestigio a nivel internacional, tiene altos niveles de comercialización, una gran aceptación en el mercado consumidor, por lo que se constituye en marca notoria”.

Proceso 207-IP-2015 4. Argumentos de las contestaciones a la Demanda Contenciosa Administrativa 4.1. El Presidente del IEPI, en lo principal, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 0968259, materia de impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 4.2. El Director Nacional de Propiedad Intelectual, Encargado, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.2.1.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 4.2.2. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, está facultada para resolver sobre la concesión o denegación de un registro. 4.2.3. Sé concedió el registro de la marca TOFF CHOC por no contravenir el Artículo 83 Literal a) de la Decisión 344 y el Artículo 196 Literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual. 4.3.

El Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, Encargado, en su escrito expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.3.1. El Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales.

En consecuencia, corresponde al personero legal del lEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. 4.3.2. Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, comparece la Procuraduría General del Estado, de conformidad con el Artículo 6 Literal c) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, señala casillero judicial número 1200. 4.4.GOCH LIMITED, en su escrito de contestación a la demanda, solicita que se deseche la demanda contenciosa administrativa presentada por NESTLE.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82, 83, 93 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y del nas Proceso 207-1P-2015 Artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En virtud de que la solicitud de registro como marca del signo TOFF CHOC (denominativo) fue presentada el 25 de septiembre de 1993, mientras estuvo vigente” la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, no procede la interpretación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni tampoco del Artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, de oficio se interpretarán los Literales a), d) y e) del Artículo 73 de la Decisión 3138 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que regulan aspectos que son materia de controversia en el proceso interno y son disposiciones equivalentes a los Literales a) y d) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De oficio se interpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 3449 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por ser aplicable a la controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La normativa comunitaria en el tiempo. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual.

Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre marcas denominativas. Signos evocativos La marca notoria su protección y prueba. 14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993. Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(..) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción a la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que sofícila el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una merca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Decisión 344: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legistación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistrá por el liempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán fas normas contenidas en la presente Decisión, 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4, Proceso 207-1P-2015 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La normativa comunitaria en el tiempo En el presente caso, el 25 de septiembre de 1993, GOCH LIMITED presentó solicitud de registro como marca del signo TOFF CHOC (denominativo), es decir, al amparo de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para el efecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial del 04 de septiembre del 2013, emitida dentro del proceso 119-1P-2013: “( ) Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. En los distintos pronunciamientos del Tribunal se ha garantizado la seguridad jurídica, diferenciado los aspectos de carácter sustancial (generadores de derechos) de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas adjetivas, señalando que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectaría derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Proceso 207-1P-2015 1.5. En virtud de las diversas modificaciones a las normas comunitarias Andinas sobre todo en materia de Propiedad Industrial, este Tribunal ha establecido en múltiples ocasiones, criterios para abordar estos temas, manifestando: “( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

( ) fa norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, *0 1.6. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Se ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha 10 Entre otros: Proceso 28-1P-95, caso “CANALI", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 332, del 30 de marzo de 1998)”.

Proceso 39-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 985, de 8 de agosto de 2003. 1.7. 2.1. Proceso 207-1P-2015 establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, sí la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar sí se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.** De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por la Sala consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo TOFF CHOC (denominativo) se efectuó mientras estaba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es esta la norma sustancial que debe aplicarse en el caso concreto.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema pues en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre la marca previamente registrada TOFFO (denominativa) y el signo TOFF CHOC (denominativo) solicitado para registro.

Proceso 46-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005. 8 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 207-1P-2015 En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver especificamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.1? Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, Proceso 312-1P-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 207-1P-2015 con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.7.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.7.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se debe verificar que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 10 NS 2.9. Proceso 207-IP-2015 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 2.10.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se realizó conforme a las reglas 3.2. 3.3. y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular, además deben ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos TOFF CHOC (denominativo) y TOFFO (denominativo).

Comparación entre marcas denominativas En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas compuestas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: "TOFF CHOC” y “TOFFO". Como la controversia radica en la confusión entre signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, 11 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 207-1P-2015 al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1? Dentro de los signos denmominativos están los denominativos compuestos, son aquellos que están integrados por dos o más palabras, números, etc.

De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 14 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 15 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?*, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de tas palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:*? ” Proceso 378-1P-2015, p 11.

Proceso 13-1P-2001, pp. 8-9. Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11. Dentro de los signos denominalivos están los signos denominalivos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. De mado referencial, ver Proceso 12-1P-2014, p.10. Proceso 178-1P-2015, p. 12. 12 > 3.7. Proceso 207-IP-2015 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si los signos denominativos “TOFF CHOC” y “TOFFO” son idénticos o se asemejan de forma tal que puedan inducir a error al público consumidor. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos evocativos La sociedad demandante sostiene que la palabra CHOC que acompaña a la palabra TOFF, no se la debe tomar en cuenta, ya que esta evoca el producto “chocolate”, perteneciente a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido es importante analizar el tema de los signos evocativos en la conformación de los signos. 13 «S S 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 207-IP-2015 El signo evocativo es el que sugiere de forma indirecta en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender que es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 1? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 1? En ese sentido, y bajo los criterios emitidos, se deberá analizar si la expresión “CHOC” que conforma el signo solicitado a registro es evocativo respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca notoria su protección y prueba.. NESTLE alegó que la marca TOFFO (denominativa) goza de un reconocido prestigio a nivel internacional ostentando la calidad de notoria. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en sus Literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio sub regional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será 10 Ibídem.

Ibidem. 14 5.2. 5.3. 5.4, Proceso 207-IP-2015 aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La marca notoria es aquella que se caracteriza por tener un estatus reconocido, es decir no es un signo común, bien sea por su publicidad, promoción, difusión, antigúedad, prestigio o cualquier otro medio; al igual que sea conocida por un grupo determinado de consumidores sin importar lo cuantitativo siempre que haya alcanzado un valor alto, distintivo y único en el mercado.

Este signo puede romper los principios de especialidad y territorialidad dependiendo del grado de notoriedad. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente 5.4,1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4,1.2.Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.3.Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 5.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 15 Proceso 207-1P-2015 5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.6. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4, En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.

Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad.

Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita ta protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.

Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios. La finalidad de los criterios expuestos es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. Los signos notoriamente conocidos se protegen respecto de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 16 5.7. 5.8. 5.9.

Proceso 207-1P-2015 5.6.1. Riesgo de Error: el público consumidor puede incurrir en error al momento de la selección y adquisición de un producto o servicio por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en los acápites 2 y 3 de la presente providencia. 5.6.2.

Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.?0 5.6.3.

Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en los Literales d) y e) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso, quién además podrá disponer, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, Montiano, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madnd España, 1995. Pág. 283. 17 Proceso 207-1P-2015 momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra una solicitud de registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca?!, 5.10.Por lo expuesto, a efectos de que la marca registrada TOFFO (denominativa) merezca protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trataba de una marca notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo TOFF CHOC (denominativo), conforme a las pruebas que se lleguen a presentar y que sean permitidas por la normativa interna.

De ser este el caso, se deberá hacer un análisis minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo presuntamente notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-3605, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente tallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últimprpárrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / mM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán R 0 Zambrano ISTRADO ll Ed Proceso 66-1P-2015, p. 17, 18 Proceso 207-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario.

(Je Cecilia Luisa Ayllón ón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 19