TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 613-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2012-00309-00 Signo involucrado RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO (mixto) Dr. Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 3814 de 17 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2012-00309-00; y El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA-SIC 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 613-1P-2015 Tercero interesado: CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA. Hechos relevantes El 1 de febrero de 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, abrió un concurso con el fin de financiar pequeñas y medianas empresas en América Latina.

En junio de 2009, la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA presentó un proyecto ante el BID denominado “LA RUTA DEL CAFÉ”, consistente en desarrollar un modelo turístico competitivo y sostenible, integrado al desarrollo económico y social de la región cafetera mediante alianzas público-privadas, buscando mediante su creación un producto turístico innovador, incrementar el flujo, permanencia y el consumo por parte de turistas nacionales e internacionales.

El proyecto presentado por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA se dio a conocer a diversas entidades públicas, privadas y a la comunidad, invitándolos a participar en el desarrollo del mismo. En los años 2011 y 2012, se realizaron diferentes reuniones y cumbres entre los representantes de los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, en donde se realizaron diferentes acuerdos con el fin de unir los tres departamentos para conseguir una explotación turística y económica en la región. El 25 de enero de 2012, la CORPORACION CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA solicitó ante Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia (en adelante, SIC), el registro de la marca mixta RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.' Raja Dograda Fla:.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 639 Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, y en especial servicios de venta y expendio de Productos alimenticios, bebidas con café e infusiones en centros comerciales, café al paso y en todo tipo de lugares, suministro al público consumidor de preparaciones con base en café y otros, licores, bebidas trias y calientes, servicios de cafetería de servicio rápido y permanente. 2 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1.

Proceso 613-1P-2015 de 29 de febrero de 2009, no se presentaron oposiciones. El 22 de junio de 2012, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 37544, resolvió conceder el registro solicitado. La CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA presentó demanda de nulidad contra el anterior acto administrativo.? El 19 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA indicó que es evidente que el proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ” presentado al BID constituye una obra literaria. En consecuencia, haberlo registrado como marca constituye una violación al derecho de autor. Manifestó que las obras literarias están protegidas por su sola creación, en forma automática, sin necesidad de registro.

Argumentó que el registro concedido constituye infracción a su nombre comercial RUTA DEL CAFÉ, pues con este signo distintivo se identifica a una empresa destinada a explotar y aumentar el turismo en la región. Señaló que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, sin necesidad de registro. Manifestó que se debió aplicar el mismo criterio utilizado en casos análogos: La solicitud de registro de la marca RUTA DEL CAFÉ para distinguir productos de clase 30, le fue negada a la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA, sobre la base de la oposición presentada por la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.

Argumentos de la contestación presentada por la SiC indicó que la Dirección de Signos Distintivos expidió legal y válidamente la Resolución 37544 de 22 de junio de 2012, la cual en su oportunidad no fue apelada. Tampoco se presentaron oposiciones en la vía gubernativa.. Señaló que el signo mixto RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO cumplió con todos los requisitos para ser registrado como marca..

Manifestó que debe probarse la existencia del derecho de autor para De los documentos que se encuentran en el expediente no se puede obtener la fecha de presentación de la demanda. 3 "> 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 613-1P-2015 efecto de reclamar su protección, lo cual no sucedió en el presente caso. Sostuvo que los signos RUTA DEL CAFÉ y RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO no son confundibles.

Argumentos de la contestación presentada por la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPITULO EJE CAFETERO RISARALDA Sostuvo que el signo RUTA DEL CAFÉ no es una obra y, por lo tanto, sobre ella no recaen derechos ni morales ni patrimoniales. Manifestó que la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA no demostró ni en vía gubernativa ni en vía contencioso administrativa, un real, sostenido y relevante uso de la expresión RUTA DEL CAFE como nombre comercial; además, la mayoría de documentos aportados provienen de terceros, se tratan de promesas e intenciones de negocios que no son aptos para demostrar operaciones mercantiles.

Indicó que no se presentaron oposiciones en la vía gubernativa y, en consecuencia, el demandante no posee legitimación activa. Argumentó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético, ortográfico, y visual. Expresó que entre los servicios y productos amparados por los signos en conflicto no hay semejanza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio, se interpretarán los Artículos 190 y 191 de la misma normativa, ya que en estos se regula la figura del nombre comercial.3 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (--) t Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 613-IP-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial RUTA DEL CAFE por lo que el signo RUTA DEL CAFE AROMA DE UN PUEBLO (mixto) habría sido concedido en violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, en razón de lo cual se analizará este tema.

El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.* El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes": — El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa". Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. 5 Proceso 613-1P-2015 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. — El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. — El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 1.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este Uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 1.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.? 1.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: *( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”? Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N” 581 del 12 de julio de 2000. Oz Ibidem. ro 1.9.

Proceso 613-IP-2015 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.8 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 1.11. real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 1.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un 2.1. nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero Como en el proceso interno se discute si el registro del signo RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO (mixto) vulneró el derecho de autor sobre el título de la obra LA RUTA DEL CAFÉ; es pertinente analizar el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Proceso 613-1P-2015 Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

LJ. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.*? Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por el ordenamiento comunitario andino, como es el caso de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.*? La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual.

La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.*! El registro de los Derechos de Autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.*? Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial.

Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual De modo referencial, ver Proceso 247-1P-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 44-1P-2013 del 16 de julio de 2013, p. 20-21. 2.8. 2.9.

Proceso 613-1P-2015 pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.*? Una obra puede ser protegida también como marca, o un signo distintivo también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa!*, o que constituya una marca. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia —que no es el caso de la normativa andina— de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos. !*5 2.10.En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del 2.11. caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.16 De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el Literal f) del Artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este.*? 2.12.Es menester advertir que solo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales.

Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella protección.*? 2.13. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el derecho de autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que, si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, 13 14 15 16 17 De modo referencial, ver Proceso 247-1P-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. Ibidem, Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 613-IP-2015 que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.?*? 2.14.Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486, la autoridad competente deberá determinar si la imagen y apariencia de la obra LA RUTA DEL CAFÉ constituye una obra susceptible de ser protegida por Derechos de Autor y si los demandantes ostentan titularidad sobre la misma; finalmente, de ser el caso, se deberá establecer si el signo solicitado RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión con dicha obra.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00309-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / l Cecilia Luisa Ayllóh Quinteros Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ES De modo referencial, ver Procesos 41-1P-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-1P-2015 del 3 de junio de 2015, pp. 16-17; 140-1P-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

Es pertinente agregar que en el Proceso 32-1P-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal señaló lo siguiente: “Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más —extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del título de una obra.” 10 Proceso 613-1P-2015 Herná mero tano Hugo Ramiro Gómez Apac ADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. p (e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo” PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 613-1P-2015 | 11