E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 35-1P-2018 Interpretación Prejudicial Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú 11-2013/DIN Divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 0314-2017/DIN-INDECOP! del 20 de diciembre de 2017, recibido físicamente el 18 de enero de 2018, mediante el cual la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi de la República del Perú solicita interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11-2013/DIN; y, El Auto del 6 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno Solicitante: 15 Cultivos Hidrobiológicos y Biotecnología Aguamarina S.A. Proceso 35-IP-2018 Autoridad: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES Cultivos Hidrobiológicos y Biotecnología Aguamarina S.A. (la solicitante) presentó el 4 de enero de 2013, ante la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOP! (en adelante, la DIN), la solicitud de registro de patente de invención, reinvindicando prioridad de su solicitud chilena N* 0047-2012 del 6 de enero de 20121, Mediante Resolución del 15 de mayo de 2013, la DIN declaró perdido el derecho a reinvindicar prioridad formulado por la solicitante, pues según dicha autoridad se presentó de manera extemporánea la documentación que le fue requerida?, La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOP!1 confirmó la resolución apelada por la solicitante pues consideró que fue emitida conforme a ley?.
El 19 de julio de 2017, la DIN notificó a la solicitante el examen de patentabilidad correspondiente, el cual concluyó que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de novedad, pues el 20 de julio de 2012 se había publicado la solicitud N” 0047-2012 antes señalada, en el marco del procedimiento de registro de una patente de invención en Chile.
El 26 de octubre de 2017, la solicitante dio respuesta al examen de patentabilidad señalando que la divulgación invocada para cuestionar la novedad de la patente peruana se realizó el 20 de julio de 2012, dentro del año precedente a la solicitud de patente (4 de enero de 2013) y a través de su causahabiente, por lo que dicha divulgación sería inocua al encontrarse dentro de la excepción contemplada en el artículo 17 de la Decisión 486.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 17 La publicación de la solicitud de patente chilena fue realizada el 20 de julio de 2012. El plazo para presentar la documentación vencía el 6 de mayo de 2013; sin embargo, fue presentada el 13 de mayo de 2013. Asimismo, indicó que no era competente para pronunciarse sobre la excepción contenida en el Artículo 17 de la Decisión 486, invocada por la solicitante en su recurso de apelación, pues el objeto del recurso impugnativo era determinar únicamente si la resolución de primera instancia fue emitida conforme a ley. 1.1, 1.2.
Proceso 35-IP-2018 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? a fin de establecer si las publicaciones efectuadas como parte de un procedimiento anterior de registro de la patente de invención constituyen o no divulgaciones inocuas que se encuentran comprendidas dentro de las excepciones del mencionado artículo. Procede la interpretación del artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al asunto controvertido en el caso objeto de la presente consulta.
CUESTIÓN PREVIA La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa De conformidad con el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal? y el artículo 121 de su Estatutof, el objeto de la interpretación prejudicial es garantizar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal virtud, este mecanismo, fundamental para la construcción del proceso de integración andino, es competencia exclusiva del Tribunal.
Adicionalmente, es preciso destacar que la función del Tribunal es precisamente asegurar la aplicación e interpretación uniforme del derecho comunitario en todos los países miembros, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 4 de su Estatuto”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.” Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.” Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.” Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
“Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 35-1P-2018 El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino en todos los países miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los años ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial; considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal?.
Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho? así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales tienen la posibilidad de solicitar la correspondiente interpretación prejudicial al Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno. La interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.
Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.
Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial responde a la obligación de —adoptar todas las medidas que sean necesarias para— asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal*0, El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros.
(Jo Ver Interpretaciones Prejudiciales 104-IP-2014 y 121-IP-2014, ambas del 20 de noviembre de 2014, e Interpretación Prejudicial 105-1P-2014 del 28 de noviembre de 2014. Ver Sentencia dictada por el Tribunal en el Proceso 3-Al-2010 del 26 de agosto de 2011. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1.8. 1.9.
Proceso 35-1P-2018 Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, el juez (entiéndase también la autoridad administrativa) que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, el juez o autoridad administrativa consultante tiene la obligación de acatarla en la sentencia o resolución, respectivamente, que vayan a adoptar en el caso concreto.
En el presente caso, la resolución de la DIN podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con el pronunciamiento de la referida Sala podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de la resolución correspondiente.
En aquel momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la autoridad administrativa será aplicable a las fases posteriores. 1.10.En principio, la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la 1.11. consulta realizada por la DIN es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: (i) Se solicita interpretación prejudicial sobre normas diferentes del ordenamiento jurídico comunitario andino. (ii) Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial, (iii) Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. (iv) Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.
En consecuencia, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.
Adicionalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.” 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 35-1P-2018 evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.
TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente. Respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente Dado que en el presente caso se discute si la publicación de la solicitud extranjera —que no pudo reivindicar la solicitante— es o no una divulgación inocua comprendida dentro de las excepciones contempladas en el artículo 17 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el tema propuesto.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486*!, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones!? (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. En esa línea, el artículo 16 de la Decisión 48613 dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud “n 12 13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 35-1P-2018 de patente o prioridad reconocida. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos: “ el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”* En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial'5, En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente —en cualquier lugar o idioma—.
En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen?$, Sin embargo, el artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas “divulgaciones inocuas”: (i) Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente;
(ii) Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, (iii) Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa O indirectamente del inventor o su Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 54. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf. (Consulta: 19 de febrero de 2018). Ver, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-1P-2015 del 18 de agosto de 2016.
Al respecto, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que: “Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente del contenido.” Ver nota a pie de página 11 de la presente interpretación prejudicial. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.
Proceso 35-IP-2018 causahabiente. La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente). Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia!”.
La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó “en contravención de la norma que rige la materia"18, A contrario sensu, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.
A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras??, 19 Una lectura integral del Artículo 17 de la Decisión 486 permite afirmar que no cabe interpretar que la publicación por parte de una oficina nacional competente se encuentre comprendida en los literales a) o c) del referido artículo, pues resulta claro que al incorporar el literal b), la intención del legislador ha sido dejar en claro que solo será considerada como divulgación inocua la publicación efectuada por parte de una oficina nacional competente en contravención de la norma que rige la materia.
Así por ejemplo, si la oficina nacional competente publica una solicitud de patente antes de que se cumpla el plazo establecido por la norma correspondiente, dicha publicación estaría enmarcada dentro del segundo supuesto de excepción del artículo 17 de la Decisión 486, pues se habria realizado por la referida oficina en contravención de la norma (antes de que se cumpla el plazo para su publicación).
Las legislaciones de México, Guatemala y Honduras se encuentran en la misma línea del Artículo 17 de la Decisión 486, tal y como se puede apreciar a continuación: Ley de la Propiedad Industrial, México (1991).- “Artículo 18.- ( ) La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo” Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000, Guatemala (2000).- “94.
( ) Para determinar el estado de la técnica ( ) 1.12. 1.13. 1.14, 1.15. Proceso 35-IP-2018 El texto del artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales?%, incluyendo la publicación de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya realizado en contravención de la norma que rige la materia?*, De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud prioritaria??.
En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales” —incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en “contravención de la norma que rige la materia”—.
Por lo expuesto, en el proceso interno, la autoridad consultante deberá determinar si la publicación efectuada como parte del procedimiento de registro de la patente de invención (solicitud extranjera) se efectuó en contravención o no de la norma a efectos de determinar si constituye o no una divulgación inocua. Para ello, deberá aplicar el literal b) del artículo 17 de la Decisión 486, de conformidad con los criterios indicados en la presente interpretación prejudicial. 21 22 Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente; si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente; o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial” Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras (1999).- “Artículo 9.- ( ) La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial.” Como aquellas realizadas en un evento (científica, académico u oficial) o en el marco de la negociación de la invención. Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro —en el extranjero— de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable.
La protección que logra el inventor por la vía del reconocimiento del derecho de prioridad es lo suficientemente amplia, ya que la prioridad blinda a la solicitud contra todo hecho ocurrido en el intervalo de tiempo, entre ellos, las publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras oficinas. Proceso 35-1P-2018 2. Respuesta a la pregunta formulada por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 2.1.
¿Si las publicaciones efectuadas como parte del procedimiento de registro de una patente de invención constituyen divulgaciones inocuas que se encuentran comprendidas dentro de las excepciones del Artículo 17 de la Decisión 4867? En relación con la pregunta formulada, se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 1 del Apartado F de la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 11-2013/DIN, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, PON Cecilia Luisa Ayliór Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 10 Proceso 35-1P-2018 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE ¡| SECRETARÍO Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11